Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер АП-16630/2017 ) ООО "Кондитерская фабрика "ФинТур" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.05.2017 по делу № А56-87097/2016 (судья Яценко О.В.), принятое

по иску ООО "Кондитерская фабрика "Волшебница"

к ООО "Кондитерская фабрика "ФинТур"

о взыскании

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Волшебница" (адрес: Россия 140032, пос.Малаховка, Люберецкий район, Московская область, ул.Гаражная,д.4, ОГРН: <***>) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "ФинТур" (адрес: Россия 187323, <...>, ОГРН: <***>) о взыскании компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в размере 10 152 037,66 руб.

Решением суда от 09.05.2017 исковые требования удовлетворены в части взыскания с ответчика в пользу истца компенсации в размере 2 000 000 руб., судебных издержек в размере 3 781,97 руб. и расходов по уплате государственной пошлины в размере 9 456 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано.

В апелляционной жалобе ответчик, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит судебный акт отменить в части взыскания компенсации. Податель жалобы полагает, что использованное спорное наименование не совпадает с торговым знаком истца, товары не являются однородными. По мнению ответчика, его товар не ассоциируется с товарным знаком истца, не может вызывать смешения в глазах потребителя. В обоснование апелляционной жалобы ответчик ссылается на то, что размер компенсации не соответствует критерию разумности и справедливости, у истца не возникло реального ущерба.

Истец представил в апелляционный суд отзыв на жалобу ответчика, в соответствии с которым, основания для отмены решения суда отсутствуют. По мнению истца, факт использования ответчиком товарного знака истца подтвержден документально.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы жалобы, считает решение суда незаконным и необоснованным.

Представитель истца против удовлетворения требований жалобы возражал, просил судебный акт оставить в силе по основаниям, изложенным в отзыве.

Законность и обоснованность решения суда в обжалуемой части проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, на основании свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 434365 ООО "Кондитерская фабрика "Волшебница" является правообладателем товарного знака «НЕЖНОСТЬ» (дата приоритета товарного знака 18.06.2010, зарегистрирован 05.04.2011, срок действия регистрации до 18.06.2020) в отношении товаров (услуг), входящих в 30 класс Международной классификации товаров и услуг: конфеты, шоколад.

Истцом выявлен факт использования ответчиком обозначения «Конфеты Нежность», сходного до степени смешения с товарным знаком истца «НЕЖНОСТЬ» для маркировки производимой продукции - конфет; в документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров; в объявлениях, рекламе; в сети «Интернет».

В обоснование указанного факта истцом представлены конфеты желейные «Нежность», производителем которых является ответчик, этикетки и фотографии товара, содержащих обозначение «Нежность», кассовый чек от 19.10.2016, рекламная продукция ответчика, письмо АО «Региональный сетевой информационный центр» от 09.11.2016 № 4104-10, составленный нотариусом протокол осмотра доказательств от 03.11.2016, декларация соответствия товара от 10.04.2014 ТС № RU Д-RU.АЕ45.В.06159, письмо ассоциации ЮНИСКАН/ГС1 РУС от 25.11.2016 № 161.

Полагая, что ответчиком используется указанный товарный знак в отсутствие соответствующего разрешения правообладателя, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя заявленные требования, признал их обоснованными, однако, счел возможным снизить размер компенсации до 2 000 000 руб.

Апелляционная коллегия, исследовав материалы дела и доводы жалобы, не находит оснований для отмены решения суда в обжалуемой части в связи со следующим.

Статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 1229 ГК РФ другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

В силу части 3 статьи 1484 ГК РФ запрещено использование без разрешения правообладателя сходного с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

На основании пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Следовательно, в целях определения наличия признаков нарушения прав истца на товарный знак, необходимо определить, является ли обозначение, используемое ответчиком, тождественным или сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца и являются ли товары, охраняемые зарегистрированным товарным знаком, однородными с товарами, в отношении которых использует обозначение ответчик.

В рассматриваемом случае, товары, охраняемые зарегистрированным товарным знаком истца, и товары, в отношении которых ответчик использует спорное обозначение, однородны - конфеты.

Пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила), установлено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Доказательствами использования ответчиком наименования «НЕЖНОСТЬ» являются:

1) Фотография конфет желейных микс мини «Нежность», производства ООО «Кондитерская фабрика ФинТур».

2) Чек на продажу, выданный АО «ТАНДЕР» (ИНН <***>) от 19.10.2016 о покупке конфет желейных микс мини «Нежность».

3) Журнал гипермаркета «Магнит» № 05 сроком действия с 24.02.2016 по 08.03.2016

4) Ответ Ассоциации ЮНИСКАН/ГС1 РУС № 161 от 25.11.2016.

5) Протокол осмотра письменных доказательств, заверенный нотариусом Люберецкого района ФИО4 3 ноября 2016, номер в реестре 5-5460.

6) Ответ АО «РСИЦ» № 4104 от 09.11.2016.

7) Декларация соответствия ТС № 1Ш Д-К.ИАЕ45.В.06159. выданная ФБУ «Тест -Санкт-Петербург» 10.04.2014.

8) Вещественными доказательствами: конфеты желейные микс мини «Нежность», - весовые, производства ООО «Кондитерская фабрика ФинТур».

9) Ответ Роскомнадзора № 04-115402 от 09.12.2016.

Из материалов дела усматривается, что товарный знак «НЕЖНОСТЬ», принадлежащий истцу, и обозначение «Конфеты Нежность», используемое ответчиком, сходны до степени смешения.

Апелляционный суд полагает сходным до степени смешения фонетическое (звуковое) наименование товарного знака «Нежность» и использованного ответчиком наименования «Нежность». Добавление слова «конфета» на упаковку не изменяет указанного обстоятельства.

Также судом установлено графическое сходство - общее зрительное впечатление, использование при написании букв русского алфавита, расположение букв по отношению друг к другу, печатные заглавные буквы черного цвета.

Ответчиком используется слово «Нежность» русского языка, в связи с чем смысловое сходство также очевидно.

Следовательно, истцом обоснованно заявлено требование о взыскании компенсации.

Доводы ответчика об отличиях обертки и формы конфет, на которых ответчик использовал наименование «Нежность», от продукции истца не имеют правового значения для настоящего спора, поскольку исковые требования основаны на использовании товарного знака, а не изготовлении контрафактной продукции.

При этом, оценивая размер компенсации, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, компенсация подлежит снижению до 2 000 000 руб.

Представленная ответчиком в материалы дела калькуляционная карточка №5 критически оценивается апелляционным судом, поскольку относится только к декабрю 2016 года, а не ко всему периоду использования ответчиком товарного знака. Представлены ответчиком документы, подтверждающие затраты: справка о поставках конфет, приказ от 29.01.2017, акт об утилизации этикета от 30.01.2017, пояснительная записка, критически оцениваются апелляционным судом, поскольку составлены в одностороннем порядке и не являются документами бухгалтерского учета. Договор №4891-Т от 24.02.2014 также не свидетельствует об отсутствии реализации товара с использованием товарного знака истца.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта в обжалуемой части по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения в обжалуемой части, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

На основании изложенного, апелляционная коллегия полагает, что суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, оценил в совокупности и взаимосвязи представленные сторонами доказательства, правильно применив нормы материального и процессуального права принял законное и обоснованное решение в обжалуемой части. Оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции в обжалуемой части апелляционным судом не установлено.

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.05.2017 по делу № А56-87097/2016 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.В. Будылева

Судьи

О.В. Горбачева

Л.П. Загараева