Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Центр проектных инвестиций» на решение Арбитражного суда Саратовской области от 07.03.2019 (судья М.С. Воскобойников) по делу № А57-20845/2018 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2019 (судьи Борисова Т.С., Антонова О.И., Жаткина С.А.) по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Центр проектных инвестиций» (ул. Индустрии, д. 52, кв. 43, <...>, ОГРН <***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (г. Саратов, ОГРНИП <***>)

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>),

о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Центр проектных инвестиций» (далее – общество «ЦПИ», истец) обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ИП Пак Н.М., предприниматель, ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 663467 в размере 80 000 руб.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 07.03.2019, оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2019, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, общество «ЦПИ» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просит их отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В кассационной жалобе общество «ЦПИ» указывает на то, что установление судами факта добровольного прекращения предпринимателем использования спорного обозначения в своей деятельности после получения искового заявления не имеет правого значения. Как полагает заявитель кассационной жалобы, добровольное удаление ответчиком спорного обозначения со страниц используемого им сайта не является основанием для освобождения ответчика от ответственности в виде компенсации за уже состоявшееся нарушение прав на товарный знак (использование сходного до степени смешения словесного обозначения).

Кроме того, истец не согласен с доводами судов первой и апелляционной инстанций о соблюдении ответчиком требований добросовестности и с тем, что до обращения истца с настоящим иском ответчик не мог получить информацию (не мог знать) о наличии у истца исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 663467.

Заявитель кассационной жалобы ссылается также на то, что вывод судов о наличии в действиях истца признаков недобросовестного поведения и злоупотребления правом основан на неправильном толковании ном права, документально не подтвержден и не учитывает правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, своих представителей для участия в судебном заседании не направили, что не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие в порядке части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов, содержащихся в них, установленным фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество «ЦПИ» является правообладателем товарного знака «», зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под № 663467 (дата приоритета – 30.10.2017, дата государственной регистрации – 19.07.2018) в отношении товаров 29, 30, 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), в том числе, для обозначения различных товаров и блюд японской кухни, включая такие продукты питания как имбирь, рис, суши.

Истцом был выявлен факт использования части зарегистрированного товарного знака в объеме слова «Харакири» для обозначения тех же товаров, для которых зарегистрирован товарный знак истца, на сайте http://sushi-imperiya.ru. Как указывал истец, такое частичное воспроизведение товарного знака для обозначения однородных товаров делает его сходным до степени смешения со спорным товарным знаком.

Общество «ЦПИ» ссылалось на то, что сайт http://sushi-imperiya.ru содержит в своем названии слово «sushi», что в кириллической транслитерации русскими буквами читается как «суши» и на указанном сайте продавец предлагает (рекламирует) неограниченному кругу лиц суши, роллы, лапшу. Таким образом, информация, размещенная на сайте http://sushi-imperiya.ru, содержит информацию о продаже продуктов питания и готовых блюд, для которых зарегистрирован товарный знак истца, а также частичное воспроизведение товарного знака общества «ЦПИ» в объеме слова «Харакири».

Покупка суши в наборе «Харакири» была произведена 25.08.2018 по заказу, размещенному на сайте http://sushi-imperiya.ru, о чем представлен принт-скрин процедуры заказа. Как указывал истец, из фискальных чеков, полученных покупателем при покупке 25.08.2018, следовало, что продажу продуктов питания и готовых блюд японской кухни, включая суши, осуществляет ИП Пак Н.М..

В адрес ИП Пак Н.М. письмом от 29.08.2018 (почтовая квитанция от 31.08.2018) была направлена претензия, в которой предпринимателю предложено выплатить в добровольном порядке компенсацию в размере 80 000 руб. и прекратить дальнейшее неправомерное использование товарного знака общества «ЦПИ».

Ссылаясь на то, что исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 663467 принадлежит обществу «ЦПИ» и предпринимателю не передавалось, истец обратился в арбитражный суд с вышеназванным требованием.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из следующего:

«Материалами дела установлено и ответчиком в ходе рассмотрения настоящего дела не оспаривался факт использования части зарегистрированного товарного знака в объеме слова «Харакири» для обозначения тех же товаров, по которым зарегистрирован товарный знак истца на сайте http://sushi-imperiya.ru»;

Арбитражный суд Саратовской области, «сравнив обозначение, используемое ответчиком и товарный знак, принадлежащий истцу, пришел к выводу о том, что используемое ответчиком обозначение, позволяет ассоциировать в целом с товарным знаком истца»;

«товарный знак «HARAKIRIХАРАКИРИ» зарегистрирован с датой приоритета 30 октября 2017 года, до этой даты спорное обозначение не обладало правовой охраной. Ответчик, используя спорное обозначение с 2014 года, соблюдая требования добросовестности и осмотрительности до обращения истца с настоящим иском, не мог получить информацию о наличии у истца исключительных прав на товарный знак № 663467»;

«судом принимается во внимание тот факт, что ответчик после получения иска добровольно прекратил использование обозначения «Харакири» в своей деятельности. Данный факт истцом не оспаривается»;

«у ответчика отсутствовала возможность добровольно прекратить использование спорного товарного знака без негативных для себя последствий в виде несения расходов по выплате компенсации. Такие действия истца суд находит недобросовестными, совершенными исключительно с намерением причинить вред другому лицу».

Суд апелляционной инстанции выводы суда первой инстанции поддержал.

Суд кассационной инстанции не может согласиться с выводами судов нижестоящих инстанций по следующим причинам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 154 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее ‑ постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10), поскольку в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю), этому лицу не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Следует отметить, что разъяснение о недопустимости отказа в защите права на товарный знак до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ, а также о праве суда отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, содержалось и в пункте 62 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (действовало на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции).

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Как разъясняется в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации злоупотреблением права или актом недобросовестной конкуренции, прежде всего, должна быть установлена цель совершения соответствующих действий.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Однако установления осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака само по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться узнаваемостью такого обозначения.

С точки зрения определения намерений при исследовании вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, характеризующее цели такого приобретения. При этом недобросовестность правообладателя должна быть установлена, прежде всего, на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Исходя из приведенных норм права и правовых подходов, выработанных судебной практикой, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как усматривается из обжалуемых судебных актов, факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак судами установлен и лицами, участвующими в деле, не оспаривается. Также никем не оспаривается, что ответчиком совершены действия по использованию обозначения «Харакири» при предложении к продаже и продаже товаров и блюд японской кухни, которые являются однородными товарам, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 663467.

Вместе с тем, из судебных актов судов первой и апелляционной инстанции по данному делу не усматривается, на основании каких норм права суды сочли, что факт использования спорного обозначения ответчиком с 2014 года, т.е. до даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 663467, имел правовое значение в рассматриваемом случае.

При этом Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что действующим законодательством право преждепользования установлено только для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (статья 1361 ГК РФ), но не для товарных знаков.

Кроме того, из судебных актов не усматривается, по результатам оценки каких доказательств суд первой инстанции согласился с доводами ответчика о наличии в действиях истца признаков недобросовестного поведения, позволяющего на основании статьи 10 ГК РФ отказать истцу в защите его права.

Вместе с тем, в соответствии с частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд обязан в мотивировочной части решения привести фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым он отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

При этом Суд по интеллектуальным правам соглашается и с доводами кассационной жалобы о том, что суд апелляционной инстанции в нарушение пункта 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации фактически не рассмотрел апелляционную жалобу и не отразил в постановлении от 27.05.2019 мотивы, по которым он не согласился с доводами ее заявителя.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Неправильным применением норм материального права являются: неприменение закона, подлежащего применению; применение закона, не подлежащего применению; неправильное истолкование закона (часть 2 указанной статьи).

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

Допущенные судами первой и апелляционной инстанций вышеуказанные нарушения норм материального и процессуального права могли привести к выводам, не соответствующим обстоятельствам дела, и к принятию неверных судебных актов.

Согласно пунктам 2 и 3 части 1 статьи 287 и частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, приведшее к принятию неправильных решения и постановления, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела является основанием для удовлетворения кассационной жалобы и отмены состоявшихся по делу судебных актов с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства с учетом бремени доказывания по данной категории споров, дать всестороннюю оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, с учетом правовых позиций высших судов, и, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Саратовской области от 07.03.2019 по делу № А57-20845/2018 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2019 по делу № А57-20845/2018 отменить. Дело № А57-20845/2018 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий Т.В. Васильева

Судьи В.В. Голофаев

И.В. Лапшина