Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Богомолова Александра Витальевича
(г. Екатеринбург, ОГРНИП 309667234200082)

на решение Арбитражного суда Свердловской области
(судья Бикмухаметова Е.А.) от 22.05.2013 по делу № А60–41938/2012 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
(судьи Григорьева Н.П., Кощеева М.Н., Никольская Е.О.) от 14.08.2013 по тому же делу,

по иску индивидуального предпринимателя Богомолова Александра Витальевича (г. Екатеринбург, ОГРНИП 309667234200082)

к обществу с ограниченной ответственностью «ДУ-АП» (ул. Чайковского, д. 75, кв. 109, г. Екатеринбург, ОГРН 1106674012972),

Шукурову Вадиму Владимировичу (г. Екатеринбург),

с участием третьих лиц: Кравцова Игната Анатольевича, Тимшина Евгения Давидовича, Омельченко Александра Викторовича, Каренян Карины Великовны, Трофимовой Кристины Валерьевны, Поповой Екатерины Николаевны, Архиреева Николая Викторовича, Ситникова Станислава Анатольевича, Клементьева Александра Александровича, Кирпичева Кирилла Игоревича, Сытченко Дмитрия Валерьевича, Оборок Надежды Викторовны,

о пресечении нарушения исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Дедкова Е.А., по доверенности от 29.03.2012, Кололеевой С.В.,
по доверенности от 29.03.2012;

от ответчиков:

общества с ограниченной ответственностью «ДУ-АП» – Коростелевой К.В., по доверенности № 1-АС от 26.09.2012;

Шукурова Вадима Владимировича – Коростелевой К.В., по доверенности
№ 66 АА 1482501 от 08.11.2012;

от третьих лиц: не явились, надлежащим образом извещены,

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом путем направления в их адрес копий определения о принятии кассационной жалобы к производству заказными письмами с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Богомолов Александр Витальевич (далее – ИП Богомолов А.В., истец) обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ДУ-АП» (далее – ООО «ДУ-АП»), Шукурову Вадиму Владимировичу (далее – Шукуров В.В.) о пресечении нарушения исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 2 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 22.05.2013, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.08.2013, в удовлетворении исковых требований было отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ИП Богомолов А.В. обжаловал их в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам.

Ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушение норм материального и процессуального права, заявитель просит обжалуемые судебные акты отменить с направлением дела на новое рассмотрение.

В обоснование своей жалобы ИП Богомолов А.В. указывает, что судами не дана оценка тому, что до создания музыкальной группы «Do-Up» истец приобрел исключительные права на объект авторского права (произведение дизайна) – логотип «Do-Up», в связи с чем действия истца по регистрации товарного знака неправомерно оценены как злоупотребление правом.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суды необоснованно признали название музыкальной группы объектом гражданских прав и посчитали необходимым получение истцом разрешения всех участников ранее существовавшей группы при регистрации ее названия «Do-Up» в качестве товарного знака.

Полагает, что вывод судов о создании музыкальной группы «Do-Up»
в конце 2005 года не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Как считает кассатор, суды необоснованно признали злоупотребление правом при регистрации истцом товарного знака в отношении
ООО «ДУ-АП», которого не существовало на дату подачи соответствующей заявки.

Также ИП Богомолов А.В. отмечает, что в соответствии со статьей 53 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле подлежал привлечению Кузякин Н.Ю., являющийся создателем спорного обозначения по заказу истца.

От ответчиков поступил совместный отзыв на кассационную жалобу, в котором ответчики, ссылаясь на необоснованность доводов кассационной жалобы, просят оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

В судебном заседании представители истца доводы кассационной жалобы поддержали, просили обжалуемые судебные акты отменить.

Представитель ответчиков в судебном заседании поддержал доводы отзыва на кассационную жалобу.

Третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания суда кассационной инстанции, в судебное заседание не явились, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемого судебного акта проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, истец является правообладателем товарного знака «Do-Up», подлежащего правовой охране на территории Российской Федерации в отношении следующих товаров 41 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков (далее – МКТУ): сочинение музыки, организация и проведение концертов; шоу-программы; услуги студии записи; киностудии; услуги по распространению билетов [развлечение]; прокат аудио- и звукозаписей; организации досугов; развлечения; клубы-кафе ночные; клубы культурно-просветительные и развлекательные; дискотеки; информация по вопросам отдыха; издание книг, на основании свидетельства Российской Федерации № 448092 (приоритет товарного знака 21.12.2009, срок действия регистрации до 21.12.2019).

Обращаясь с настоящим иском, истец указывает, что Шукуров В.В. и ООО «ДУ-АП» нарушают его права на вышеуказанный товарный знак путем использования тождественного товарному знаку обозначения в фирменном наименовании, в доменном имени и при других способах адресации, на документации, связанной с оказанием услуг, для индивидуализации своей музыкальной группы, которая на платной основе систематически осуществляет концертную деятельность, выступает на радио, в сети Интернет размещается рекламная информация о данной группе.

При рассмотрении спора судами были установлены следующие фактические обстоятельства.

Музыкальная группа «Do-Up» в составе Каренян К., Богомолова А., Тимшина Е., Кравцова И. и Шукурова В. была организована приблизительно летом 2006 года. До этого времени существовало два музыкальных коллектива, один из которых в составе Шукурова В., Оборок Н., Захарова А., Алексеева А., Ситникова С. под наименованием «Do-Up» начал публичные выступления с конца 2005 года.

При этом с момента образования и до настоящего времени все существующие музыкальные коллективы с наименованием «Do-Up» не были зарегистрированы в установленном порядке как юридические лица, руководители коллективов также официально не избирались и не назначались, при работе с контрагентами договорные отношения оформлялись или одним из участников группы или всеми участниками, никто из участников музыкальных групп действия лиц, от имени которых в единственном числе заключались сделки, не оспаривал.

В 2009 году в результате личностного конфликта музыкальный коллектив разделился на две группы: коллектив «New Famile» в составе Омельченко А., Богомолова А., Тимшина Е., Кравцова И., а также вновь принятых музыкантов – Архиреева Н. и Поповой Е., и коллектив «Do-Up» в составе Каренян К., Шукурова В., а также вновь принятых музыкантов – Сытченко В., Кирпичева К., Клементьева А.

После распада оба коллектива продолжали выступления как самостоятельные музыкальные группы. При этом музыкальная группа с участием Шукурова В. продолжала использовать в качестве своего наименования обозначение «Do-Up». Исходя из информации, размещенной в средствах массовой информации, а также в сети Интернет, потребители воспринимали данную группу как существовавшую до 2009 года.

На момент обращения истца в Роспатент с заявкой о регистрации обозначения «Do-Up» в качестве товарного знака (21.12.2009) данным обозначением пользовался не только истец, но и иные лица, являвшиеся участниками музыкальных коллективов с соответствующим наименованием, начиная с конца 2005 года. При этом Шукуров В., Оборок Н., Захаров А., Алексеев А., Ситников С. начали им пользоваться раньше, чем остальные участники музыкальной группы, сформированной летом 2006 года.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что владелец товарного знака не вправе запрещать использовать спорное обозначение лицу, которое добросовестно его применяло для индивидуализации своей музыкальной группы и своей музыкальной деятельности и которое стало известно в обороте до даты приоритета товарного знака; с учетом обстоятельств дела действия истца по регистрации обозначения «Do-Up» в качестве товарного знака являются злоупотреблением правом; регистрация товарного знака «Do-Up» только на одно лицо непосредственно нарушает права и законные интересы других лиц, которые пользовались данным обозначением на протяжении почти четырех лет коллективно.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, подтвердил правильность указанных выводов.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, отзыва на нее, выслушав в судебном заседании представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для отмены (изменения) обжалуемых судебных актов.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно части 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (часть 3 данной статьи).

Факты обладания истцом исключительными правами на товарный знак «Do-Up» с приоритетом 21.12.2009 и использования ответчиками обозначения «Do-Up»с целью индивидуализации своей деятельности являются установленными и не оспариваются лицами, участвующими в деле.

Судами также установлено, что до даты приоритета спорного товарного знака обозначение «Do-Up» использовалось не только истцом, но и другими лицами, в частности, Шукуровым В., Оборок Н., Захаровым А., Алексеевым А., Ситниковым С., которые начали использование данного обозначения для индивидуализации музыкальной группы с конца 2005 года, то есть до момента создания музыкальной группы, в составе которой находился в том числе истец.

Довод кассатора о том, что указанный вывод судов не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам не принимается, поскольку переоценка судом кассационной инстанции доказательств в силу части 1 статьи 286 и части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации находится за пределами его полномочий.

Таким образом, истцом 21.12.2009 была подана заявка на регистрацию на свое имя в качестве товарного знака обозначения, которое на протяжении длительного времени (с конца 2005 по дату подачи заявки) использовалось для индивидуализации однородных услуг и иными лицами и имело известность в пределах определенной группы потребителей таких услуг. При этом из материалов дела также следует, что истцу еще до подачи указанной заявки было известно о продолжении использования спорного обозначения для индивидуализации однородных услуг Шукуровым В., Каренян К. и другими музыкантами после распада их общего музыкального коллектива.

Принимая во внимание названные обстоятельства, суд первой инстанции правомерно признал действия истца по подаче заявки на регистрацию на свое имя обозначения «Do-Up» в качестве товарного знака злоупотреблением правом, запрет на которое закреплен в части 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку с учетом возникшего среди членов музыкальной группы конфликта, начала ведения самостоятельной музыкальной деятельности новыми коллективами, времени подачи заявки такие действия были прежде всего направлены на причинение вреда другому лицу (противоположной стороне конфликта, конкуренту) путем создания препятствий для осуществления концертной деятельности данного лица. Об этом же свидетельствуют и последующие действия истца по воспрепятствованию деятельности ответчиков после регистрации товарного знака.

Кроме того, по смыслу части 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак является средством индивидуализации конкретного лица (за исключением коллективного товарного знака) и служит для распознавания потребителями товаров и услуг именно этого лица. Применительно же к рассматриваемому случаю приобретение ИП Богомоловым А.В. исключительных прав на средство индивидуализации при наличии иных использующих данное обозначение лиц, осуществляющих однородную деятельность, может привести к введению потребителей в заблуждение относительно исполнителя и свидетельствует о недобросовестности поведения приобретателя таких прав.

Согласно части 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Право суда на отказ правообладателю в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом, следует и из разъяснений, данных в пункте 62 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что суды необоснованно признали злоупотребление правом при регистрации истцом товарного знака в отношении ООО «ДУ-АП», которого не существовало на дату подачи соответствующей заявки, подлежит отклонению в силу того, что злоупотреблением правом признаны непосредственно сами действия истца по регистрации спорного товарного знака, совершенные в момент подачи соответствующей заявки, следовательно, поведение истца являлось недобросовестным еще до создания указанного юридического лица, а потому создание юридического лица со сходным фирменным наименованием не могло нарушать исключительное право истца, приобретенное путем злоупотребления правом. При этом норма части 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, на которую ссылается истец, подлежит применению лишь в отношении тех средств индивидуализации, исключительные права на которые возникли без нарушения закона.

В этой связи судами были обоснованно отмечено, что истец, являющийся владельцем товарного знака, не вправе запрещать использовать обозначение «Do-Up» лицам, которые добросовестно его использовали для индивидуализации своей музыкальной группы и своей музыкальной деятельности, и которое стало известно в обороте до даты приоритета товарного знака. Данный вывод судов соответствует правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2006 № 13421/05.

Довод ИП Богомолова А.В. о том, что суды необоснованно признали название музыкальной группы объектом гражданских прав не может быть признан состоятельным ввиду того, что такой вывод в обжалуемых судебных актах отсутствует и является плодом неверных умозаключений истца. Обстоятельства получения истцом согласия всех участников музыкальной группы при подаче заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака устанавливались судами в целях исследования довода ответчиков о наличии в соответствующих действиях истца злоупотребления правом.

Также не может быть принят судом кассационной инстанции и довод истца о том, что в качестве товарного знака было зарегистрировано не название музыкальной группы как таковое, а произведение дизайна – выполненный в оригинальной графической манере логотип, созданный по заказу истца в 2006 году и являющийся объектом авторского права.
Во-первых, в рамках настоящего дела судами установлено, что обозначение
«Do-Up» начало использоваться для индивидуализации музыкальной деятельности определенных лиц с конца 2005 года, то есть еще до создания объекта авторского права. Во-вторых, регистрация в качестве товарного знака объекта авторского права, если при этом преследовалась цель причинения вреда другому лицу, не исключает признания таких действий неправомерными. В-третьих, истец обратился с иском именно о защите исключительного права на товарный знак, а не на объект авторского права.

Исходя из того, что обстоятельства приобретения и принадлежности исключительных прав на объект авторского права в рамках настоящего дела правового значения не имеют, кассационным судом отклоняется ссылка кассатора на необходимость привлечения к участию в деле Кузякина Н.Ю., являющегося создателем такого объекта.

При данных обстоятельствах суды правомерно отказали в удовлетворении исковых требований.

Таким образом, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Исходя из этого, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанций являются законными и отмене (изменению) не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Уплаченная за подачу кассационной жалобы государственная пошлина подлежит в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнесению на заявителя данной жалобы.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 286–289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 22.05.2013 по делу № А60–41938/2012 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.08.2013 по тому же делу оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

судьи

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина