Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Система» (620014, Свердловская область, Екатеринбург город, Московская <...>, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда Свердловской области от 05.04.2021 по делу № А60-50258/2020 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2021 по тому же делу,

по иску общества с ограниченной ответственностью «Рембыттехника» (641882, <...>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Система» о взыскании 330 000 рублей неосновательного обогащения в размере паушального взноса, уплаченного по комплексному лицензионному договору от 06.08.2018 № 2018-03-155, в связи с неисполнением обязанности по обеспечению государственной регистрации предоставления права на использование комплекса прав на результаты интеллектуальной деятельности, ноу-хау и товарного знака KIBERone.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью «Система» – ФИО1 (по доверенности от 24.06.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Рембыттехника» (далее – общество «Рембыттехника», истец) обратилось в арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Система» (далее – общество «Система», ответчик) о взыскании 330 000 рублей неосновательного обогащения в размере паушального взноса (единовременный фиксированный платёж – единовременная плата лицензиата за право использования результатов интеллектуальной деятельности), уплаченного по комплексному лицензионному договору от 06.08.2018 № 2018-03-155, в связи с неисполнением обязанности по обеспечению государственной регистрации предоставления права на использование комплекса прав на результаты интеллектуальной деятельности, ноу-хау и товарного знака.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 05.04.2021, оставленным без изменения постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2021, исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином судебном составе.

Заявитель кассационной жалобы считает, что суды неверно оценили условия спорного договора и обстоятельства нарушения ответчиком своих обязательств по нему.

По мнению заявителя кассационной жалобы, судами необоснованно не принято во внимание, что государственную регистрацию предоставления права использования результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД) можно произвести по заявлению одной из сторон договора (статья 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации; далее – ГК РФ). Между тем суд первой инстанции в нарушении норм материального права пришел к выводу о том, что обязанность совершить действия по регистрации лежала исключительно на ответчике.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что:

вопреки выводам судов обязательства по договору между сторонами возникли вне зависимости от регистрации перехода права на использование результатов интеллектуальной деятельности, поскольку стороны подписали договор, приступили к его исполнению;

истец не представлял суду какие- либо доказательства того, что у сторон имелись препятствия для его исполнения, вызванные отсутствием государственной регистрации договора;

суд первой инстанции, делая вывод о неисполнении обязанности по регистрации права на использование РИД, уклонился от правовой оценки использования РИД до регистрации товарного знака;

отсутствие регистрации предоставления права на использование РИД не повлияло на обязательственные отношения между сторонами, не повлекло за собой неправомерность получения паушального взноса ответчиком.

Заявитель кассационной жалобы также ссылается на то, что выводы Арбитражного суда Свердловской области, поддержанные судом апелляционной инстанции, о несостоявшейся передаче комплекса прав на РИД от ответчика истцу противоречат установленным обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Общество полагает, что имеющиеся в деле доказательства в совокупности и во взаимной непротиворечивой связи друг с другом подтверждают факт передачи от ответчика к истцу РИД и прав на использование совокупности РИД и исполнение договора обеими сторонами на протяжении около 2-х лет. В связи с этим вывод суда первой инстанции об отсутствии встречного предоставления со стороны ответчика прямо противоречит имеющимся в деле доказательствам.

Общество указывает на то, что при фактической передаче истцу прав на РИД у ответчика возникло право на получение вознаграждение – выплату паушального взноса, а из представленных отчетов и иных документов не следует, что роялти было оплачено исключительно за использование товарного знака KIBERone.

Как утверждает общество, вывод суда о неправомерном одностороннем расторжении договора ответчиком не соответствует обстоятельствам дела, поскольку факт невыполнения обязательства, установленного пунктом 1.3 договора, истцом не оспаривался, равно как правомочность расторжения ответчиком договора в одностороннем порядке по данному основанию

Таким образом, по мнению ответчика основания для возврата паушального взноса по договору, не признанному в установленном порядке незаключенным или недействительным, при доказанности его фактического исполнения сторонами отсутствуют.

В отзыве на кассационную жалобу общество «Рембыттехника» возражает против ее удовлетворения, указывая, что судами нижестоящих инстанции были исследованы все имеющиеся в деле доказательства и установлены все имеющие существенное значение для дела обстоятельства при правильном применении норм материального и процессуального права.

В судебном заседании представитель ответчика подержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Общество «Рембыттехника», надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу общества, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела,между обществом «Система» (лицензиар) и обществом «Рембыттехника» (лицензиат) заключен комплексный лицензионный договор от 06.07.2018 № 2018-03155 (в редакции дополнительных соглашений № 1 и № 2), согласно пункту 1.1. которого лицензиар как обладатель исключительных прав и прав по лицензии на совокупность РИД обязуется предоставить лицензиату за вознаграждение на определенный срок и территорию исключительную лицензию на использование совокупности РИД (в том числе логотип и фирменные обозначения бренда KIBERone) при осуществлении своей предпринимательской деятельности посредством компании KIBERone (КиберШкола программирования и цифровых технологий).

В соответствии с пунктами 2.1., 2.2. договора за предоставление права использования РИД, указанных в настоящем договоре, лицензиат обязуется выплачивать лицензиару вознаграждение в порядке и на условиях, определённых настоящим разделом. Вознаграждение лицензиара состоит из единовременного фиксированного платежа (паушального взноса), роялти (ежемесячная плата лицензиата за право использования совокупности РИД). Размер паушального взноса по настоящему договору составляет 330 000 рублей (пункт 2.2.1.).

Факт выплаты истцом ответчику паушального взноса подтвержден представленными в материалы дела платёжными поручениями № 78 от 20.08.2018 и № 81 от 10.09.2018.

Согласно пункту 1 дополнительного соглашения от 06.08.2018 №3 к договору №2018-03-155 стороны договорились о том, что подготовят и подпишут новую редакцию настоящего договора, при получении товарным знаком соответствующей регистрации, который лицензиар планирует использовать для идентификации реализуемых товаров, работ или услуг.

До момента государственной регистрации настоящего договора как договора коммерческой концессии в соответствии с правилами пункта 17.8. настоящий договор, как условились стороны, является комплексным лицензионным договором в отношении РИД, включая ноу-хау (без учёта товарного знака), при этом все вознаграждения, указанные в настоящем пункте, распределяются следующим образом: в каждой сумме вознаграждения, подлежащего уплате лицензиару в соответствии с настоящим договором (в сумме Паушального взноса, Роялти, Фиксированного ежегодного роялти), 50% такого вознаграждения уплачивается за ноу-хау, предоставляемое в соответствии с условиями настоящего договора, а остальные 50% приходятся на иные РИД (пункт 1.4. дополнительного соглашения).

Товарный знак зарегистрирован Роспатентом 25.02.2019 в соответствии с требованиями статьи 1480 ГК РФ.

Ответчик 02.07.2020 уведомил истца о расторжении спорного договора.

Общество «Рембыттехника», учитывая, что ответчик не выполнил условия дополнительного соглашения №3, не обеспечил государственную регистрацию предоставления права использования товарного знака после 25.02.2019, полагает, что после указанной даты оно было лишено права пользоваться товарным знаком по вине лицензиара.

Поскольку денежные средства в сумме 330 000 рублей ответчиком не возвращены, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании неосновательного обогащения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Пунктом 5 статьи 1235 ГК РФ установлено, что по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1237 ГК РФ в течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах.

Как указано в пункте 2 статьи 1233 ГК РФ, к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

По смыслу положений статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ предусмотрено, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счёт другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Положения пункта 4 статьи 453 ГК РФ не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении», при расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась.

Исследовав представленные в дело доказательства, суды установили, что по своему содержанию заключенный сторонами договор от 06.07.2018
№ 2018-03-155 является договором коммерческой концессии, поскольку предусматривает предоставление ответчиком как правообладателем истцу как пользователю права использовать в своей деятельности комплекс принадлежащих ответчику исключительных прав на РИД, ноу хау и товарный знак «KIBEROne». Поскольку ответчик не осуществил необходимых действий по регистрации представления истцу права использования комплекса исключительных прав по спорному договору передача комплекса прав считается несостоявшейся.

При таких обстоятельствах, суды пришли к выводу о том, что поскольку предоставление права использования в отсутствие государственной регистрации считается несостоявшимся, договор ответчиком расторгнут в одностороннем порядке, то требование истца о возврате денежных средств, уплаченных в качестве паушального взноса, является обоснованным в связи с отсутствием встречного предоставления по правилам о взыскании неосновательного обогащения.

Между тем, указанные выводы суд кассационной инстанции находит несоответствующими фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

В соответствии со статьей 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

В соответствии с положениями статей 1477, 1481, 1483 ГК РФ товарные знаки представляют собой обозначения, служащие для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, и зарегистрированные в соответствии с положениями гражданского законодательства ГК РФ и международных договоров Российской Федерации (Мадридского соглашения о международной регистрации знаков (заключено в Мадриде 14.04.1891) и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989).

Выводы судов основаны на том, что факт передачи передачу результатов интеллектуальной деятельности не состоялся, поскольку спорный договор не был зарегистрирован в качестве договора коммерческой концессии, и в этой связи не может считаться исполненным.

Судебная коллегия отмечает, что, вопреки выводам судов, по смыслу статьи 1027 ГК РФ обязательным условием договора коммерческой концессии является передача в составе комплекса исключительных прав права на товарный знак или знак обслуживания, что и обусловливает необходимость государственной регистрации договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 26.08.2015 № 304-ЭС15-5828.

Таким образом, для квалификации спорного договора в качестве договора коммерческой концессии необходимо было установить, на какой конкретно товарный знак при заключении договора предоставлялись права, и являлся ли истец правообладателем какого-либо зарегистрированного товарного знака, права на использование которого должны были быть переданы истцу по договору.

Межу тем, как верно установлено судами, сторонами заключен комплексный лицензионный договор № 2018-03-155, во исполнение которого и был уплачен паушальный взнос. Обстоятельства фактического исполнения договора следует оценивать применительно к заключенному сторонами соглашению.

В мотивировочной части решения должны быть указаны доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы участвующих в деле лиц (пункт 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Аналогичные требования к содержанию судебного постановления приведены в пункте 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик в обоснование своих доводов об исполнении заключенного договора и фактической передаче истцу РИД ссылался на: переписку сторон; заявление ФИО2 от 15.02.2021; финансовые отчеты о деятельности школы в городе Тюмень за периоды после регистрации товарного знака; договор № 6 возмездного оказания услуг с ФИО3 от 22.11.2019; доказательства предоставления доступа директору лицензиата к общему франчайзинговому пакету; нотариальный протокол осмотра доказательств серии 66 АА №6539384 и др.

Совокупностью указанных доказательств по делу, по мнению лицензиара, подтверждается, что договор исполнялся сторонами, поскольку истец открыл в городе Тюмени школу «KIBER ONE», активно рекламировал свою деятельность, используя СМИ, социальные сети, иные формы, оборудовал ее в соответствии со стандартами «KIBERОne», набрал педагогов, заключил с ними договоры, набрал учеников, проводил занятия согласно предоставленным учебным модулям, анонсировал учебные модули в социальной сети Instagtam, получал доход и уплачивал роялти как до регистрации товарного знака, так и после, что подтверждает факт передачи истцу РИД, а также свидетельствует об отсутствии доказательств чинения ответчиком препятствий в их использовании.

Вопреки требованиям статей 170 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суды первой и апелляционной не проверили по существу доводы, приведенные ответчиком в обоснование факта передачи РИД, а также не установили в этой связи фактических обстоятельств использования истцом РИД и обоснованности внесения оплаты за такое использование. Между тем, установление этих обстоятельств имеет существенное значение для правильного разрешения спора, поскольку влияет на вывод о возможности взыскания с ответчика неосновательного обогащения.

Таким образом, выводы судов о классификации договора в качестве договора коммерческой концессии, неисполнения ответчиком обязательств по договору (непредставление прав на РИД), о наличии правовых оснований для взыскания неосновательного обогащения являются преждевременными.

В силу пункта 3 части 1 статьи 287 Кодекса по результатам рассмотрения жалобы суд кассационной инстанции вправе отменить решение и апелляционное постановление и направить дело на новое рассмотрение, если выводы, содержащиеся в обжалуемых актах, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам.

Основаниями для отмены решения, апелляционного постановления являются несоответствие выводов фактическим обстоятельствам, установленным судами первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права (часть 1 статьи 288 Кодекса).

Обжалуемые истцом судебные акты не могут быть признаны окружным судом законными и обоснованными, принятыми на основе всестороннего, полного и объективного исследования материалов дела. Поскольку в силу требований части 2 статьи 287 Кодекса суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по установлению дополнительных обстоятельств и исследованию доказательств, дело следует направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

Оснований для направления дела на новое рассмотрение в ином составе суда, вопреки доводам представителя общества «Система», Суд по интеллектуальным правам не усматривает.

При новом рассмотрении суду необходимо установить все существенные для правильного разрешения спора обстоятельства, в том числе о фактической передаче РИД по договору, их объеме. При подтверждении указанных обстоятельств следует дать оценку эквивалентности встречных предоставлений с учетом неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей одной из сторон с учетом содержания пункта 2.5 договора и пункта 1.4. дополнительного соглашения. Спор следует разрешить при правильном применении норм материального и процессуального права.

Согласно абзацу второму части 3 статьи 289 Кодекса при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело. В этой связи следует учесть, что при подаче кассационной жалобы обществом «Система» по платежному поручению от 13.08.2021 № 434 в доход федерального бюджета уплачена государственная пошлина в размере 3000 рублей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 05.04.2021 по делу
№ А60-50258/2020 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2021 по тому же делу отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Д.И. Мындря