Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Пятигорский ипподром» на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 30.03.2017 по делу

№ А63-15387/2016 (судья Довнар О.Н.) и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2017 по тому же делу (судьи Марченко О.В., Егорченко И.Н., Луговая Ю.Б.),

по иску компании «Смернакс Холдингс Лимитед» (Арчиенпискому Макариу III, 73 Башня МЕТОНИС, 7 этаж, квартира/офис 705, 1070, Никосия, Кипр) к обществу с ограниченной ответственностью «Пятигорский ипподром» (ОГРН 1037739449110, ул. Ермолова, д. 219, г. Пятигорск, Ставропольский край, 3575000) о защите исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 518845, 502542, об обязании прекратить нарушение исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 518845, 502542, о взыскании компенсации за нарушение

исключительных прав в размере 300 000 руб.,

к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Геймингсофт» (ОГРН 1047820009357, территория Северной ТЭЦ, 1-й проезд, уч. 11а, д. Новое Девяткино, Всеволожский район, Ленинградская область, 188661),

при участии в судебном заседании представителей:
от ответчика: Шершуков И.Н. по доверенности от 23.05.2017;
от третьего лица: Горский О.И. по доверенности от 07.07.2017.
Суд по интеллектуальным правам
УСТАНОВИЛ:

компания «Смернакс Холдингс Лимитед» обратилась в Арбитражный суд Ставропольского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Пятигорский ипподром» (далее – общество «Пятигорский ипподром») о нарушении исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 518845, 502542, об обязании прекратить нарушение исключительного прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 518845, 502542, о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 300 000 руб. (по 150 000 руб. за каждый товарный знак).

Протокольным определением Арбитражного суда Ставропольского края от 28.03.2017 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Геймингсофт» (далее – общество «Геймингсофт»).

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 30.03.2017, оставленным без изменения постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2017, исковые требования удовлетворены частично: общество «Пятигорский ипподром» признано нарушителем

исключительных прав и интересов правообладателя товарных знаков - компании Смернакс Холдингс Лимитед по свидетельствам Российской Федерации № 518845, 502542; с общества «Пятигорский ипподром» в пользу компании Смернакс Холдингс Лимитед взыскана компенсация за нарушение исключительного права в размере 20 000 рублей, возмещение госпошлины 5 000 руб. В остальной части иска отказано.

В кассационной жалобе общество «Пятигорский ипподром» просит указанные судебные акты отменить, ссылаясь на то, что при рассмотрении настоящего спора судами сделан необоснованный вывод об использовании ответчиком спорных товарных знаков, поскольку, по мнению заявителя кассационной жалобы, использование обозначения в программе «Пари 6» Букмекерской системы «CloudBestSys» не является способом использования средства индивидуализации, ответчик занимается букмекерской деятельностью, которая, по мнению общества «Пятигорский ипподром», относится к 36-му классу МКТУ, для которого товарные знаки по свидетельствами Российской Федерации № 518845, 502542 не зарегистрированы; букмекерская деятельность, как и услуги азартных игр требуют получения специальной лицензии на осуществление такой деятельности, однако ни у истца, ни у общества с ограниченной ответственностью «Бет.ру» (лицензиата) такой лицензии нет, поэтому ни истец, ни его лицензиат, не моги использовать товарные знаки для оказания услуг 41-го класса МКТУ – азартные игры, в связи с чем также вывод суда об угрозе введения участников пари в заблуждение относительно того, что он является участником программ истца и это создает для общества «Пятигорский ипподром» необоснованные конкурентные преимущества, противоречат материалам дела, поскольку истец не представил никаких доказательств того, что он является правообладателем программного обеспечения, в котором используются обозначения «книги» и «птицы»; общество «Геймингсофт» использовала обозначения, тождественные товарным знакам по свидетельствам

Российской Федерации № 518845, 502542 в своих играх ранее 2009 года, однако данному обстоятельству суды не дали никакой правовой оценки; судами не дана правовая оценка доводом ответчика, что со стороны компании «Смернакс Холдингс Лимитед» имеются признаки злоупотребления правом, которые выражаются в регистрации в качестве товарного знака используемых обозначений «книги» и «птицы» иными лицами до регистрации этих товарных знаков, навязывание ответчику кабальных условий для заключения лицензионного договора по использованию товарных знаков в программном обеспечении, правообладателем которого является общество «Геймингсофт», права которого не оспорены.

Также в судебном заседании ответчик и третье лицо указали на то, что суд не установил, является ли истец правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 518845, 502542, поскольку адрес правообладателя, указанного в свидетельствах на товарные знаки отличен от адреса указанного истцом в исковом заявлении.

Представитель общества «Геймингсофт» поддержал доводы кассационной жалобы в полном объеме, в том числе по доводам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу, согласно которым третье лицо указало нарушение судом требований статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку третье лицо было привлечено к участию в деле в судебном заседании, состоявшимся 28.03.2017, в котором был объявлен перерыв до 29.03.2017, а после перерыва 29.03.2017 оглашена резолютивная часть решения, то есть суд не начал рассмотрение дела с самого начала после привлечения третьего лица, а суд апелляционной инстанции не устранил данные нарушения норм процессуального права; также в отзыве общество «Геймингсофт» указало на то, что при рассмотрении спора по существу судами не принято во внимание добросовестное поведение ответчика, а также факт установления сотрудниками полиции отсутствия нарушения ответчиком

исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 518845, 502542; суды не исследовали все признаки нарушения правовой охраны товарных знаков, поскольку, как полагает третье лицо, в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие факт нарушения исключительных прав на товарные знаки; судами приняты недопустимые доказательства, а именно фотографии представленные истцом, которые не имеют идентифицирующих признаков, из их содержания невозможно установить где они совершены и какое отношение они имеют к программному обеспечению «CloudBestSys», используемому ответчиком на основании лицензионного соглашения, заключенного с третьим лицом, а также договоры, которые были заключены истцом с третьими лицами после подачи настоящего иска; истцом не подтвержден факт причинения истцу ущерба действиями ответчика, истцом не представлено никаких доказательств введения в гражданский оборот товаров и услуг с использованием ответчиком спорных товарных знаков; суды не исследовали совокупность недобросовестных действий истца.

Компания «Смернакс Холдингс Лимитед» надлежащим образом извещенная о времени и месте судебного заседания своего представителя в Суд по интеллектуальным правам не направила, что в силу части 4 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует суду кассационной инстанции для рассмотрения кассационной жалобы по существу.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из

доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Согласно части 3 вышеназванной статьи Кодекса при рассмотрении дела арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Рассмотрев кассационную жалобу, изучив материалы дела, выслушав представителей ответчика и третьего лица, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения.

Принимая решение о частичном удовлетворении исковых требований и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, суды признали доказанным факт принадлежности истцу исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 518845, 502542, а также доказанным истцом факт нарушения ответчиком его исключительных прав на названные товарные знаки, указав в качестве способа нарушения исключительных прав – использование ответчиком обозначений «книги» и «птицы» в программе «Пари 6» Букмекерской системы «CloudBestSys».

Суд кассационной инстанции полагает, что данные выводы судов первой и апелляционной инстанцией основаны на неправильном применении норм материального права, сделаны с нарушением норм процессуального права и не основаны на доказательствах, представленных в материалы дела.

Суд кассационной инстанции признает обоснованным доводы кассационной жалобы о несоответствии выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, и представленными истцом доказательствами в подтверждения факта нарушения исключительных

прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 518845, 502542.

В обоснование исковых требований истец указал, что ответчик использует программу «Пари 6» Букмекерской системы «CloudBestSys».

Истец также указал, что им при изучении работы оборудования, установленного в помещении пункта приема ставок по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большая Боргустанская, д.20, первый этаж, комнаты № 22, 23, 24, 25, 26 выявлено, что на экране оборудования появляются изображения обозначений «птицы» и «книги», сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 518845, 502542. По мнению истца, данные факты подтверждены фотографиями и установлены в протоколе осмотра, составленного 22.11.2016, в результате проверки деятельности пункта приема ставок, проведенного истцом совместно с органами МВД г. Ессентуки.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без

согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

По смыслу указанной нормы нарушением исключительных прав на товарный знак является использование тождественного либо сходного до степени смешения обозначения в средстве индивидуализации либо при введении в гражданский оборот товаров или оказания услуг, для которых представлена правовая охрана товарному знаку либо однородных товаров и услуг.

В силу статьи 1515 ГК РФ, устанавливающей ответственность за незаконное использование товарного знака, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Также в соответствии с названной нормой ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Кроме того, лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

При этом в силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

Следовательно, исходя из требований статьи 1484 и 1515 ГК РФ, при рассмотрении настоящего спора суды обязаны были установить способ, которым допущено нарушение исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 518845, 502542, то есть установить каким образом ответчиком вводились в гражданский оборот услуги 41-го класса МКТУ «азартные игры» с использованием обозначения «книги» и «птицы».

Поскольку, исходя из изложенного, ответчик обязан в силу пункта 3 статьи 1515 ГК РФ удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, при рассмотрении настоящего спора подлежали установлению обстоятельства того, вызывает ли использование ответчиком обозначений «книги» и «птицы» в том виде как указано в исковом заявлении вероятность смешения его как лица оказывающего услуги, однородные услугам 41-го класса МКТУ, с правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 518845, 502542.

Однако такие обстоятельства судами установлены были.

Вместе с тем из материалов дела не следует, что истец использует эти товарные знаки в отношении услуг 41-го класса МКТУ, для которых они зарегистрированы.

Доводы ответчика о том, что у истца и его лицензиата отсутствуют соответствующие лицензии для оказания услуг 41-го класса МКТУ – азартные игры, и, следовательно, эти товарные знаки не могли и не могут использоваться указанными лицами для индивидуализации их деятельности при оказании этих услуг с использованием товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 518845, 502542, оставлены судами первой и апелляционной инстанции без правовой оценки.

Также следует признать правильными доводы кассационной жалобы о том, что суды неправомерно оставили без правовой оценки доводы ответчика о наличии в действиях истца злоупотребления правом, поскольку истец не осуществляет деятельность в области оказания услуг – азартных игр, доказательств обратного в материалах дела не имеется, а ответчик оказывает услуги букмекерских контор, использовал в своей деятельности программу «Пари 6» Букмекерской системы «CloudBestSys» в соответствии с лицензией, полученной от правообладателя программы для ЭВМ – общества «Геймингсофт», права на которую не оспорены в установленном законе.

Следует отметить, что судами не указаны нормы права, на которых основаны их выводы о том, что использование в программе для ЭВМ обозначений «книги» и «птицы» является использованием спорных товарных знаков и может вызвать у потребителя смешение в отношении лица, оказывающие услуги с использование товарных знаков.

Кроме того, согласно правовой позиции, определенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 № 15187/12, разъяснениях, изложенных в абзаце втором пункта 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которым при защите интеллектуальных прав

правило о неприменении принципа вины подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 ГК РФ.

Таким образом, вина ответчика в нарушении исключительных прав истца на спорные товарные знаки в силу указанных разъяснений должна учитываться, в том числе при применении меры ответственности, предусмотренной пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В связи с изложенным суды неправомерно оставили без правовой оценки доводы ответчика и третьего лица о том, что общество «Геймингсофт» использует в программах для ЭВМ, зарегистрированных в Государственном реестре программ для ЭВМ обозначения «книги» и «птицы» с 2009 года.

Также следует признать обоснованными доводы кассационной жалобы о том, что выводы судов о доказанности факта совершения правонарушения ответчиком основаны на недопустимых, неотносимых и недостоверных доказательствах.

Из обжалуемых судебных актов не представляется возможным установить, какие доказательства и установленные судами обстоятельства, свидетельствуют о том, что представленные фотографии были сделаны в помещении, принадлежащем ответчику, и изображение экрана отражает процесс программы «Пари 6» Букмекерской системы «CloudBestSys».

Фотографии не имеют идентифицирующих признаков. Из их содержания не представляется возможным установить, кто и где их сделал, что конкретно на них изображено.

Фотографии, протокол осмотра помещений, составленный 22.11.2016 в результате проверки деятельности пункта приема ставок, проведенного истцом совместно с органами МВД г. Ессентуки, а также приобщенные материалы дела об административном расследовании № 5440 являются

одним из доказательств по делу, и суды, оценив их, исходя из требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обязаны были установить дату совершения правонарушения, способ использования обозначений «книги» и «птицы» в отношении однородных услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 518845, 502542.

Однако такие обстоятельства не были установлены судами при рассмотрении настоящего спора.

Кроме того, истец является иностранной компанией.

Согласно части 3 статьи 254 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.

В случае непредставления таких доказательств арбитражный суд вправе истребовать их по своей инициативе.

При этом в силу статьи 1202 ГК РФ личным законом юридического лица является право страны, где учреждено юридическое лицо, следовательно, юридический статус иностранной компании должен определяться по праву государства места ее учреждения.

Согласно разъяснениям, данным 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» (далее – постановление Пленума № 23), из взаимосвязанных положений пункта 9 части 1 статьи 126, части 1 статьи 253, части 3 статьи 254 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что в случае, когда истцом или ответчиком является иностранное лицо, к исковому заявлению прилагается документ, подтверждающий нахождение лица под юрисдикцией иностранного государства, его организационно-

правовую форму, правоспособность и содержащий сведения о том, кто от имени юридического лица обладает правомочиями на приобретение гражданских прав и принятия гражданских обязанностей. Такой документ определяется на основании личного закона иностранного лица (например, выписка из торгового реестра страны происхождения).

Непредставление доказательств, подтверждающих юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности иностранного лица, является основанием для оставления заявления без движения в соответствии с частью 1 статьи 128 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Кроме того, согласно пункту 22 постановления Пленума № 23, основываясь на части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с частью 3 статьи 254 названного Кодекса, суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, подтверждающим юридический статус иностранного лица и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности иностранного лица.

С учетом того, что суд принимает меры по установлению статуса иностранного лица и наличия у него права на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности, отсутствие в материалах дела актуальных, достаточных, достоверных доказательств, подтверждающих указанные обстоятельства, и (или) неустановление этого обстоятельства являются основанием для отмены судом кассационной инстанции судебных актов судов первой и (или) апелляционной инстанций с направлением дела на новое рассмотрение (пункт 3 части 1 статья 287, часть 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Из материалов дела следует, что выписка из торгового реестра в отношении компании «Смернакс Холдингс Лимитед» отсутствует.

Суд первой инстанции не запросил указанный документ у истца, а при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции суд не устранил данные нарушения норм процессуального права.

В материалах дела имеется лишь апостилированное свидетельство о полномочиях, подписанное секретарем компании «Смернакс Холдингс Лимитед» Елефтерией Коллоси, согласно которому зарегистрированный офис компании и директор Елефтерия Коллоси располагаются по адресу : Арчиепископу Макариу III, 73, Башня МЕТОНИС, 7 этаж, квартира\офис 703, 1070, Никосия, Кипр.

Полномочия секретаря компании «Смернакс Холдингс Лимитед» Елевтериея Коллоси на выдачу таких документов ничем не подтверждены. При этом следует отметить, что удостоверивший этот документ удостоверяющий офицер Константинос Аргиру указал, что он удостоверяет лишь подпись Елефтерии Коллоси, но не сведения, изложенные в свидетельстве о полномочиях.

Таким образом, в материалах дела отсутствуют надлежащие и допустимые доказательства, подтверждающие нахождение компании «Смернакс Холдингс Лимитед» под юрисдикцией иностранного государства – Кипр, его организационно-правовую форму, правоспособность и сведений о том, кто от имени этого юридического лица обладает правомочиями на приобретение гражданских прав и принятия гражданских обязанностей.

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что, дело рассмотрено с существенным нарушением норм материального и процессуального права, без установления всех обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора по существу, а также без установления статуса

иностранного лица, привлеченного к участию в деле, что могло привести к принятию неправильного решения.

Поскольку для принятия обоснованного и законного судебного акта требуются исследование и оценка доказательств, а также совершение иных процессуальных действий, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, установить статус иностранного лица и иные обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения дела, а также разрешить вопрос о распределении судебных расходов.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ставропольского края от 30.03.2017 по делу

№ А63-15387/2016 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2017 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражного суда Ставропольского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий Н.А. Кручинина

судья Судья Н.Н. Погадаев

Судья С.М. Уколов