Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Электроприбор» (ул. Калинина, д. 1/25, г. Краснодар, 350039, ОГРН 1022301207433) на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 22.02.2019 по делу № А65-22274/2018 (судья Спиридонова О.П.) и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2019 по тому же делу (судьи Балакирева Е.М., Романенко С.Ш., Терентьев Е.А.)

по иску общества с ограниченной ответственностью «Электроприбор»

к обществу с ограниченной ответственностью «Энергопромзащита» (ул. Карима Тинчурина, д. 17, г. Казань, 420021, ОГРН 1031621022069)

об обязании прекратить действия, нарушившие исключительное право истца на полезную модель в период действия патента Российской Федерации № 81386, об изъятии и уничтожении контрафактной продукции, о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на патент Российской Федерации № 81386.

В судебном заседании приняли участие представители:
от общества с ограниченной ответственностью «Электроприбор» –
Мишутина А.А. (по доверенности от 05.03.2019);
от общества с ограниченной ответственностью «Энергопромзащита» –
Абдулин А.И. (по доверенности от 22.08.2018).
Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Электроприбор» (далее – общество «Электроприбор») обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Энергопромзащита» об обязании прекратить действия, нарушившие исключительное право истца на полезную модель в период действия патента Российской Федерации № 81386, для чего запретить ответчику использовать, перевозить, хранить, предлагать к продаже, продавать либо иным образом вводить в оборот переносные заземления ЗПП-15, ПЗРУ-1 производства

ООО «Электрозащита» (Армения) и ввезенные в Российскую Федерацию в период действия патента Российской Федерации № 81386; об изъятии у ответчика и уничтожении за его счет контрафактной продукции – переносных заземлений ЗПП-15, ПЗРУ-1, ввезенных в Российскую Федерацию в период действия патента Российской Федерации № 81386; о взыскании с ответчика компенсации в размере 50 000 руб. (с учетом уточнения исковых требований, принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 22.02.2019, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2019, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество «Электроприбор» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции и

постановление суда апелляционной инстанции отменить, дело направить на новое рассмотрение.

Доводы о незаконности обжалуемых судебных актов общество «Электроприбор» мотивирует тем, что судами неправильно применены нормы материального права, нарушены нормы процессуального права, выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам.

В частности, заявитель кассационной жалобы ссылается на то, что судом апелляционной инстанции применены положения пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), которые относятся к исключительному праву на товарный знак, тогда как настоящий спор касается исключительного права на полезную модель. Общество «Электроприбор» полагает, что судом апелляционной инстанции по существу не были оценены его доводы, а содержащиеся в обжалуемом постановлении выводы противоречивы.

Заявитель кассационной жалобы также полагает, что судами в нарушение статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, не привлечены

ООО «Электрозащита» (Армения), являющееся производителем изделий, нарушающих исключительное право истца, и АООТ «Электроприбор» (Армения), которому принадлежат технические условия РА 01802164.1304- 2007, на основании которых суды пришли к выводу о доказанности возникновения у ответчика права преждепользования в отношении полезной модели, исключительное право на которую принадлежит истцу. Данное обстоятельство, по мнению общества «Элкетроприбор», свидетельствует о том, что судебные акты приняты о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, в связи с чем подлежат отмене в любом случае на основании пункта 4 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Общество «Электроприбор» указывает на то, что в основу выводов судов о наличии у общества «Энергопромзащита» права преждепользования в отношении полезной модели истца положено неотносимое доказательство – технические условия РА 01802164.1304-2007, которые принадлежат не обществу «Энергопромзащита», а АООТ «Электроприбор» (Армения). При этом каких-либо сведений относительно того, какое отношение названное доказательство имеет к ответчику, у судов не имелось.

Суды первой и апелляционной инстанций, как полагает общество «Электроприбор», вышли за пределы своих полномочий, установив, что совокупность существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту Российской Федерации № 81386 была известна из уровня техники до даты приоритета указанного патента. Исходя из того, что названный патент в установленном законом порядке не был признан недействительным, признание патента недействительным не входит в компетенцию арбитражного суда, общество «Электроприбор» указывает на незаконность выводов судов в указанной части.

Заявитель кассационной жалобы ссылается на то, что право преждепользования общества «Энергопромзащита» в отношении спорной полезной модели было установлено судами в нарушение пункта 1 статьи 1361 ГК РФ, а также норм статей 65, 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В частности, общество «Электроприбор» указывает, что судами, вопреки прямому указанию нормы статьи 1361 ГК РФ, не определен объем права преждепользования ответчика, способ такого использования, не установлена дата, с которой возникло это право, и у какого конкретно лица оно возникло. При этом в основу вывода о возникновении у ответчика права преждепользования судами было положено единственное доказательство (технические условия РА 01802164.1304-2007), которое не имеет отношения к ответчику.

Как полагает общество «Электроприбор», суды не исследовали в полном объеме его доводы относительно обстоятельств дела и не оценили

представленные в их подтверждение доказательства, в судебных актах отсутствуют мотивы, по которым суды отклонили доводы и доказательства ответчика.

Общество «Энергопромзащита» в отзыве на кассационную жалобу, ссылаясь на законность и обоснованность обжалуемых судебных актов, просит оставить их без изменения.

Явившийся в судебное заседание представитель общества «Электроприбор» настаивал на удовлетворении кассационной жалобы по изложенным в ней доводам.

Представитель общества «Энергопромзащита» выступил по доводам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу, и просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

В отношении аргумента общества «Электроприбор» о наличии безусловного основания, выразившегося в непривлечении судами к участию в деле лиц, в отношении прав и обязанностей которых приняты судебные акты, суд кассационной инстанции отмечает следующее.

По смыслу части 1 статьи 4 и части 2 статьи 53 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по общему правилу правомочие обращения в арбитражный суд (в том числе с кассационной жалобой) за защитой своих нарушенных прав и законных интересов может осуществляться только тем лицом, право которого непосредственно нарушено. Исключения из этого правила могут устанавливаться только Арбитражным

процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

В кассационной жалобе общества «Электроприбор» приводятся доводы о том, что судебные акты по делу приняты, в том числе в отношении прав и законных интересов иностранных лиц – ООО «Электрозащита» (Армения) и АООТ «Электроприбор» (Армения).

Приводя указанные доводы кассационной жалобы, направленные на защиту нарушенных, по мнению общества «Электроприбор», прав названных лиц, названное общество не обосновывает свое процессуальное право на такое обращение.

При этом указанные иностранные лица в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с кассационной жалобой на судебные акты по настоящему делу не обратились.

Судебная коллегия также отмечает, что исходя из предмета заявленного иска и в отсутствие аргументов об ином в кассационной жалобе обязательных оснований для привлечения указанных лиц к участию в деле не усматривается.

В связи с этим Суд по интеллектуальным правам считает доводы общества «Электроприбор» в рассматриваемой части не являющимися основанием для отмены обжалуемых судебных актов в любом случае.

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество «Электроприбор» является обладателем исключительного права на полезную модель «Зажим винтовой», подтвержденного патентом Российской Федерации № 81386, зарегистрированного 10.03.2009 с датой приоритета – 18.11.2008 и со сроком действия до 18.11.2018.

Указанный патент действовал в отношении полезной модели со следующей формулой:

«1. Зажим винтовой, содержащий корпус с верхней и нижней полками, соединенными между собой спинкой, и винт, отличающийся тем, что он снабжен закладной деталью с резьбовым отверстием под винт, а в нижней полке выполнены размещенные во взаимно перпендикулярных плоскостях

продольный канал под указанную закладную деталь и сообщающиеся с каналом не резьбовые отверстия под винт.

Судами установлено, что обществу «Электроприбор» в начале 2016 года стало известно, что общество «Энергопромзащита», являющееся представителем ООО «Электрозащита» (Армения) в Российской Федерации, предлагает к поставке товар – переносные заземления собственного производства, в конструкции которых использована защищенная патентом Российской Федерации № 81386 полезная модель.

Общество «Электроприбор» пришло к выводу, что винтовые зажимы, используемые в переносных заземлениях ответчика ЗПП-15, ЗПЛ-10-3, ПЗРУ-1, содержат все существенные отличительные признаки формулы полезной модели по патенту Российской Федерации № 81386. Учитывая отсутствие с обществом «Энергопромзащита» лицензионного либо иного договора, позволявшего бы ему использовать защищаемую патентом полезную модель, общество «Электроприбор» обратилось к нему с претензией от 17.02.2016

№ 5/16 о пресечении действий, нарушающих исключительное право на полезную модель.

Оставление указанной претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения общества «Электроприбор» с иском по настоящему делу.

В подтверждение факта нарушения общество «Электроприбор» представило копии товарных накладных № 1, № 80, счетов-фактур от 29.07.2016 № 1, от 20.07.2016 № 80, подтверждающих приобретение двух заземлений – ЗПП-15 и ПЗРУ-1.

Судом первой инстанции по ходатайству истца была назначена и проведена судебная экспертиза, на разрешение экспертов были поставлены следующие вопросы:

 содержит ли продукция, реализуемая обществом «Энергопромзащита»,

каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте

содержащейся в патенте формулы полезной модели «Зажим винтовой» по

патенту Российской Федерации № 81386, либо признак, эквивалентный ему?  использованы ли в полезной модели по патенту № 81386 признаки изделий

(устройств) «винтовой зажим» ВЗЛП-М1», «заземляющий зажим» ЗЗП-М1»,

«винтовой зажим ВЗРУП-М2», описанные в технических условиях
РА 01802164.1304-2007, дата введения ТУ —13.06.2007, разработчик –
ОАО «Электроприбор» (Армения)?

Проведение судебной экспертизы было поручено комитету по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан, г. Казань. В распоряжение эксперта были представлены образцы спорной продукции, представленные истцом и ответчиком.

По результатам проведенных исследований экспертом были сделаны следующие выводы:

 каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по

патенту Российской Федерации № 81386 использован в заземлениях

ЗПП-15 и ПЗРУ-1;

 каждый признак независимого пункта формулы патента Российской

Федерации № 81386 на полезную модель использован в зажимах

ВЗЛП-М1, ЗЗП-М1 и ВЗРУП-М2 по техническим условиям

РА 01802164.1304-2007.

Указанные выводы эксперта изложены в экспертном заключении от 04.12.2018 № 24, которое, как отметил суд первой инстанции, сторонами не оспорено, не вызывает сомнений в обоснованности, а также не содержит противоречий.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 1229, 1252, 1354, 1358, 1359, 1361 ГК РФ и исходил из того, что ответчик не нарушил исключительное право истца на полезную модель, поскольку обладает правом преждепользования в отношении технического решения, в котором реализованы все признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту, охраняющему эту полезную модель.

Указанный вывод суд первой инстанции мотивировал тем, что заключением судебной экспертизы установлена дата введения технических условий РА 01802164.1304-2007 – 13.06.2007, тогда как дата приоритета патента на полезную модель – 18.11.2008.

Судами установлено, что ответчик является дилером

ООО «Электрозащита» (Армения), что подтверждается дилерским договором от 23.03.2016 № 1-16, при этом АООТ «Электроприбор» (Армения), начиная с 2007 года, поставляло переносные заземления ЗПП-15, ПЗРУ-1 изготовленные по техническим условиям РА 01802164.1304-2007 через дилерское представительство в России, что следует из письма от 07.02.2019 № 02-р/005.

На основании изложенных обстоятельств суд первой инстанции пришел к выводу, что ответчиком ранее даты приоритета полезной модели по патенту истца добросовестно использовались на территории Российской Федерации изделия под общим названием ЗПЛ-ПТР-35-3 «Переносные заземления», в состав которых входит спорная полезная модель.

Указанный вывод позволил суду первой инстанции констатировать у ответчика наличие права преждепользования в отношении технического решения, в состав которого входит полезная модель истца.

Кроме того, суд первой инстанции установил, что переносные заземления ЗПП-15, ЗПЛ-10-3 производятся истцом, ПЗРУ-1 – другими производителями. Суд пришел к выводу, что поскольку ответчик закупал у истца эти переносные заземления для их дальнейшей реализации, к настоящему спору применимы также положения пункта 6 статьи 1359 ГК РФ, в соответствии с которыми не являются нарушением исключительного права на полезную модель ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель, если этот продукт ранее был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных названным Кодексом.

Суд первой инстанции также констатировал, что совокупность существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту Российской Федерации № 81386 стала известна из уровня техники до даты приоритета этого патента.

Совокупность изложенных обстоятельств обусловила вывод суда первой инстанции об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных обществом «Электроприбор» требований.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, оставив обжалуемое решение без изменения.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав мнение представителей участвующих в деле лиц, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле

доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу статьи 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 данной статьи.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

Как разъяснено в пункте 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10), полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Согласно подпунктам 2–4 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления

в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 этой статьи – к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков

На основании приведенных выше норм права, а также в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в рамках настоящего дела истец должен был доказать факт принадлежности ему исключительного права на полезную модель, а также факт использования указанного права ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан был доказать выполнение им требований законодательства при использовании исключительного права на полезную модель.

Как следует из обжалуемых решения и постановления, судами установлены факты принадлежности истцу исключительного права на полезную модель в период ее использования ответчиком и реализация

ответчиком продукции, содержащей в себе все признаки, приведенные в независимом пункте формулы этой полезной модели.

Лица, участвующие в деле, указанные выводы судов не оспаривают, в связи с чем у суда кассационной инстанции отсутствуют правовые основания для их проверки (часть 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Оценивая законность реализации ответчиком продукции, в которой использована полезная модель истца, суды исходили из того, что у ответчика имеется право преждепользования в отношении аналогичного полезной модели технического решения (статья 1361 ГК РФ), что ответчиком была реализована продукция, ранее введенная истцом в гражданский оборот (пункт 6 статьи 1359 ГК РФ), а также что техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели истца, было известно из уровня техники до даты приоритета патента на эту полезную модель.

Данные мотивы, как было отмечено выше, послужили основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований, поскольку суды констатировали законность использования ответчиком соответствующего технического решения в реализованной им продукции.

Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с выводами судов первой и апелляционной инстанций в указанной части.

Прежде всего, судебная коллегия отмечает, что выводы судов об известности совокупности существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели по патенту Российской Федерации № 81386 до даты приоритета этого патента сделаны без учета норм материального и процессуального права и повлекли выход за пределы заявленных требований.

Так, в случае несоответствия полезной модели условиям патентоспособности, установленным ГК РФ, в силу подпункта 1 пункта 1 статьи 1398 данного Кодекса патент на такую полезную модель может быть признан недействительным полностью или частично.

Согласно пункту 3 статьи 1398 ГК РФ патент на полезную модель в течение срока его действия может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о соответствующих нарушениях.

Государственным органом, уполномоченным рассматривать возражения против предоставления правовой охраны патентам Российской Федерации и принимать решения по результатам рассмотрения таких возражений, является Федеральная служба по интеллектуальной собственности, что следует из утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации

от 21.03.2012 № 218 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

Судебного порядка оспаривания предоставления правовой охраны патентам по мотивам их несоответствия критериям патентоспособности

ГК РФ либо иным законом не предусмотрено.

Учитывая, что патент Российской Федерации № 81386 в период его действия заинтересованными лицами в установленном порядке не оспаривался и не был признан недействительным уполномоченным органом, выводы судов в части известности технического решения по этому патенту до даты его приоритета сделаны с нарушением закона и не имеют правового значения в рамках настоящего спора о защите исключительного права.

Суд по интеллектуальным правам также считает должным образом не обоснованным вывод судов о том, что ответчиком была реализована продукция, ранее введенная истцом в гражданский оборот.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1359 ГК РФ не являются нарушением исключительного права на полезную модель ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель, если этот продукт ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем

или иным лицом с разрешения патентообладателя либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных названным Кодексом.

Суд кассационной инстанции отмечает, что содержащееся в приведенной норме концептуальное положение, являющееся реализацией принципа исчерпания права, принимается во внимание с точки зрения оценки действий ответчика по соблюдению законодательства о патентных правах, поскольку после введения правообладателем в гражданский оборот продукта, в котором использована полезная модель, дальнейшее использование такого продукта осуществляется свободно.

Закрепленный в пункте 6 статьи 1359 ГК РФ принцип исчерпания права означает, в частности, что правообладатель не может препятствовать последующему использованию полезной модели применительно к тем же продуктам, которые ранее были введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может считать свои права нарушенными при совершении последующих сделок в отношении одних и тех же продуктов, в которых использована его полезная модель.

В данном случае судами не было установлено, что обществом «Энергопромзащита» был реализован продукт, непосредственно произведенный патентообладателем и введенный им ранее в гражданский оборот.

Вывод судов о том, что к настоящему спору подлежит применению пункт 6 статьи 1359 ГК РФ, основан на том, что общество «Электроприбор» является производителем переносных заземлений ЗПП-15, ЗПЛ-10-3. При этом суд кассационной инстанции соглашается с доводами истца о том, что выводы судов о том, что общество «Энергопромзащита» приобрело впоследствии реализованную спорную продукцию именно у общества «Электроприбор», не основан на материалах дела; в обжалуемых судебных актах ссылки на конкретные имеющиеся в деле доказательства, на основании которых суды пришли к соответствующему выводу, не приводятся.

Тот факт, что общество «Энергопромзащита» потенциально могло приобретать у истца переносные заземления, в данном случае не имеет правового значения при отсутствии в деле доказательств того, что реализованные ответчиком продукты являются теми же самыми продуктами, которые ранее были изготовлены и введены в оборот истцом (либо с согласия истца). Аналогичным образом в контексте установления исчерпания права патентообладателя в отношении реализованного ответчиком спорного товара не имеет правового значения размещение истцом в открытом доступе в сети Интернет каталогов продукции, поскольку это не доказывает тех обстоятельств, которые необходимо установить для применения положения пункта 6 статьи 1359 ГК РФ.

При этом судебная коллегия отмечает, что поскольку бремя доказывания законности использования исключительного права, принадлежащего истцу, лежит на ответчике, именно ответчик должен доказать, что реализованный им спорный продукт ранее был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем либо иным лицом с его согласия.

Таким образом, выводы судов в указанной части основаны на неверном применении норм материального права и не соответствуют имеющимся в деле доказательствам.

Суд кассационной инстанции также признает обоснованным довод заявителя кассационной жалобы о том, что судами неверно применена норма статьи 1361 ГК РФ при признании за ответчиком права преждепользования в отношении полезной модели истца.

В соответствии со статьей 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета полезной модели добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование

тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Как разъяснено в пункте 126 постановления № 10, право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии указанных в пункте 1 статьи 1361 ГК РФ условий, поэтому факт преждепользования может служить основанием для возражения ответчика по иску о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также служить основанием для обращения в суд с самостоятельным исковым требованием (в том числе встречным) о признании (установлении) права преждепользования.

В силу разъяснений, содержащихся в пункте 127 постановления № 10, расширение любым путем объема использования полезной модели, в том числе путем указания на виды выпускаемой продукции, влечет необходимость получения преждепользователем разрешения обладателя патента на использование охраняемой патентом полезной модели.

Количественное изменение объема выпускаемой продукции (в штуках, килограммах, метрах и др.) не должно превышать объема использования (необходимого приготовления к использованию), имевшего место до даты приоритета полезной модели, в том числе установленного судом при признании права преждепользования.

Равным образом не может расширяться и территория использования полезной модели.

Таким образом, лицо, указывающее на наличие у него права преждепользования, обязано в рамках самостоятельно иска (в том числе встречного), либо в возражениях против предъявленных к нему требований, доказать использование до даты приоритета тождественного технического решения (с подтверждением использования всех признаков, присущих защищаемому патенту), независимость создания им такого технического решения, а также объем преждепользования и его территорию.

Как следует из обжалуемых судебных актов, право преждепользования признано судом за обществом «Энергопромзащита» на основании результатов судебной экспертизы, изложенных в экспертном заключении от 04.12.2018 № 24, в соответствии с которыми каждый признак независимого пункта формулы патента Российской Федерации № 81386 на полезную модель использован в зажимах ВЗЛП-М1, ЗЗП-М1 и ВЗРУП-М2 по техническим условиям РА 01802164.1304-2007.

На иные доказательства, подтверждающие возникновение у ответчика права преждепользования в отношении решения, тождественного спорной полезной модели, до даты ее приоритета, суды в обжалуемых решении и постановлении не ссылаются.

При этом судами установлено, что разработчиком технических условий РА 01802164.1304-2007 является иностранное лицо – АООТ «Электроприбор» (Армения), а не общество «Энергопромзащита».

Таким образом, судами не обосновано, в силу каких норм общество «Энергопромзащита» может быть признано обладателем права преждепользования в отношении технического решения, аналогичного полезной модели, которое, как установлено судами, создано не обществом «Энергопромзащита».

Выводы судов о том, что общество «Энергопромзащита» является официальным дилером лиц, разработавших технические условия

РА 01802164.1304-2007 и осуществляющих изготовление продукции по этим техническим условиям, не может быть положен в основу вывода о том, что у названного общества также возникло право преждепользования, поскольку в силу пункта 2 статьи 1361 ГК РФ такое право может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления.

Более того, ссылаясь на наличие права преждепользования в отношении аналогичного полезной модели технического решения, используемого до даты

приоритета полезной модели, общество «Энергопромзащита» не просило установить определенный объем преждепользования и его территорию, не подтвердило независимость создания именно им используемого технического решения.

При рассмотрении настоящего дела указанные вопросы судами не исследовались и отражения в судебных актах не получили.

Между тем данные обстоятельства являются обязательными для доказывания стороной, которая ссылается на наличие у нее права преждепользования, и для установления судом, который приходит к выводу о наличии у стороны такого права.

Таким образом, выводы судов о наличии у общества «Энергопромзащита» права преждепользования в отношении технического решения, сделаны без исследования всех обстоятельств, имеющих существенное значение для разрешения данного вопроса, в связи с чем противоречат нормам материального права и имеющимся в деле доказательствам, на которых основаны эти выводы.

Иных оснований для отказа в иске в судебных актах не приведено.

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что в соответствии с частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в решении, в частности, должны быть указаны фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; обоснования принятых судом решений.

Аналогичные требования предъявляются статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и к постановлению суда апелляционной инстанции.

Принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными (часть 3

статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Между тем обжалуемые судебные акты приняты с нарушением указанных выше процессуальных норм.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что судебные акты приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем обжалуемые судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств и доводов участвующих в деле лиц, в том числе на предмет наличия или отсутствия нарушения ответчиком исключительного права истца, а также на предмет определения размера компенсации в случае, если будет установлено нарушение исключительного права истца, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо исследовать обстоятельства, связанные с законностью использования ответчиком принадлежащей истцу полезной модели и имеющие существенное значение для дела, дать оценку всем доводам и доказательствам лиц, участвующих в деле, и принять законный судебный акт, исходя из существа заявленных требований и с соблюдением процессуальных прав лиц, в отношении которых судом будут сделаны правовые выводы.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое

рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 22.02.2019 по делу № А65-22274/2018 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2019 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья Д.И. Мындря Судья Д.А. Булгаков Судья Р.В. Силаев