Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании 16 марта 2021 года в зале № 7 помещения суда апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом СевероЗападный» на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 02.12.2020 по делу № А65-9549/2020 (судья Панюхина Н.В.)

по иску общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Северо-Западный», Ленинградская область, г.Мурино (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1, г.Казань (ОГРНИП <***>, ИНН <***>)

о признании незаконным использование обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком «TESLA» № 601381, нанесенного на товары, предлагаемые им к продаже, в документации, содержании сайта teslatech.ru, содержании доменного имени teslatech.ru, взыскании компенсации за незаконное использование обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком «TESLA» № 601381 на товарах, предлагаемых ИП ФИО1 к продаже, в документации, содержании сайта teslatech.ru, содержании доменного имени teslatech.ru, в размере 700000 руб. (с учетом принятого судом определением от 08.09.2020 уточнения в порядке ст.49АПК РФ),

при участии в судебном заседании:

от истца – не явились, извещены надлежащим образом;

от ответчика – ФИО1 (паспорт), представители ФИО2 по доверенности от 11.01.2021 и ФИО3 по доверенности от 01.06.2020,

установил:

истец - общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом СевероЗападный», Ленинградская область, г.Мурино - обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ответчику – индивидуальному предпринимателю Аглиуллину Марату Габдулловичу, г.Казань о признании незаконным использование товарного знака «TESLA», нанесенного на товары, предлагаемые к продаже ответчиком, а также в документации, содержании сайта teslatech.ru, содержании доменного имени teslatech.ru, нарушающими интеллектуальные права истца; взыскании 700000 руб. компенсации за незаконное использование в доменном имени teslatech.ru, а также в содержании сайта teslatech.ru товарных знаков TESLA.

Определением арбитражного суда от 08.09.2020 на основании ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворено ходатайство истца об уточнении исковых требований, первый с учетом уточнений просил признать незаконным использование ответчиком обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком «TESLA» № 601381, нанесенного на товары, предлагаемые им к продаже, в документации, содержании сайта teslatech.ru, содержании доменного имени teslatech.ru, нарушающими интеллектуальные права истца и взыскать с ответчика компенсацию в пользу истца за незаконное использование обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком «TESLA» № 601381 на товарах, 2 А65-9549/2020 предлагаемых ИП ФИО1 к продаже, в документации, содержании сайта teslatech.ru, содержании доменного имени teslatech.ru, в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 02.12.2020, принятым по настоящему делу, в удовлетворении иска отказано.

Истец, не согласившись с принятым по делу судебным актом, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска. Истец полагает, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, судом неправильно применены нормы материального права. Также истец полагает, что при рассмотрении дела судьей были допущены нарушения положений ст.ст.67,71 АПК РФ, ст.1250 ГК РФ, что может свидетельствовать о нарушении положений Кодекса судейской этики (принципов объективности и беспристрастности).

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.02.21г. апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание по рассмотрению жалобы назначено на 16.03.21г.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ).

В судебное заседание 16.03.21г. заявитель апелляционной жалобы не явился, от него поступило ходатайство в электронном виде о рассмотрении дела в свое отсутствие, истец поддержал свою апелляционную жалобу.

От ответчика в материалы дела поступил отзыв, в котором первой выражает несогласие доводами апелляционной жалобы истца, просит в удовлетворении апелляционной жалобы истцу отказать и оставить решение суда первой инстанции без изменения. В судебном заседании ФИО1 и его представители поддержали доводы, изложенные в письменном отзыве.

В соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не явка лица, участвующего в деле, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверяется в соответствии со статьями 266 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, заслушав в судебном заседании представителей ответчика, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены/изменения судебного акта арбитражного суда первой инстанции, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено арбитражным судом первой инстанции, истец является правообладателем прав на товарные знаки №601381, №711935, №680372, №691426, №661902, истцу принадлежат исключительные права на товарный знак № 601381 (дата регистрации – 12.01.2017, дата приоритета – 30.05.2014, срок действия – до 30.05.2024) (л.д.145, т.1), зарегистрирован в 07 классе Международной классификации товаров и услуг (далее - «МКТУ»), который включает в себя: краскораспылители; машины для окрасочных работ; распылители краски [машины].

В обоснование исковых требований истцом указано, что ответчик является администратором доменного имени teslatech.ru, что подтверждается соответствующим ответом Регистратора доменных имен ООО «Регистратор Доменов» от 04.06.2019 г., Исх. №180-19/01. Ответчиком данное обстоятельство не оспаривается.

Согласно иску, сайт под доменным именем teslatech.ru представляет собой интернет-витрину по продаже оборудования для порошковой окраски, имеющего коммерческое наименование TESLA, ссылаясь в подтверждение на нотариальный протокол осмотра интернет-сайта 78АБ6602655 от 17.05.2019.

Истцом проведена контрольная закупка товара, который ответчик предлагает к продаже, а именно, комплект Тесла Трибо (Tesla Tribo), что подтверждается соответствующим Договором №175 от 01 мая 2019 года, заключенным между ИП ФИО1 и ООО «Ай-Кью ТЕХНОЛОДЖИ», Счет-фактурой №169 от 03 июля 2019 г., и Техническим паспортом «Ручной трибостатистический распылитель Tesla Tribo», вложенным в коробку с указанным оборудованием. Ответчиком данное обстоятельство не оспаривается.

Исковые требования мотивированы тем, что истец не давал согласия на использование зарегистрированного товарного знака №601381 для реализации Товаров (устройств для нанесения порошковых красок), которые Ответчик вводит в гражданский оборот с целью получения прибыли, а также не давал согласия на использование товарного знака «TESLA» в содержании доменного имени teslatech.ru. Использование Ответчиком схожего до степени смешения Товарного знака в сети Интернет и непосредственно на самом товаре не имеет отношения к положениям об исчерпании исключительного права на товарный знак, следовательно, является нарушением прав Истца. В содержании сайта teslatech.ru размещено 15 товарных предложений/карточек товаров, маркированных товарным знаком «TESLA», либо имеющих соответствующее коммерческое наименование, что Истец так же расценивает как 15 нарушений исключительных прав Правообладателя.

03.07.2020 истец направил ответчику досудебную претензию о прекращении продажи всего ассортимента окрасочного оборудования«TESLA», прекращении использования товарного знака «TESLA»в содержании сайта teslatech.ru, передаче в пользу правообладателя доменное имя teslatech.ru, выплате компенсации за незаконное использование товарного знака«TESLA», поскольку ответчик требования претензии до настоящего времени не исполнил, истец обратился в суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении иска, арбитражный суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии со статьей 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Правила указанного Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положения подпункта 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, доменным именем признается символьное обозначение, предназначенное для сетевой адресации. Основными функциями доменного имени являются: обеспечение доступа к определенной информации, а также индивидуализация информационного ресурса, содержащего эту информацию, и его владельца.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), подлежащих применению к рассматриваемым правоотношениям по аналогии закона (статья 6 ГК РФ), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пунктов 41 - 44 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия; сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам; сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов. Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 68 Постановления N 10, выражение нескольких разных результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в одном материальном носителе (в том числе воспроизведение экземпляров нескольких произведений, размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе) является нарушением исключительного права на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (абзац третий пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

Вместе с тем в отношении товарных знаков следует учитывать, что если защищаемые права на товарные знаки фактически устанавливают охрану одного и того же обозначения в разных вариантах, имеют графические отличия, не изменяющие существо товарного знака, и вне зависимости от варианта воспроизведения обозначения в глазах потребителей воспринимаются как одно обозначение, которое сохраняет свою узнаваемость, то одновременное нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение, если оно охватывается единством намерений правонарушителя.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В настоящем деле истец обратился с требованием о выплате компенсации на основании подпункта 1 пункта 4 ст.1515 ГК РФ - в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Как указал суд, товарный знак № 601381 (дата регистрации – 12.01.2017, дата приоритета – 30.05.2014, срок действия – до 30.05.2024) (л.д.145, т.1), зарегистрирован в порядке, предусмотренном ст.ст.1480, 1503-1504 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Истец обратился в арбитражный суд с исковыми требованиями о запрете ответчику использовать товарный знак «TESLA» по свидетельству Российской Федерации N 601381, а равно, сходные с ним до степени смешения обозначения, в отношении услуг 02-го класса МКТУ "Краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати", в том числе в доменном имени.

Как отмечено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Истец обращает внимание суда, что ответчик принимал меры по регистрации товарного знака «Tesla», заявка № 2019709215. В адрес Истца поступило письмо от ИП ФИО1 от 27.04.2019 г., согласно которому представитель Ответчика запрашивал письмо-согласие Истца на регистрацию товарного знака за Ответчиком. Письмом от 03.07.2019 г., направленным в адрес Федеральной Службы по интеллектуальной собственности, Истцом выражен отказ в удовлетворении указанного запроса. Согласно информации из открытого реестра ФИПС, регистрирующим органом принято решение о признании заявки отозванной.

Данное обстоятельство сторонами не оспаривается.

Ответчик в 2008 году заказал Логотип, в целях обеспечения отличительной ассоциативной функции своей деятельности. Исполнитель заказа, предложил Ответчику логотип в виде надписи «Tesla», обозначающего физическое явление - единицу индукции магнитного поля.

У Логотипа отсутствует овал. Буквы не содержат буквы греческого алфавита, уникальное соединение букв отсутствует. Контурная карта и буквы неразрывно связаны между собой в общий рисунок.

Таким образом, логотип, использованный ИП ФИО1 и спорный торговый знак, это два различных объекта как по внешнему виду, так и по смыслу.

Проведя сравнительный анализ товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком Tesla, по графическому, фонетическому и семантическому признакам, руководствуясь Правилами составления, подачи и рассмотрения документов являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, Методическими рекомендациями N 198 от 31.12.2009, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что товарный знак истца по свидетельству Российской Федерации N 601381 и обозначения, используемые ответчиком, в том числе в доменных именах (teslatech.ru) не являются тождественными или сходными до степени смешения, а их различительная способность достаточно велика.

При этом в ходе проведения указанного сравнения судом установлено различное графическое оформление обозначений, наличие смысловых отличий, ввиду отсутствия смыслового значения у товарного знака истца и, наличие ассоциативного смысла у используемого ответчиком комбинированного изображения.

При рассмотрении дела суд первой инстанции учел постановление Суда по интеллектуальным права по делу № СИП-820/2014 (стр. 9, абзац 3), где суд установил, что истец использовал фантазийное слово, то есть случайный набор букв.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

По результатам оценки имеющихся в деле доказательств, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что ответчик не использует товарный знак, в защиту которого подан иск в настоящем деле.

В связи с чем, требование о нарушении ответчиком исключительных прав на товарный знак 601381 удовлетворению не подлежит.

При этом истцом не доказано, что ответчиком осуществляется деятельность по реализации или производству товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и в рамках указной деятельности обозначение, схожее до степени смешения с товарным знаком истца и вводящее потребителей в заблуждение, доказательства обратного не представлены.

При этом в пункте 62 Постановления Пленума N 10 разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации. Расчет размера компенсации в сумме 700 000 рублей истцом не представлен, истец не раскрыл порядок определения указанной суммы.

Ссылка истца на использование ответчиком товарного знака «metabo» не имеет значения, т.к. данный товарный знак зарегистрирован за иным правообладателем - MetabowerkeGmbH (Германия).

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе истца, не принимаются апелляционной коллегией по следующим основаниям.

Основным условием совершения правонарушения по настоящему спору, является факт продажи ответчиком товара, идентичного тому, который реализует истец. При этом на том и другом товаре должны иметься схожие обозначения в виде логотипов или товарных знаков.

В соответствии с правовой позицией Президиума ВАС РФ, выраженной в постановлении от 18.07.2006 № 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во -вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг. Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300 -КГ17-12018, от 05.12.2017 № 300-КГ 17-12021 и от 05.12.2017 № 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности товаров, или при низкой степени однородности товаров, но тождестве обозначения и товарного знака.

Согласно экспертному заключению № О/1047-08/20 от 28.08.2020 г. (приобщено к делу в качестве иного письменного доказательства) в лексикографическом информационном бюллетене товаров и услуг ФИПС, в части 07.23. «Машины для окрашивания», оборудования электростатическое для нанесения порошковых покрытий (оборудование Ответчика), идет отдельной строкой от краскопультов (оборудование Истца). Также имеются различия между двумя видами оборудования в ТВЭД (Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности). В кодах ОКП (Общероссийский классификатор продукции), краскопульта для жидких красок и оборудование для электростатического нанесения порошковых покрытий также имеют различные коды и обозначения. Исходя из вышеизложенного, возникновение вероятности смешения, то есть вероятности того, что потребители могут спутать товары Истца и товары Ответчика, исключается хотя бы по причине того, что предназначение краскопульта для жидких красок и оборудование для электростатического нанесения порошковых покрытий различны, а значит различен и круг потребителей данных категорий товаров. Стоит отметить, что правовая охрана исключительного права на товарный знак обеспечивается в отношении товаров, указанных в свидетельстве на этот товарный знак. В соответствии с Ниццким соглашением, пересмотренным в Женеве 13.05.1977 г., для регистрации знаков принята Международная классификация. Каждый из классов разделен на рубрики, перечисляющие входящие в класс названия вида товаров. Свидетельство на товарный знак может быть выдано на часть товаров одного класса. В перечне товаров 7 - го класса в свидетельстве Истца не указано непосредственно оборудования для порошковой окраски электростатическим методом.

На сайте Истца, по ссылке https://www.220-volt.ru/catalog-215276/ отсутствует (на момент подачи иска, а также рассмотрения дела в суде первой инстанции) предлагаемое к продаже оборудование для порошковой окраски под спорным товарным знаком, что подтверждается, в том числе: нотариальным осмотром сайта самого истца.

Ответчиком к материалам дела приобщена стенограмма разговора по телефону, осуществленному 28 августа 2020 года в 13 часов 27 минуты по московскому времени Ответчиком на телефонный номер Истца, в ходе разговора выяснилось, что реализацией оборудования для порошковой окраски, аналогичного оборудованию ответчика, истец не занимается.

Ответчик в дело представил экспертное заключение об отсутствии схожести товарного знака истца и обозначения ответчика, используемого ответчиком на сайте. Истец в свою очередь по делу занял пассивную позицию, представленное заключение не оспорил, иных доказательств не приобщил.

Ни одного доказательства, реализации ответчиком оборудования, аналогичного оборудованию истца с нанесенным на нем товарным знаком истца, либо схожим до степени смешения обозначением, истец не представил.

Верховный Суд Российской Федерации в названных судебных актах также отметил, что осуществление деятельности в различных регионах Российской Федерации объективно препятствует возможности смешения деятельности различных лиц в глазах потребителей. Согласно обстоятельствам дела, истец находится в Ленинградской области, а ответчик в Республике Татарстан.

При этом следует отметить, что истцом в материалы дела не представлялись доказательства, свидетельствующие о фактическом смешении потребителями услуг, для которых зарегистрирован товарный знак истца, с деятельностью ответчиков. Доказательств, подтверждающих, что потребитель ассоциирует товарный знак истца и индивидуализируемые им услуги с ответчиками, в нарушение положений статьи 65 АПК РФ, истцом также не представлено.

Истец не занимается реализацией покрасочного оборудования с использованием товарного знака № 601381, зарегистрированного в 7 классе МКТУ, соответствующие доказательства истцом не представлены.

Далее, истец полагает, что суд первой инстанций не исследовал приложение №13 к делу, являющееся письмом от 27.04.2019 г., в котором ответчик обращался к истцу за согласием на регистрацию обозначения ответчика, сходного до степени смешения с товарным знаком «TESLA» № 601381 Истца, в качестве товарного знака. В материалах дела имеется документация ФИПС/Роспатент предоставленная на основании судебного запроса в отношении заявки №2019709215 на регистрацию обозначения «Tesla» Ответчика в качестве товарного знака. Отмечаем, Ответчик испрашивал правовую охрану для обозначения «Tesla» по 07 классу МКТУ. Товарный знак «TESLA» № 601381 Истца зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ. Исходя из «Рекомендаций по применению положений ГК РФ, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака» ФИПС/Патент и правоприменительной практики, лица, желающие получить правовую охрану обозначения в качестве товарного знака, в случае выявления и/или прямого требования ФИПС/Патент, в порядке ст. 1483 ГК РФ, направляют подобные письма в адрес Правообладателя товарного знака с более ранней датой приоритета, сходного до степени смешения с обозначением в отношении которого испрашивается предоставление правой охраны. В указанном письме представитель Ответчика просит Истца о предоставлении Ответчику письма-согласия, необходимого для регистрации обозначения «Tesla» Ответчика в качестве товарного знака. Таким образом, указанное письмо доказывает признание Ответчиком сходства до степени смешения товарного знака «TESLA» № 601381 и обозначения «Tesla» Ответчика. Более того, ФИПС/Роспатент, являясь специализированным государственным учреждением, выполняющим юридически значимые действия, связанные с предоставлением правовой охраны и осуществления защиты интеллектуальных, фактически признал наличие схожести до степени смещения обозначения «Tesla» Ответчика с зарегистрированным товаром знаком «Tesla» №601381 Истца. Отмечаем, в отношении запроса в отношении заявки №2019709215 на регистрацию обозначения «Tesla» Ответчика в качестве товарного знака принято решение о признании заявки отозванной.

Между тем истец не учел, что степень смешения товарных знаков определяют не стороны, а суд. При этом документация ФИПС/Роспатент для суда не имеет заранее установленной силы.Действия патентных поверенных - представителей ИП ФИО1 не означают признания самим ФИО1 вины и тождественности обозначения ответчика и товарного знака истца.

Истец уточнил исковые требования, оставив в исковом заявлении только нарушенные права на товарный знак № 601381 (7 класс). Указанный товарный знак представляет из себя овал с нанесенным на него обозначением, выполненным в виде фантазийного (не несущего смысловую нагрузку) слова, оригинальным (стилизованным) шрифтом.

Ответчик использовал на своем сайте, а также в документации слово на английском языке «Tesla», для подчеркивания характера своей продукции («Tesla» общепринятый термин, обозначающий физическое явление - Единицу индукции магнитного поля в Международной системе (СИ), а также обозначающий фамилию Сербского изобретателя - ФИО4).

Данное слово размещено в содержании указанного сайта Ответчика для индивидуализации товара в предложениях о продаже(именно как указывает на это сам Истец) в следующем виде:

Также Ответчик использовал указанное слово в качестве фрагмента в названии товара и доменного имени. При этом фрагмент, без потери смысловой нагрузки, не может рассматриваться от указанных обозначений товара в отдельности, например:

http ://www.teslatech.ru «Tesla Profi 2» «TeslaMINI 10» «Tesla111 R» ... идр.

Как видно из представленных доказательств, в том числе, содержащихся в нотариальном осмотре сайта Ответчика, представленного самим Истцом, Ответчик нигде не использовал изобразительный товарный знак Истца в виде овала с нанесенным на него фантазийным словом, выполненным оригинальным шрифтом.

На сайте Ответчика расположены только слова, выполненные на английском языке, служащие для его индивидуализации товара, а именно английское слово «Tesla», которое в свою очередь, является фрагментом (входит в состав) более длинного словесного обозначения. При этом Истец не пояснил, как и на каком основании, его зарегистрированный товарный знак в виде овала с фантазийным словом, может запрещать другим лицам использовать английское написание фамилии сербского изобретатели, либо физического явления магнитной индукции.

В свою очередь Ответчик, обратившись к представленным Истцом документам, находит, что заключение по результатам экспертизы по заявке № 2015738483 (приложение к Решению Роспатента от 03.10.2016 г.) на спорный товарный знак отражает только изображение товарного знака. При этом в заключении отсутствуют сведения о то, что указанный товарный знак читается как словесный или слышится как звуковой. Транскрипция прочтения не приводится. Нет сведений о том, что обозначение зарегистрировано именно как слово «ТЕСЛА» или «TESLA».

-в заявке на регистрацию товарного знака, поданной Истцом, также приводится только воспроизведение (изображение) знака. При этом в заявке № 2015738483 от 30.05.2014 г. отсутствуют сведения о том, что регистрируется совместно с изображением также и звуковое воспроизведение знака.

-в уведомлении ФИПС о поступлении заявки от 25.11.2015, № 2015738483, в разделе «Описание заявляемого обозначения», указано: «Обозначение представляет собой комбинацию из овальной рамки и вписанного в неё фантазийного слова «TESLA», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в русской транслитерации«ТЕСЛА».

Как следует из вышеуказанных документов, спорный товарный знак выполнен в комбинации с овальной рамкой, оригинальным шрифтом, то есть шрифт и рамка являются отличительными особенностями товарного знака, а значит в отдельности рассматриваться не могут.

Слово «TESLA» является фантазийный, то есть по сути случайным набором букв, не несущем смысловой нагрузки. Таким образом, фантазийное слово «TESLA» по сути своей, не может быть тождественным физическому явлению либо фамилии человека.

Как было указано выше, Истец неоднократно утверждал, что фантазийное слово «TESLA» спорного товарного знака читается в транскрипции как «Тесла». Согласно положению, ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Ни одно из имеющихся в материале дела № А65-9549/2020 письменных доказательств не свидетельствует о том, что спорный товарный знак Истца в части фантазийного слова, в транскрипции читается как «Тесла» и обозначает физическое явление или фамилию человека.

Истец уточнял исковые требования и исключил из требований претензии в части использования товарного знака, имеющего отношение к 02 классу МКТУ, таким образом, указанный довод не имеет отношения к существу спора. В свою очередь, в тексте судебного решения, также приводится внешний вид спорного товарного знака для наглядности. Товарный знак в отношении 02 класса выглядит иначе.

Как полагает истец, товарный знак истца и обозначения Ответчика являются сходными до степени смешения и по совокупности графических (визуальных) признаков, так Товарный знак Истца и обозначения Ответчика выполнены буквами латинского алфавита «Т» «Е» «S» «L» «А», которые в совокупности образуют слово «TESLA». Слово «TESLA» являетсядоминирующим элементомкак в Товарном Знаке Истца, так и в Обозначениях Ответчика. Более того, расположение букв в Товарном Знаке Истца и в Обозначениях Ответчика по отношению друг к другу являетсяидентичным.

Истец полагает, что при вынесении решения, судом не были учтены следующие нормы материального права: критерии однородности товаров, выработанные Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в Постановлениях Президиума от 24.12.2002 N10268/02, от 18.07.2006 N2979/06 и от 17.09.2013 N 5793/13 и указанные в Методических рекомендациях по определению однородности товаров и услуг, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее -Методические рекомендации N198);

-принципы установления тождества и сходства обозначений, указанные в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N197 (далее - Методические рекомендации N197);

-позиции, указанные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006N2979/06, разъяснениях пункта 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, и пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации ";

-рекомендации, указанные в информационном письме об оценке сходства словесных обозначении, включающих товарный знак другого лица, утвержденного на заседании Совета по качеству Роспатента 24.03.2017;

-рекомендации, указанные в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденном приказом Роспатента от 24.07.2018 N 128.

Возражения истца со ссылкой на то, что судом не исследованы доказательства в полном объеме, основываясь на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, чем были грубо нарушены нормы процессуального права, предусмотренные ст. 71 АПК РФ, не принимаются во внимание апелляционной коллегией, поскольку в настоящем споре судом установлено самое главное обстоятельство - отсутствие схожести товарного знака истца и обозначения ответчика, вменяемых суду грубых нарушений норм процессуального права не допущено.

Доводы апелляционной жалобы о нарушении судом первой инстанции Кодекса судейской этики, не могут быть рассмотрены в рамках апелляционного производства, так как рассмотрение этих вопросов не относится к компетенции Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда. Заявитель жалобы не учел, что вопрос об относимости доказательства к конкретному спору находится в компетенции суда, рассматривающего дело.

Истец в жалобе утверждает, что исходя из положений статьи 1250 ГК РФ, отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права. Ответчиком не предоставлено доказательств отсутствия вины по незаконному использованию обозначений сходных до степени смешения с товарным знаком «TESLA» истца. Однако, несмотря на отсутствие в материалах дела указанных доказательств, суд вынес решение в пользу ответчика.

Между тем как верно установил суд, истец не реализует (взаимозаменяемого) оборудования, аналогичного оборудованию ответчика, о чем свидетельствует отсутствие соответствующих документов (товарная накладная, кассовые чеки, счет -фактура), представленных истцом в дело, нотариальный осмотр сайта истца, телефонный звонок на горячую линию истца, экспертиза по представленному оборудованию, товарный знак истца не соответствует обозначению ответчика. Товарный знак истца и изображение ответчика не могут быть сходными по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, следовательно, отсутствует фактическое нарушение прав истца со стороны ответчика.

Таким образом, доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не доказывают нарушения судом первой инстанции норм материального или процессуального права либо несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

По сути, доводы апелляционных жалоб сводятся к несогласию с оценкой доказательств судом первой инстанции, с которой соглашается суд апелляционной инстанции, были предметом рассмотрения суда первой инстанции, и им была дана надлежащая оценка.

На основании изложенного суд апелляционной инстанции применительно к обстоятельствам рассматриваемого спора приходит к выводу, что апелляционная жалоба содержит доводы, не опровергающие выводы суда первой инстанции, доводы жалобы опровергаются материалами дела.

Несогласие заявителя жалобы с выводами суда, иная оценка им фактических обстоятельств дела, представленных доказательств и иное толкование положений закона не являются основанием для отмены судебного акта суда первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Принимая во внимание изложенное, арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемое решение принято судом первой инстанции обоснованно, в связи с чем основания для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине за подачу апелляционной жалобы возлагаются на заявителя.

руководствуясь статьями 110, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 02.12.2020 по делу № А65-9549/2020, оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам через суд первой инстанции.

Председательствующий Д.А. Дегтярев

Судьи А.Э. Ануфриева

Л.Л. Ястремский