Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ЕВДЕКО» (ул. Моторостроителей, д. 4А/13Б, г. Тюмень, 625028, ОГРН 1157232042648) на решение Арбитражного суда Тюменской области (судья Щанкина А.В.) от 21.09.2016 по делу № А70-6847/2016 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2017 (судьи Кудрина Е.Н., Рожков Д.Г., Солодкевич Ю.М.) по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью «МАГРА СМС» (ул. Чапаева, д. 21, оф. 195, г. Екатеринбург, 620142, ОГРН 1106671005088) к обществу с ограниченной ответственностью «ЕВДЕКО» о защите исключительного права на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «МАГРА СМС» (далее – общество «МАГРА СМС») обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации к обществу с ограниченной ответственностью «ЕВДЕКО» (далее – общество «ЕВДЕКО») о запрете обществу «ЕВДЕКО» использовать словесное обозначение «CMC IZOLASYON», сходное до степени смешения с комбинированным товарным знаком « » по свидетельству Российской Федерации № 461203, а равно обозначения, сходные до степени смешения с указанным товарным знаком и о взыскании с общества «ЕВДЕКО» в пользу общества «МАГРА СМС» компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 461203 в размере 15 248 640 рублей.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 21.09.2016, оставленным без изменения постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2017, исковые требования удовлетворены частично, с общества «ЕВДЕКО» в пользу общества «МАГРА СМС» взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 461203 в размере 8 527 200 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 71 636 рублей. Кроме того, суд запретил обществу «ЕВДЕКО» использовать словесное обозначение «CMC IZOLASYON», сходное до степени смешения с комбинированным товарным знаком « » по свидетельству Российской Федерации № 461203, а равно обозначения, сходные до степени смешения с указанным товарным знаком. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество «ЕВДЕКО» обратилось в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа с кассационной жалобой, которая определением от 03.04.2017 была передана по подсудности в Суд по интеллектуальным правам, в которой, ссылаясь, на неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда

первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, и направить дело на новое рассмотрение.

По мнению общества «ЕВДЕКО», маркировка им в своей хозяйственной деятельности товара обозначением «Heed CMC IZOLASYON» не является нарушением исключительных прав общества «МАГРА СМС» на его товарный знак, в связи с чем считает, что выводы судов о сходстве до степени смешения указанного обозначения и товарного знака истца являются ошибочными, поскольку для установления подобного рода факта требовалось назначение судебной экспертизы.

Также общество «ЕВДЕКО» ссылается на то обстоятельство, что истец заблаговременно не направил в его адрес заявление об уточнении исковых требований, что не позволило ему должным образом защитить свои права.

Кроме того, общество «ЕВДЕКО» отмечает, что при определении размера компенсации суд должен был учитывать характер допущенного правонарушения, стоимость спорного товара и длительность правонарушения ответчика под товарным знаком истца, тогда как суд первой инстанции не запросил сведения о фактической реализации товара, а апелляционный суд не принял во внимание его доводы относительно размера взыскиваемой компенсации.

Заявитель кассационной жалобы также полагает, что размер компенсации должен был быть удовлетворен только в размере 9 900 рублей (исходя из расчета затрат представителя истца, связанных с покупкой спорного товара у ответчика), поскольку последующая продажа спорного товара производилась под иным обозначением, тогда как само предложение к продаже спорного товара на принадлежащем ему интернет-сайте, по мнению заявителя кассационной жалобы, не является доказательством получения прибыли ответчиком при продаже спорного товара в том объеме, который был определен судом исходя из обстоятельств административного дела.

В отзыве на кассационную жалобу общество «МАГРА СМС» возражает против ее удовлетворения, считает оспариваемые судебные акты законными и обоснованными.

Заявитель кассационной жалобы и общество «МАГРА СМС», надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в связи со следующим.

Как установлено судами, общество «МАГРА CMC» является правообладателем комбинированного товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 461203, зарегистрированного 04.05.2012 в Государственном реестре товарных знаков в отношении товаров 17-го, 19-го и услуг 37-го Международной классификации товаров и услуг, с датой приоритета от 15.09.2010.

Однако в ноябре 2015 года в сети Интернет на сайте http://shop.evdeco.ru/ (в качестве контактного лица на котором было указано общество «ЕВДЕКО», с адресом «центральный офис: 625026, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 142, здание «Технопарк», офис 301, что подтверждается нотариально удостоверенным протоколом осмотра доказательств от 12.11.2015, составленным временно исполняющим обязанности нотариуса г. Екатеринбурга Яковлевой Ольги Павловны – Балабановой Светланой Борисовной) обществом «ЕВДЕКО» предлагалась к продаже эластичная армирующая шпаклевка (фасованная в бочки объемом 90 литров по цене 152 руб./кг.), маркированная словесным обозначением «Heed CMC IZOLASYON».

Кроме того, информация о продаже шпаклевки под названием «Heed CMC IZOLASYON» размещалась ответчиком на сайте http://www.evdeco.ru/, имеющим гиперссылку на другой сайт ответчика - http://shop.evdeco.ru/.

В интересах истца, обществом с ограниченной ответственностью «Маркетинговая Компания Амистей» (ОГРН 1122373000342 ИНН 2373001040) (далее – общество «Маркетинговая Компания Амистей») был заключен договор поставки от 25.02.2016 № 17 с обществом «ЕВДЕКО», на основании которого общество «ЕВДЕКО» обязалось поставить покупателю – обществу «Маркетинговая Компания Амистей» товар – шпаклевку, маркированную обозначением «Heed CMC IZOLASYON» в количестве, определяемом сторонами в договоре. http://shop.evdeco.ru/.

На основании товарной накладной от 30.03.2016 № 3, во исполнение указанного договора, обществом «ЕВДЕКО» обществу «Маркетинговая Компания Амистей» был отгружен товар – шпаклевка, имеющий этикетку белого цвета с маркировкой «Heed CMC IZOLASYON», расфасованный в бочки синего цвета объемом 90 килограмм, а также был выставлен счет от 25.02.2016 № 3 на сумму 9 900 рублей.

Обращаясь в арбитражный суд с настоящим иском, общество «МАГРА CMC» указало, что обозначение «Heed CMC IZOLASYON», используемое

ответчиком, сходно до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 461203.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования в части, пришел к выводу о доказанности истцом факта нарушения ответчиком его исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 461203.

А поскольку истцом был доказан факт ввода ответчиком в гражданский оборот товара с обозначениями, сходными до степени смешения с товарным знаком истца, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истец, в порядке статей 1229 и 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), вправе требовать запрет на использование обществом «ЕВДЕКО» словесного обозначения «CMC IZOLASYON», поскольку оно используется ответчиком для маркировки товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Суд апелляционной инстанции, указанные выводы поддержал, оставив решение в силе.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что в указанной части, суды, при принятии обжалуемых судебных актов, правильно применили нормы материального и процессуального права, а также что выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или

средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Судами было установлено, что ноябре 2015 года обществом «ЕВДЕКО» на принадлежащих ему Интернет сайтах предлагалась к продаже эластичная армирующая шпаклевка, маркированная словесным обозначением «Heed CMC IZOLASYON», сходным до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, которая в интересах истца, обществом «Маркетинговая Компания Амистей» была приобретена у ответчика на сумму 9 900 рублей.

Кроме того, общество «ЕВДЕКО» использовала не принадлежащий ему товарный знак путем ввоза на территорию Российской Федерации товара, маркированного товарным знаком истца.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Указанная норма не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 4 Таможенного Кодекса таможенного союза (далее – ТК ТС) под ввозом товаров на таможенную территорию таможенного союза понимается совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до их выпуска таможенными органами.

Таким образом, осуществление действий по ввозу на таможенную территорию Российской Федерации товаров, маркированных зарегистрированным товарным знаком, с представлением их к таможенному оформлению и контролю в соответствии с таможенной процедурой, которая предполагает возможность последующего введения этих товаров на территории Российской Федерации в

гражданский оборот, является самостоятельным способом осуществления правообладателем своего исключительного права на товарные знаки.

Действия по ввозу товаров считаются оконченными с момента перемещения их через таможенную границу Российской Федерации и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения этих товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров на территории Российской Федерации в гражданский оборот.

Факт размещения товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 461203 на товарах, помещенных обществом «ЕВДЕКО» под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления согласно декларациям № 10317090/180516/0007899 и № 10317090/150216/0002223, декларантом которых является общество «ЕВДЕКО» установлен судами и лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Также не оспаривается лицами, участвующим в деле, факт использования обществом «ЕВДЕКО» на принадлежащего ему товарного знака, путем продажи, в ноябре 2015 года на принадлежащих истцу Интернет сайтах, эластичной армирующей шпаклевки, маркированная словесным обозначением «Heed CMC IZOLASYON», которая в интересах истца, обществом «Маркетинговая Компания Амистей» была также приобретена у ответчика по договору поставки от 25.02.2016 № 17.

Как указано в пункте 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

По правилу части 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам считает, что суды, на основании представленных в материалы дела доказательств, сделали правильный вывод о том, что обществом «МАГРА СМС» был доказан факт нарушения именно обществом «ЕВДЕКО» его исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 461203, в связи с чем обоснованно посчитали, что истец, в порядке статей 1229 и 1252 ГК РФ, вправе требовать запрет на использование обществом «ЕВДЕКО» словесного обозначения «CMC IZOLASYON», поскольку оно используется ответчиком для маркировки товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Довод общества «ЕВДЕКО» об отсутствии сходства до степени смешения между обозначением, используемым ответчиком на спорном товаре и товарным знаком истца, судом кассационной инстанции во внимание не принимается, в связи с тем, что суды, проведя анализ спорных обозначений, пришли к бесспорному выводу о том, что указанные обозначения сходны по фонетическому признаку, поскольку слова «CMC» и «IZOLASYON», словесные элементы товарного знака истца, входят в словесные элементы обозначения, используемого ответчиком - «Heed CMC IZOLASYON».

Относительно довода общества «ЕВДЕКО» о том, что для установления подобного рода факта требовалось назначение судебной экспертизы, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым указать, что вопрос о сходстве обозначений, используемых ответчиком, с товарными знаками истца является вопросом факта и мог быть решен судом без назначения экспертизы (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными

судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

Суды, в свою очередь, основываясь на указанном разъяснении суда надзорной инстанции, а также нормах процессуального права, правомерно указали ответчику, что в отсутствие с его стороны ходатайства о назначении по делу судебной экспертизы по данному вопросу, а также в отсутствие каких-либо относимых, допустимых, достоверных доказательств, свидетельствующих об отсутствии сходства до степени смешения спорного обозначения ответчика и товарного знака истца, пришли к правомерному выводу о том, что оснований для пересмотра установленного факта у них не имелось.

А поскольку надлежащих, допустимых, достоверных доказательств, опровергающих выводы судов о сходстве до степени смешения спорных обозначений, обществом «ЕВДЕКО» в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено, тогда как маркировка обществом «ЕВДЕКО», при осуществлении им своей хозяйственной деятельности, товара обозначением «Heed CMC IZOLASYON», является, по смыслу статей 1229 и 1484 ГК РФ, самостоятельным нарушением исключительных прав общества «МАГРА СМС» на его товарный знак, за нарушение которых гражданским законодательством предусмотрены меры защиты исключительного права, довод общества «ЕВДЕКО» о том, что факт правонарушения исключительных прав истца ответчиком не был установлен судами, признаётся несостоятельным.

Возражения общества «ЕВДЕКО» в данной части по существу сводятся к изложению его субъективного мнения о недостаточности представленных истцом в материалы доказательств для подтверждения факта нарушения его исключительных прав ответчиком, тогда как указанные обстоятельства были объективно и всесторонне рассмотрены судами, где получили свою надлежащую правовую оценку. Доказательств, опровергающих указанные выводы судов, обществом «ЕВДЕКО» в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

Как и не представлено заявителем кассационной жалобы надлежащих доказательств в обоснование его ссылки о том, что обществом «ЕВДЕКО» последующая продажа спорного товара производилась им под иным обозначением.

По тем же основаниям отклоняется довод заявителя кассационной жалобы о неполучении им копии уточненного искового заявления, в связи с тем, что суд апелляционной инстанции в обжалуемом постановлении прямо указал, что на основании определения от 10.08.2016 об отложении судебного заседания, общество «МАГРА СМС» направило в адрес ответчика копию уточненного искового заявления, в доказательство чего им в материалы дела была представлена почтовая квитанция от 17.08.2016 (т. 3, л.д. 39), тогда как надлежащим образом извещенное общество «ЕВДЕКО» о принятии искового заявления общества «МАГРА СМС», обязано было самостоятельно отслеживать информацию о движении дела в арбитражном суде, что в свою очередь, ответчиком исполнено не было, поскольку в нарушение определения суда первой инстанции от 10.08.2016, отзыв на утонченное исковое заявление, обществом «ЕВДЕКО» в материалы дела не был предоставлен.

Таким образом, при наличии доказательств надлежащего извещения ответчика о настоящем споре, а также доказательств о направлении в адрес ответчика копии уточненного искового заявления, суд кассационной инстанции признает несостоятельным указанный довод общества «ЕВДЕКО», поскольку он противоречит материалам дела, тогда как юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу (абзац второй пункта 3 статьи 54 ГК РФ).

Между тем, суд по интеллектуальным правам признает обоснованным довод заявителя кассационной жалобы о том, что при определении размера компенсации суды должны были учитывать характер допущенного правонарушения, стоимость спорного товара, а также установить общий объем товара, которым, при вводе в гражданский оборот, было допущено нарушение исключительных прав истца на его товарный знак ответчиком, исходя из следующего.

Суды установили, что обществом «МАГРА CMC» был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, с учетом полученных данных Новороссийской Таможни о ввезенном обществом «ЕВДЕКО» на территорию Российской Федерации товаре, маркированным словесным обозначением «Heed CMC IZOLASYON», и сведений, полученных на интернет сайтах, принадлежащих ответчику.

Так, в частности судами по настоящему делу было установлено, что определением от 04.07.2016 Новороссийской таможней было возбуждено дело об административном правонарушении № 10317000-849/2016 по признакам наличия в действиях общества «ЕВДЕКО» правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), из которого следует, что ответчик, по таможенной декларации № 10317090/180516/0007899, ввозил на территорию Таможенного союза товар, маркированный товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 461203, объем которой, согласно данным административного расследования по делу № 10317000-849/2016 составил – вес брутто 25 866 кг, вес нетто 25866/25080 кг.

А согласно письму Новороссийской таможни от 02.08.2016, «в период с января 2015 года по настоящее время» обществом «ЕВДЕКО» по таможенной декларации № 10317090/150216/0002223 был оформлен товар – эластичная армирующая шпаклевка «CMC IZOLASYON», расфасованная в пластиковые

евробочки весом нетто по 90 кг. – в количестве 252 штук, и ведра весом нетто по 20 кг. – в количестве 120 штук, общим весом брутто 26 360 кг, весом нетто 26360/25080 кг.

При определении стоимости товара суды руководствовались протоколом осмотра доказательств от 12.11.2015 Интернет сайта http://shop.evdeco.ru/, принадлежащего обществу «ЕВДЕКО», согласно которого стоимость товара, маркированного словесным обозначением «Heed CMC IZOLASYON» составляла 152 руб./кг.

На основании указанных данных, истцом в материалы дела был представлен расчет компенсации, который был составлен следующим образом:

- (25 080 кг. * 2) * 152 руб. * 2 = 15 248 640 рублей.

Однако суд первой инстанции посчитал, что он не лишен возможности взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, преследуя при этом цель недопущения недобросовестного обогащения правообладателя.

Выслушав пояснения истца о том, что стоимость спорного товара, размещённого на сайтах ответчика составляет 152 руб./кг. и 85 руб./кг., и, проведя в судебном заседании (19.09.2016) непосредственно осмотр сайта ответчика (http:// www.evdeco.ru/), который показал, что информация о стоимости товара по цене 152 руб./кг. отсутствует, тогда как по состоянию на 12.05.2016 (дата наиболее близкая к дате подачи настоящего иска обществом «МАГРА CMC»), обществом «ЕВДЕКО» на принадлежащем ему интернет-сайте спорный товар предлагался к продаже по цене 85 руб./кг., пришел к выводу о том, что расчет компенсации, заявленный истцом, в рассматриваемом случае может быть изменен.

В связи с чем, размер компенсации был рассчитан судом первой инстанции на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ по формуле: (25080 + 25080 * 85 * 2), где:

- 25080 килограмм (вес товара по таможенной декларации № 10317090/180516/0007899);

- 25080 килограмм (вес товара по таможенной декларации № 10317090/150216/0002223);

- 85 (цена реализации ответчиком спорного товара на принадлежащем ему Интернет сайте по состоянию на 12.05.2016 за 1 килограмм);

- 2 (двукратный размер стоимости товара).

В связи с чем, частично было удовлетворено требование истца о взыскании с ответчика компенсации, заявленной им на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, общий размер которой составил 8 527 200 рубля.

Согласился с указанным расчетом компенсации и суд апелляционной инстанции, признав его верным.

Между тем, Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с указанными выводами судов относительно размера удовлетворенных исковых требований в части взыскания компенсации за нарушение исключительных прав истца на принадлежащий ему товарный знак, заявленной им на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, поскольку считает, что к установленным судами по настоящему делу обстоятельствам ими были неправильно применены нормы материального и процессуального права.

Как указано в пункте 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты

компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации в размере, предусмотренном подпунктом 1 либо подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом, и подтверждено соответствующими доказательствами.

Обществом «МАГРА СМС» при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, следовательно, снижение размера компенсации ниже двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, возможно только при

наличии мотивированного заявления общества «ЕВДЕКО», подтвержденного соответствующими доказательствами.

Данный правовой подход изложен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 № 305-ЭС16-13233.

Однако данное обстоятельство не было учтено судами, поскольку суд первой инстанции, произведя собственный анализ принадлежащих ответчику сайтов, посчитал возможным, в нарушение статей 8, 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и требований подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, неверно распределив при этом общее бремя доказывания.

Как указывалось ранее, согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

А также при осуществлении действий по ввозу на таможенную территорию Российской Федерации товаров, маркированных зарегистрированным товарным знаком, с представлением их к таможенному оформлению и контролю в соответствии с таможенной процедурой, которая предполагает возможность последующего введения этих товаров на территории Российской Федерации в гражданский оборот, и, которая является самостоятельным способом

осуществления правообладателем своего исключительного права на товарные знаки (подпункт 3 пункта 1 статьи 4 ТК ТС).

Таким образом, указанными нормами предусмотрены способы, которыми могут быть введены в гражданский оборот товары, маркированные, и обладающим охраноспособностью товарным знаком с согласия правообладателя, или без него.

При этом следует учитывать, что согласно статье 1229 ГК РФ, отсутствие запрета не считается согласием правообладателя.

В этой связи Суд по интеллектуальным правам считает, что суды, произведя расчет компенсации на основании сведений, полученных о стоимости спорного товара на Интернет сайте ответчика и данных об объеме ввозимого обществом «ЕВДЕКО» товара, маркированного не принадлежащим ему товарным знаком, полученных от Новороссийской Таможни, пришли к ошибочному выводу о том, что сумма компенсации подлежит взысканию с ответчика в размере 8 527 200 рублей, поскольку в данном случае, судами не были учтены неоднократные разъяснения суда надзорной инстанции, содержащиеся, в частности в постановлении Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 26.06.2012 № 498/12, в котором указано, что по смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель товарного знака может определить размер компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительных прав, исходя из стоимости контрафактного товара, которая указана в договоре, или исходя из стоимости товара, указанной в таможенной декларации, в случае ввоза контрафактного товара на территорию Российской Федерации.

Следовательно, при определении размера компенсации, в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 1515 ГК РФ, судам следовало, прежде всего, установить, за какой из способов нарушения исключительного права (ввоз товара на территорию Российской Федерации, предложение к продаже товара в сети интернет, покупка истцом товара по договору купли-продажи), ответчиком было предъявлено требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истца на его товарный знак, а также установить по какой

цене (стоимость указанная в таможенной декларации, стоимость в сети интернет, стоимость по договору купли-продажи), и в каком объеме, применительно к установленному способу использования принадлежащего истцу товарного знака, был введен в гражданский оборот товар, маркированный его товарным знаком, исходя из чего, установить правильный размер компенсации, подлежащий взысканию с общества «ЕВДЕКО» в пользу истца, заявленный им на основании подпункта 4 пункта 2 статьи 1515 ГК РФ.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что суды при разрешении настоящего спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы судов о размере компенсации, а именно не установили, какими способами и в каком объеме ответчиком было допущено нарушение исключительных прав истца на его товарный знак, а также не установили, какими доказательствами истец обосновывал и подтвердил размера компенсации, а следовательно, не дали данным доказательствам надлежащей правовой оценки, что не позволило определить разумный и справедливый размер компенсации.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Неправильным применением норм материального права являются: неприменение закона, подлежащего применению; применение закона, не подлежащего применению; неправильное истолкование закона (часть 2 указанной статьи).

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления

арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если этим судом нарушены нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса основанием для отмены решения, постановления, или если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам. При направлении дела на новое рассмотрение суд может указать на необходимость рассмотрения дела коллегиальным составом судей и (или) в ином судебном составе.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, на основании имеющихся в деле доказательств, установлены судами первой и апелляционной инстанций без полного и всестороннего их исследования, и в части мотивировки судебных актов судами неправильно применены положения статей 1252, 1484 и 1515 ГК РФ, а также неправильно применены нормы процессуального права – статьи 8, 9, 65, 66, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, тогда как установление указанных обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в силу ограниченности его полномочий (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд кассационной инстанции приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения Арбитражного суда Тюменской области от 21.09.2016 по делу № А70-6847/2016 и постановления Восьмого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2017 по тому же делу, с направлением дела, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

В связи с вышеизложенным, Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что при новом рассмотрении дела, судам, с учетом установленных обстоятельств дела, необходимо определить правильный размер взыскиваемой с ответчика компенсации, при этом установить, каким из способов, ответчиком было допущено нарушение исключительных прав на принадлежащий ему товарный знак, исходя из заявленных требований и возражений к ним, дать надлежащую оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, а также представленным по делу доказательствам и, с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тюменской области от 21.09.2016 по делу № А70-6847/2016 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2017 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий Н.Н. Погадаев

судья Судья Т.В. Васильева

Судья Н.А. Кручинина