Гражданский кодекс часть 1

общество с ограниченной ответственностью «ЗИНГЕР СПБ» (ИНН <***>, ОГРН <***>, далее – истец, ООО «ЗИНГЕР СПБ») обратилось в Арбитражный суд Республики Хакасия с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «МонаМи» (ИНН <***>, ОГРН <***>, далее – ответчик, ООО «МонаМи») о взыскании 62 500 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 266060, а также судебных издержек в размере 8229 рублей 50 копеек, состоящих из стоимости товара в размере 100 рублей, почтовых расходов в размере 129 рублей 50 копеек, стоимости фиксации правонарушения в размере 8000 рублей.

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 30.06.2023 иск и заявление о взыскании судебных расходов удовлетворены частично: с ООО «МонаМи» в пользу ООО «ЗИНГЕР СПБ» взыскано 31 250 рублей компенсации, а также 1250 рублей расходов по государственной пошлине, уплаченной платёжным поручением от 13.04.2023 № 4752, 50 рублей стоимости товара, 64 рубля 75 копеек почтовых расходов. В удовлетворении остальной части иска и заявления о взыскании судебных расходов отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился в Третий арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

В апелляционной жалобе и дополнении к ней заявитель ссылается на следующие доводы:

-от истца с существенным нарушением срока (08.06.2023) поступили возражения, содержащие ссылки на доказательства и сами доказательства, которые не были раскрыты в установленный судом срок (до 22.05.2023);

- материалами дела не подтверждается, что лицензионный договор прошел государственную регистрацию, а значит, данный договор не может быть принят в качестве надлежащего доказательства и использоваться при расчете соответствующего размера компенсации;

- суд не принял во внимание наличие лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству от 26.02.2019 № 266060;

- размер компенсации является чрезмерным, противоречащим принципам разумности и справедливости и имеющим исключительно карательный характер;

- при определении размера компенсации судом не учтены разъяснения, приведенные в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», а также правовая позиция, изложенная в определении Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 №310-ЭС20-9768.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором считает доводы жалобы необоснованными, решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 05.09.2023 апелляционная жалоба принята к производству.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.06.2016 №220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти» предусматривается возможность выполнения судебного акта в форме электронного документа, который подписывается судьей усиленной квалифицированной электронной подписью. Такой судебный акт направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его вынесения, если иное не установлено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Текст определения о принятии к производству апелляционной жалобы от 05.09.2023, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, опубликован в Картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/) 06.09.2023 11:32:45 МСК.

В соответствии с частью 1 статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При повторном рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, ООО «ЗИНГЕР СПб» является правообладателем товарного знака по свидетельству № 266060 (словесное обозначение «ZINGER»), дата регистрации: 26.03.2004, срок действия продлен до 03.07.2030. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 06, 08, 14, 21, 26, 35, 42.

04.12.2022 в торговой точке, расположенной вблизи адресной таблички: <...>, установлен и задокументирован факт предложения к продаже от имени общества с ограниченной ответственностью «МонаМИ» товара – маникюрный инструмент (далее – товар).

Факт реализации товара подтверждается чеком от 04.12.2022, спорным товаром, видеосъемкой.

Ссылаясь на нарушение исключительных прав на товарный знак, ООО «ЗИНГЕР СПб» направило в адрес ответчика претензию с требованием устранить нарушение и выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак № 266060.

Ссылаясь на нарушение ответчиком исключительных прав, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Суд первой инстанции, правильно применив нормы материального права – статьи 1225, 1229, 1252, 1477, 1482, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, приняв во внимание разъяснения, изложенные в пункте 55, абзаце 3 пункта 156, пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценив представленные в материалы дела доказательства, пришел к правомерному и обоснованному выводу о незаконном использовании ответчиком спорного товарного знака истца.

Материалами дела подтверждено, что истец является правообладателем товарного знака по свидетельству № 266060 (словесное обозначение «ZINGER»), дата регистрации: 26.03.2004, срок действия продлен до 03.07.2030. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 06, 08, 14, 21, 26, 35, 42.

Факт реализации ответчиком спорного товара подтверждается товарным чеком от 04.12.2022, печатью, где указан ИНН продавца: <***>, наименование организации; представленной истцом видеозаписью, на которой зафиксирован процесс покупки товаров и выдачи товарного чека (приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств).

Ответчик достоверность отраженных в видеозаписи сведений не опроверг, о фальсификации видеозаписи не заявил; не представил доказательств того, что указанная в видеозаписи торговая точка не имеет к нему отношения.

Таким образом, руководствуясь вышеуказанными нормами права, суд первой инстанции пришел к верному выводу, что совокупность имеющихся в деле доказательств надлежащим образом подтверждает факт реализации товара ответчиком и нарушение исключительных прав истца.

Указанные выводы суда первой инстанции на стадии апелляционного производства ответчиком не оспариваются.

Определяя размер компенсации за допущенное ответчиком нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 266060, суд первой инстанции, исходя из того, что компенсация рассчитана обществом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), т.е. в двукратной стоимости права использования товарного знака, определяемой на основании цены, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, дав оценку представленному в материалы дела лицензионному договору от 11.08.2021, и стоимости права использования указанного товарного знака, принимая во внимание отсутствие надлежащих доказательств, опровергающих стоимость права использования этого знака, установленную названным лицензионным договором, пришел к выводу о том, что стоимость права использования по лицензионному договору в размере 750 000 рублей, установленная указанным лицензионном договором, подтверждена документально.

Довод ответчика о том, что суд не принял во внимание наличие лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству от 26.02.2019 № 266060, правомерно отклонен судом первой инстанции в связи с тем, что срок действия указанного договора истек.

Рассмотрев ходатайство ответчика о снижении размера компенсации на основании абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции, исходя из требований разумности и справедливости, приняв во внимание характер и масштаб допущенного правонарушения, а также основываясь на внутренней оценке совокупности всех собранных по делу доказательств, принимая во внимание, что ответчик ранее не привлекался к ответственности за нарушение исключительных прав, пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований в размере 31 250 рублей, снизив размер компенсации на 50%.

Вместе с тем, судом первой инстанции не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель (подпункт 2).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом и устанавливается с учетом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждается соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака суду необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем, за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

При этом определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку, с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

В случае, если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Истцом заявлено о взыскании компенсации в размере 62 500 рублей за нарушение права на объект интеллектуальной собственности, исходя из следующего.

В обоснование приведенного расчета компенсации истец представил в материалы дела лицензионный договор (неисключительная лицензия) от 11.08.2021, предоставляющий право на использование на неисключительной основе товарного знака по свидетельству № 266060 в отношении всех товаров, включенных в 8, 35 классы Международной Классификации товаров и услуг (МКТУ), заключенный между истцом и ИП ФИО1.

Согласно пункту 2.1 указанного договора, за предоставление права использования товарного знака лицензиат уплачивает лицензиару ежегодное вознаграждение в размере 750 000 рублей.

По расчету истца размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 266060 в двукратном размере составляет 62 500 рублей:

750 000 руб. / 1 товарный знак / 2 класса МКТУ / 1 способ применения / 12 месяцев * 2.

Согласно пункту 1.3 лицензионного договора от 11.08.2021 лицензиат вправе использовать товарный знак на всей территории Российской Федерации путем его размещения на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые ввозятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся с этой целью.

Как указал Верховный Суд Российской Федерации в определении от 26.01.2021 №310-ЭС20-9768, в случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства.

Руководствуясь разъяснениями, изложенными в пункте 61 постановления от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд апелляционной инстанции проанализировал условия лицензионного договора от 11.08.2021 и установил, что по указанному договору общество предоставило лицензиату право на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 266060 в отношении двух классов МКТУ, указанных в перечне регистрации товарного знака, и на всей территории Российской Федерации, а в рамках настоящего спора ответчик фактически использовал товарный знак истца только в отношении одного товара "маникюрные ножницы", относящегося к 8-му классу МКТУ и на территории одного субъекта Российской Федерации – Республики Хакасия.

С учетом установленных обстоятельств суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что размером компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 266060, соответствующим стоимости права использования, взимаемой при сравнимых обстоятельствах, является удвоенная стоимость ежемесячного вознаграждения за право использования этого знака в отношении одного класса товаров за один месяц, а именно 735 рублей 30 коп. = 2 x (750 000 / 12 (количество месяцев, в отношении которых был заключен лицензионный договор) / 2 (количество классов товаров МКТУ / 85 (количество субъектов РФ), в отношении которых предоставлялось право использование товарного знака).

С учетом изложенных обстоятельств именно такая денежная компенсация будет соотносима с условиями лицензионного договора от 11.08.2021, отвечать принципу разумности и соразмерности.

Вопреки позиции истца, с учетом фактических обстоятельств по делу и характера совершенных ответчиком нарушений оплата в размере 62 500 рублей не является ценой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование изображения способом, который использовал нарушитель.

Аналогичный подход изложен в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 31.08.2023 по делу №А12-27943/2022, в котором оценивались условия лицензионного договора от 11.08.2021, заключенного с ИП ФИО1

Истцом также заявлено о взыскании с ответчика судебных издержек в размере 8229 рублей 50 копеек, состоящих из стоимости товара в размере 100 рублей, почтовых расходов в размере 129 рублей 50 копеек, стоимости фиксации правонарушения в размере 8000 рублей

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце втором пункта 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее - Постановление № 1), при неполном (частичном) удовлетворении требований расходы на оплату услуг представителя присуждаются каждой из сторон в разумных пределах и распределяются в соответствии с правилом о пропорциональном распределении судебных расходов.

В пункте 20 Постановления № 1 отмечено, что при неполном (частичном) удовлетворении имущественных требований, подлежащих оценке, судебные издержки присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику - пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

В пункте 21 Постановления № 1 указаны категории дел, при разрешении которых положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек не подлежат применению. Дела о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в число таковых не входят.

В качества доказательства несения расходов истец представил товарный чек от 04.12.2022 на сумму 100 рублей, почтовые квитанции. Определением суда от 12.05.2023 (пункт 2) суд просил истца представить оказательства несения расходов на фиксацию правонарушения в размере 8000 рублей, однако истец доказательства несения расходов на фиксацию правонарушения в сумме 8000 рублей в материалы дела не представил.

Учитывая частичное удовлетворение исковых требований, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 1,18 руб. стоимости товара, 1,52 руб. почтовых расходов.

С учетом изложенного решение Арбитражного суда Республики Хакасия от «30» июня 2023 года по делу № А74-2619/2023 подлежит изменению в связи с неправильным применением норм материального права (пункт 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска и апелляционной жалобы относятся на сторон пропорционально удовлетворенным требованиям.

При подаче иска истцом уплачена государственная пошлина в сумме 2500 рублей платежным поручением от 13.04.2023 № 4752.

Размер государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы составляет 3000 рублей, в указанном размере государственная пошлина уплачена ответчиком платежным поручением от 03.08.2023 № 3.

Учитывая частичное удовлетворение исковых требований, расходы подлежат распределению следующим образом: за рассмотрение искового заявления судебные расходы истца по оплате государственной пошлины в сумме 29 рублей 41 копейки возлагаются на ответчика, за рассмотрение апелляционной жалобы судебные расходы ответчика в сумме 2964 рублей 71 копейки возлагаются на истца.

С учетом зачета подлежащих взысканию со сторон сумм с истца в пользу ответчика подлежат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 2935 рублей 30 копеек (2964,71 – 29,41).

Руководствуясь статьями 268, 269, 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Хакасия от «30» июня 2023 года по делу №А74-2619/2023 изменить, изложить резолютивную часть в следующей редакции.

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МонаМи» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЗИНГЕР СПБ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 735 рублей 30 копеек компенсации, 1 рубль 18 копеек стоимости товара, 1 рубль 52 копейки почтовых расходов.

В удовлетворении иска в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЗИНГЕР СПБ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «МонаМи» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 2 935 рублей 30 копеек.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Суд по интеллектуальным правам через арбитражный суд, принявший решение только по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

Н.Н. Белан