Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола секретарем судебного заседания Моторкиной К.С., рассматривает в судебном заседании, проводимом в порядке статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с использованием систем видеоконференц–связи при содействии Арбитражного суда Челябинской области (судья Скрыль С.М., секретарь судебного заседания – Лакотошь С.М.) кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «ЭСБ–Технологии» (пр–кт. Ленина, д. 3, эт. 2, каб. 1, г Челябинск, Челябинская обл., 454091, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда Челябинской области от 16.04.2019 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2019 по делу № А76-16021/2018 по иску общества с ограниченной ответственностью «ЭСБ–Технологии» к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (г. Челябинск, ОГРНИП <***>), обществу с ограниченной ответственностью «ПСО- Эволюшн» (ул. Геологов, д. 24, г. Челябинск, Челябинская обл., 454904,

ОГРН 1137451000499), индивидуальному предпринимателю Латинскому Дмитрию Григорьевичу, (г. Челябинск, ОГРНИП 315744700000622) о взыскании компенсации в размере 1 000 000 руб. и запрете незаконного использования товарного знака.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО3.

В судебное заседание явились представители:

общества с ограниченной ответственностью «ЭСБ–Технологии» – ФИО4 (по доверенности от 11.09.2019), не допущена к участию в судебном заседании в связи с непредставлением документов о высшем юридическом образовании или об ученой степени по юридической специальности;

индивидуального предпринимателя ФИО1 – ФИО5 (по доверенности от 09.06.2018 № 3);

общества с ограниченной ответственностью «ПСО-Эволюшн» – ФИО5 (по доверенности от 16.01.2019 № 10).

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ЭСБ-Технологии» (далее – общество «ЭСБ-Технологии», истец) 21.05.2018 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – предприниматель ФИО1), обществу с ограниченной ответственностью «ПСО-Эволюшн» (далее - общество «ПСО-Эволюшн»), индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее - предприниматель ФИО2), в котором просило:

- пресечь незаконные действия ответчиков, а именно: запретить ответчикам использовать товарный знак «ПЛЭН», правообладателем которого является истец, путем использования товарного знака на интернет-сайтах https://zavodpso.ru/ и https://www.pso-gk.com/, иных

интернет-сайтах, принадлежащих ответчикам, в контекстной рекламе, а также любыми иными способами в информационно- телекоммуникационной сети интернет;

- взыскать солидарно с предпринимателя ФИО1, общества «ПСО-Эволюшн», предпринимателя ФИО2 пользу общества «ЭСБ-Технологии» компенсацию за незаконное использование товарного знака № ПЛЭН» в размере 1 000 000 руб.

Определением от 25.09.2018 суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО3.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 16.04.2019 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2019 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество «ЭСБ-Технологии» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просит решение Арбитражного суда Челябинской области от 16.04.2019 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2019 отменить, направить дело на новое рассмотрение в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Общество «ЭСБ-Технологии» полагает, что суды первой и апелляционной инстанций не учли, что защита права на товарный знак предоставляется не только в случае реализации нарушителем товаров под чужим товарным знаком, но и в случае использования им товарного знака в рекламе, в том числе в сети Интернет при любых способах адресации.

Как указывает истец, выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что ответчик на сайте в описании к предлагаемой к продаже электронагревательной техники использовал слово «ПЛЭН», которое, по мнению судов первой и апелляционной инстанций, используется ответчиками «как аббревиатура, для упоминания всех пленочных лучистых электронагревателей», а также использование названия зарегистрированного товарного знака не направлено на индивидуализацию товаров ответчиков, а носит лишь информационный характер, и смешение потребителем производителей и их товарных знаков в данном случае невозможно, не основаны на нормах права.

Общество «ЭСБ-Технологии» также отмечает, что использование слова «ПЛЭН» в качестве общеупотребительного слова, описывающего определенный вид электронагревательной техники, не отменяет наличие исключительных прав истца на товарный знак.

Также заявитель кассационной жалобы считает неправомерной ссылку судов первой и апелляционной инстанций на дело № А 76-5821/15, поскольку в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривающей, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В отзывах на кассационную жалобу предприниматель ФИО1, общество «ПСО-Эволюшн» просят оспариваемые судебные акты оставить без изменения, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы.

Суд по интеллектуальным правам, обсудив доводы кассационной жалобы и отзывов на нее, выслушав представителя ответчиков, проверив в

порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения, постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, пришел к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется

без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или

однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Исходя из положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 59 - 62, 154, 162 постановления № 10, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Как следует из материалов дела и установлено судами, истец является правообладателем словесного товарного знака «ПЛЭН», зарегистрированного по свидетельству Российской Федерации № 415542 (дата приоритета 29.04.2009) в отношении товаров 11-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), а именно: «оборудование для саун; приборы отопительные электрические; радиаторы для отопления; радиаторы электрический; установки отопительные; устройства для нагрева; устройства для сушки; устройства для тепловой обработки пищевых продуктов; элементы нагревательные», а также услуг 37-го класса МКТУ «установка, наладка и ремонт отопительного оборудования»; 42-го класса МКТУ «исследования и разработка новых товаров (для третьих лиц)».

В обоснование своих требований истец указал, что ответчиками на сайте в сети Интернет по адресу https://zavodpso.ru/, а также по адресу https://www.pso-gk.com/ были размещены рекламные материалы - предложение о продаже ответчиками пленочных электронагревателей. При

этом использован принадлежащий истцу товарный знак «ПЛЕЭН», зарегистрированный для однородных товаров.

Факт осуществления ответчиками деятельности, направленной на рекламу, предложение о продаже пленочных электронагревателей путем размещения соответствующей информации на сайтах, принадлежащих ответчикам, в сети Интернет по адресу https://zavodpso.ru/, а также по адресу https://www.pso-gk.com/, подтверждается протоколами осмотра доказательств от 07.02.2018, от 07.02.2018.

Также из протоколов осмотра следует, что при указании в поисковых системах «Яндекс» и «Google» при поиске по ключевому слову «ПЛЭН» в результатах выдачи на первых страницах поисковых систем появляются сайты https://zavodpso.ru/ и https://www.pso-gk.com/.

Полагая, что совершение ответчиками действий по использованию в предпринимательской деятельности для целей рекламы и продажи пленочных электронагревателей путем размещения информации с использованием спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 415542 на сайтах по адресу: https://zavodpso.ru/, а также по адресу https://www.pso-gk.com/, влечет нарушение исключительного права истца на принадлежащий ему товарный знак, истец обратился в суд с вышеуказанными исковыми требованиями.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что обозначение «ПЛЭН» использовалось на сайтах ответчиков в информационных целях для упоминания обо всех пленочных лучистых электронагревателях, а не на товарах, которые вводятся в оборот, в силу чего невозможно смешение потребителем производителей и их товарных знаков, совпадения ключевых слов для поиска информации в сети Интернет с товарным законом при отсутствии индивидуализирующей способности спорного обозначения.

С учетом этого суд первой инстанции пришел к выводу о том, что слово «ПЛЭН» использовано ответчиком в целях наименования категории

предлагаемых к продаже пленочных лучистых электронагревателях различных производителей, но не как товарный знак истца, в связи с чем смешение товаров истца и ответчика в данном случае невозможно, а доказательств других способов использования товарного знака суду представлено не было.

Кроме того, суд первой инстанции принял во внимание, что в рамках дела № А76-5821/2015 суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что аббревиатура «ПЛЭН» означает пленочный лучистый электронагреватель и широко используется производителями пленочных электронагревателей, поэтому данные обстоятельства не доказываются вновь при рассмотрении судом данного дела в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, поддержал выводы суда первой инстанции.

Суд кассационной инстанции не может признать указанные выводы законными и обоснованными ввиду следующего.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 154 постановления № 10, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

При этом, как отмечено в абзаце третьем пункта 52 постановления № 10, при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в

административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

С учетом этого ссылка судов на то, что слово «ПЛЭН» является общеупотребимым словом (аббревиатурой), описывающим определенный вид электронагревателей, являющаяся, по существу, указанием на несоответствие данного товарного знака требованию различительной способности (подпункт 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, действовавшего на дату приоритета защищаемого товарного знака), противоречит приведенному разъяснению высшей судебной инстанции.

Проверка законности регистрации обозначения в качестве товарного знака осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности в административном (внесудебном) порядке.

Кроме того, как установлено судами (стр. 4-5 решения, стр. 4-5 постановления) при рассмотрении настоящего дела, информация о продаже пленочных лучистых электронагревателях, названных «ПЛЭН», размещена ответчиками в Интернете, причем именно в предложении о продаже товаров, что охватывается соответствующими способами осуществления исключительного права на товарный знак, предусмотренными подпунктами 4 и 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ.

С учетом этого такое использование слова «ПЛЭН» охватывается целями индивидуализации товара, а соответственно, не подпадает под разъяснение, содержащееся в пункте 157 постановления № 10.

Между тем правомочием осуществления исключительного права на товарный знак обладает в силу изложенного выше только правообладатель товарного знака либо иные лица с его согласия.

В рассматриваемом деле такое согласие истцом ответчику представлено не было.

Равно, является неправомерной ссылка судов на часть 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающую, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица, в том числе по причине того, что в рамках дела № А76-5821/2015 устанавливались иные обстоятельства, которые подтверждались иными доказательствами по делу.

Кроме того, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что при рассмотрении дела № А76-5821/2015 судами не могла быть учтена правовая позиция высшей судебной инстанции, изложенная в постановлении № 10.

Принимая во внимание изложенное, Суд по интеллектуальным правам полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 16.04.2019 по делу № А76-16021/2018 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2019 по тому же делу отменить.

Дело № А76-16021/2018 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья Лапшина И. В.

Судья Рогожин С. П. Судья Погадаев Н. Н.