Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Крымские традиции» (296505, Республика Крым, г. Саки, ул. Полтавская, д. 11, ОГРН 1169102072787) на решение Арбитражного суда Республики Крым от 19.08.2021 по делу № А83-1148/2021 и постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2021 по тому же делу,

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженого «Славица» (423800, Республика Татарстан, г. Набережные челны, Индустриальный проезд, д. 26, ОГРН 1151650004175) к обществу с ограниченной ответственностью «Крымские традиции» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Кубань-Мороженое» (350031, Краснодарский край, г. Краснодар, Березовый поселок, ул. им. Профессора Пудакова, д. 67, ОГРН 1122311014605) и индивидуального предпринимателя Тарасова Николая Васильевича (ул. Московский тракт, д. 143, корп. 2, кв. 8, гор. Тюмень, Тюменская область, 625018, ОГРНИП 318723200044547).

В судебном заседании приняли участие представитель общества с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженого «Славица» – Владимирова В.К. (доверенность от 01.09.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженого «Славица» (далее – истец, общество «Фабрика мороженого «Славица») обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Крымские традиции» (далее – ответчик, общество «Крымские традиции»), в котором просило:

-запретить использовать обозначение «Светофор», сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 764258, принадлежащим истцу, в том числе, обязав ответчика в незамедлительном порядке изъять из оборота и уничтожить за свой счёт товары, содержащие обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 764258, принадлежащим истцу; упаковку (плёнку), содержащую обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 764258, принадлежащим истцу;

-взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 764258 в размере 1 000 000 рублей.

Исковые требования мотивированы использованием ответчиком на упаковке своей продукции обозначения «Светофор» схожего до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 764258, правообладателем которого является истец, в отсутствие согласия истца на использование данного товарного знака.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Кубань-Мороженое» (далее – общество «Кубань-Мороженое», а также индивидуальный предприниматель Тарасов Николай Васильевич.

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 19.08.2021, оставленным без изменения постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2021, исковые требования удовлетворены частично, с общества с ограниченной ответственностью «Крымские традиции» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженого «Славица» взыскано 250 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, 29 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Определением от 26.01.2022 кассационная жалоба принята к производству Суда по интеллектуальным правам и назначено судебное заседание по ее рассмотрению.

В качестве оснований для отмены обжалуемых судебных актов ответчик в кассационной жалобе указывает на существенные нарушения судами норм материального и процессуального права, в связи с чем, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части взыскания с общества «Крымские традиции» в пользу общества «Фабрика мороженого «Славица» 250 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, 29 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины, принять по делу новый судебный акт которым отказать в удовлетворении заявленных истцом требований.

Так, заявитель кассационной жалобы указывает на ошибочность вывода суда о том, что соглашение от 09.07.2020 об уступки прав требований на возмещение убытков и взыскание компенсации не подлежит государственной регистрации в силу разъяснений, изложенных в пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» (далее - Постановление от 21.12.2017 № 54) и разъяснений, изложенных в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10), следовательно, соглашение от 09.07.2020 об уступке права требования на возмещение убытков и взыскании компенсации, является незаключенным и не вступившим в законную силу, в связи с чем, не создает права для истца на обращение в суд с настоящим иском.

Также ответчик полагает, что торговый знак «Светофор» и «лед фруктовый светофор» не сходны по степени смешения, а в действиях истца и третьего лица Тарасова Н.В. есть признаки злоупотребления правом.

Иные доводы заявителя кассационной жалобы сводятся к несогласию с осуществленной судами оценкой доказательств.

В отзыве на кассационную жалобу истец просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения, указывая на то, что судами первой и апелляционной инстанций были исследованы все имеющиеся в деле доказательства и установлены все имеющие существенное значение для дела обстоятельства при правильном применении норм материального и процессуального права.

От общества «Кубань-Мороженое» также поступил отзыв на кассационную жалобу, согласно которому третье лицо доводы, изложенные в кассационной жалобе ответчика поддерживает в полном объеме, просит обжалуемые судебные акты в части удовлетворения заявленных требований отменить.

В судебном заседании представитель истца возражал против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в представленном отзыве.

Представители заявителя кассационной жалобы, третьих лиц в судебное заседание не явились, о месте и времени проведения судебного заседания извещены надлежащим образом.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителей заявителя кассационной жалобы и третьих лиц в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судами первой и апелляционной инстанции норм процессуального права, нарушение которых является согласно части 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемого судебного акта, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для его отмены в связи со следующим.

Из материалов дела следует, что товарный знак «Светофор» № 764258 зарегистрирован 01.04.2019 с датой приоритета от 15.02.2017, в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; йогурт замороженный [мороженое]; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое; пищевой лед; порошки для мороженого; сорбет [мороженое].

Обращаясь с заявленными требованиями, истец указал на то, что по заказу общества «Крымские традиции» третьим лицом обществом «Кубань – Мороженое» изготавливается продукт под наименованием «Лёд Фруктовый Светофор», при этом на упаковках своей продукции ответчик использует обозначение «Светофор», что подтверждается фотографиями упаковки продукции, где ответчик указан в качестве изготовителя товара.

Полагая, что ответчик использует на упаковке изготавливаемой им продукции обозначение «Светофор», сходное до степени смешения с товарным знаком «Светофор» № 764258, правообладателем которого является общество «Фабрика мороженого «Славица», истцом в адрес ответчика направлена претензия от 05.11.2020.

Поскольку претензия истца получена ответчиком, но оставлена им без ответа, общество «Фабрика мороженого «Славица» обратилось в суд с исковым заявлением.

Рассмотрев заявленные требования и оценив представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь положениями статей 1225, 1229, 1484, 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), постановления № 10, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истцом в достаточной мере подтвержден факт незаконного использования ответчиком объекта исключительных прав истца на товарный знак путём предложения к продаже и продажи товара, изображающего соответствующий товарный знак.

Общество «Крымские традиции» в своих возражения на иск указывало на то, что у истца отсутствует право на обращение с заявленными исковыми требованиями, поскольку соглашение об уступке прав требования на возмещение убытков и взыскании компенсации от 09.07.2020 является незаключенным ввиду отсутствия факта государственной регистрации указанного соглашения, что предусмотрено разъяснениями, изложенными в пункте 70 постановления № 10.

Данные возражения ответчика, были признаны судами необоснованными ввиду следующего.

Из обжалуемых судебных актов следует, что между истцом (цессионарий) и Тарасовым Н.В. (цедент) заключено соглашение об уступке права требования на возмещение убытков и взыскании компенсации от 09.07.2020 (далее – соглашение от 09.07.2020), согласно пункту 1 которого стороны договорились о том, что цедент в период с 23.06.2020 по 24.09.2020 являлся правообладателем следующих товарных знаков:

товарный знак «Светофор» №764257, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.12.2001, в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: пищевой лёд;

товарный знак «Светофор» №764258, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.04.2019, в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; лед замороженный [мороженое]; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой (мороженое), пищевой лед; порошки для мороженого; сорбет [мороженое].

Пунктом 2 соглашения от 09.07.2020 установлено, что цедент передает, а цессионарий принимает право требования возмещения убытков о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков, принадлежащее цеденту на основании положений статьи 1515 ГК РФ ко всем лицам, нарушившим исключительные права на товарные знаки, за период, когда цедент был правообладателем товарных знаков.

Принимая во внимание указанные пункты соглашения, руководствуясь положениями пункта 10 постановления № 10, статей 1480, 1503, 1477, 1481, 1484 1491 ГК РФ, суд первой инстанции указал, что положения статьи ГК РФ не могут быть расценены как свидетельство того, что действия, совершенные до даты государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков, являются нарушением исключительного права на товарный знак, а использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак.

В данном случае суд первой инстанции указал, что датой внесения сведений о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак № 764258 является 25.09.2020.

Исходя из изложенного суд первой инстанции указал на то, что государственной регистрации, в данном случае, подлежит лишь переход исключительного права, а не весь объём уступленных по договору цессии прав, таких как право требования взыскания компенсации или убытков, в связи с чем, доводы ответчика в указанной части являются не обоснованными и подлежат отклонению.

При этом суды обратили внимание, что в своем уведомлении от 15.06.2021 Роспатент указал на то, что осуществляет государственную регистрацию распоряжений исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 1232 ГК РФ, Правилами государственной регистрации и административным регламентом. Указанные нормативные правовые акты не содержат положений, определяющих требования к соглашению об уступке права требования возмещения убытков или выплаты компенсации за незаконное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, условия и порядок регистрации такого соглашения в Роспатенте.

Ввиду изложенного, суд первой инстанции отклонил возражения ответчика о том, что соглашение от 09.07.2020 подлежит регистрации в соответствующем порядке (пункт 2 статьи 389 ГК РФ).

Исходя из указанных обстоятельств, суд первой инстанции также указал, что истец вправе требовать взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №764258, в том числе за период, когда правообладателем товарного знака был Тарасов Н.В. на основании заключенного между истцом и Тарасовым Н.В. соглашения от 09.07.2020, предметом которого является уступка права требования на возмещение убытков и взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков «Светофор» № 764257, № 764258 за период, когда цедент (Тарасов Н.В.) являлся правообладателем названных товарных знаков.

Ввиду изложенного, суд первой инстанции признал несостоятельным довод ответчика о том, что истец не являлся правообладателем товарного знака, поскольку спорный товар произведен 18.07.2020, а правообладателем товарного знака № 764258 общество «Фабрика мороженого «Славица» стало только 25.09.2020.

Суд апелляционной инстанции указанные выводы суда первой инстанции поддержал, признав также признав несостоятельными аналогичные доводы апелляционной жалобы ответчика.

Между тем Суд по интеллектуальным правам полагает, что доводы кассационной жалобы об отсутствии у истца права на обращение в суд с заявленными требованиями в связи с отсутствием факта государственной регистрации соглашения от 09.07.2022, при отсутствии в материалах дела доказательств обратного, заслуживает более детального изучения судом первой инстанции.

В силу пункта 1 статьи 1488 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права.

В силу пункта 2 статьи 1234 ГК РФ договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

Как следует из доводов кассационной жалобы и имеющейся в материалах дела копии свидетельства Федеральной службы по интеллектуальной собственности № 764258 первоначальным правообладателем товарного знака № 764258 являлся Тарасов Н.В.

Впоследствии, Тарасов Н.В. передал исключительное право на товарный знак № 764258 обществу «Фабрика мороженого «Славица» на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, государственная регистрация которого осуществлена уполномоченным органом 25.09.2020 за № РД0341998.

Вместе с тем заключенный между истцом и третьим лицом Тарасовым Н.В. договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, оставлен за пределами исследования суда первой инстанции.

Данный договор также отсутствует в материалах дела.

В то же время наличие (отсутствие) указанного договора в материалах дела является существенным обстоятельством, влияющим на правомерное разрешение заявленных исковых требований, поскольку необходимо исследование и анализ указанных в договоре положений и условий в совокупности с условиями соглашения от 09.07.2020, поскольку в данном соглашении не конкретизирован объем уступаемых обществу прав, а следовательно оно распространяется на неопределенный круг лиц.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце втором пункта 70 постановления № 10 при предоставлении третьему лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору или при передаче третьему лицу исключительного права по договору о его отчуждении право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.

Однако согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 постановления № 54 и в абзаце третьем пункта 70 постановления № 10 право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования, которое подлежит регистрации в соответствующем порядке (пункт 2 статьи 389 ГК РФ).

Из приведенных разъяснений следует, что стороны вправе заключить договор уступки требования возмещения убытков или выплаты компенсации, размер которых не установлен на момент заключения договора.

По смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ право требования правообладателем компенсации возникает с момента нарушения исключительного права, при доказанности факта правонарушения.

Исходя из данных нормативных положений для определения предмета договора уступки требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права сторонам необходимо указать в договоре исключительное право, а также обстоятельства нарушения в объеме, достаточном для удовлетворения требования о взыскании компенсации в определенном судом размере.

Из приведенных норм права и разъяснений Верховного Суда Российской Федерации следует, что требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. Правообладатель по соглашению об уступке требования может лишь один раз передать требование о выплате компенсации в отношении лица, допустившего нарушение исключительного права правообладателя исходя из определенного случая (факта) такого нарушения.

Из обжалуемых судебных актов и материалов дела следует, что согласно пункту 2 соглашения от 09.07.2020 цедент (Тарасов Н.В.) передает, а цессионарий (общество «Фабрика мороженого «Славица») принимает право требования возмещения убытков и взыскания компенсации за незаконное использование товарных знаков, принадлежащих цеденту на основании положений статьи 1515 ГК РФ ко всем лицам, нарушившим исключительные права на товарные знаки за период когда цедент был правообладателем товарных знаков.

Следовательно, в данном случае, третье лицо уступило право требования истцу не к определенному лицу, допустившему нарушение исключительного права правообладателя (правонарушителю) и определенного случая (факта) такого нарушения, а к неограниченному кругу лиц и в отношении любого случая (факта) нарушения права правообладателя.

Согласно разъяснению, содержащемуся в пункте 2 постановления № 54 договор, на основании которого производится уступка по сделке, требующей государственной регистрации, должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом. Такой договор, по общему правилу, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации (пункт 2 статьи 389, пункт 3 статьи 433 ГК РФ). Например, договор, на основании которого производится уступка требования об уплате арендных платежей по зарегистрированному договору аренды, подлежит государственной регистрации. В отсутствие регистрации указанный договор не влечет юридических последствий для третьих лиц, которые не знали и не должны были знать о его заключении, например для приобретателя арендуемого имущества.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце третьем пункта 70 Постановления от 23.04.2019 № 10 право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования, которое подлежит регистрации в соответствующем порядке.

Осуществление государственной регистрации договора уступки должно прежде всего обеспечивать уведомление всех третьих лиц об изменении существующих прав, чтобы исключить неопределенность в правах такого участника, но не являться препятствием для реализации мер защиты, предусмотренных для участников таких отношений (определения Верховного Суда Российской Федерации от 28.05.2018 № 305-ЭС17-14583 и от 24.12.2018 № 305-ЭС18-15666).

Таким образом, целью государственной регистрации договора является создание возможности для неограниченного круга лиц, не являющихся стороной сделки, узнать о существовании такого договора.

Ввиду изложенного пунктом 3 статьи 433 ГК РФ установлено, что договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

Кроме того в пункте 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» разъяснено, что по смыслу пункта 3 статьи 433 ГК РФ в отношении третьих лиц договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. В отсутствие государственной регистрации такой договор не влечет юридических последствий для третьих лиц, которые не знали и не должны были знать о его заключении. Момент заключения такого договора в отношении его сторон определяется по правилам пунктов 1 и 2 статьи 433 ГК РФ.

Таким образом, поскольку в соглашении от 09.07.2020 не определён конкретный перечень лиц и конкретный случай (факт) нарушения права правообладателя, то данное соглашение подлежит государственной регистрации на основании пункта 2 статьи 389, пункта 3 статьи 433 ГК РФ с учетом разъяснений, изложенных в Постановлениях от 23.04.2019 № 10 и от 21.12.2017 № 54 с целью осведомления неопределенного круга лиц о состоявшейся уступке прав требования на возмещение убытков и выплаты компенсации.

При таких обстоятельствах в кассационной жалобе обоснованно обращено внимание на то, что в материалы дела не представлено доказательств государственной регистрации соглашения от 09.07.2020.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, исходя из положений пункта 3 статьи 1252 и пункта 3 статьи 433 ГК РФ при отсутствии в материалах дела факта государственной регистрации соглашения от 09.07.2022, судами не проверен довод ответчика о наличии (отсутствии) у истца права на обращение в суд с данным иском с учетом того, что при предоставлении третьему лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору или при передаче третьему лицу исключительного права по договору о его отчуждении право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю, а соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения (абзац второй пункта 10 постановления №10).

Иные доводы, изложенные в кассационной жалобы не имеют правового значения для настоящего спора, поскольку не влияют на вышеизложенные выводы судов при установления факта наличия (отсутствия) у истца права на подачу соответствующих исковых требований.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть вышеизложенное, дать надлежащую оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, в том числе, возникло ли у истца право на предъявление исковых требований к ответчику, и с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Крым от 19.08.2021 по делу
№ А83-1148/2021 и постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2021 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Е.Ю. Пашкова