Гражданский кодекс часть 1

о запрете использовать в доменном имени only-xiaomi.ru обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком и о взыскании 400 000 руб. компенсации за незаконное использование в содержании доменного имени only-xiaomi.ru обозначения,

при участии в судебном заседании:

от истца – не явился, извещен надлежащим образом,

от ответчиков – представитель ФИО2 по доверенности от 29.08.2023,

У С Т А Н О В И Л:

Xiaomi Inc. обратилось в Арбитражный суд Алтайского края к ФИО1 с исковым заявлением о запрете использовать в доменном имени only-xiaomi.ru обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком и о взыскании 400 000 руб. компенсации за незаконное использование в содержании доменного имени only-xiaomi.ru обозначения.

Исковые требования обоснованы статьями 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы нарушением ответчиком исключительных прав, принадлежащих истцу, путем использования в доменном имени результатов интеллектуальной деятельности (наименования товарного знака).

Ответчик в отзыве на исковое заявление против удовлетворения исковых требований возражал, ссылаясь на прекращение им в добровольном порядке использования в доменном имени сайта обозначения, схожего с обозначением товарного знака истца, заявил о снижении размера компенсации.

Выслушав объяснения сторон, исследовав письменные материалы дела, оценив доказательства и доводы, приведенные сторонами в обоснование своих требований и возражений, суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение для дела.

Как следует из материлов дела, иностранная компания Xiaomi Inc является правообладателем исключительного права на товарный знак «XIAOMI», что подтверждается свидетельством на товарный знак № 1352685.

Указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров, в том числе в 12, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 36, 37 классе Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Таким образом, права на указанный товарный знак, в том числе право на защиту нарушенных прав, принадлежат истцу.

Общество с ограниченной ответственностью «Ай-Кью ТЕХНОЛОДЖИ» является уполномоченным лицом по защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности истца, что подтверждается доверенностью.

В процессе осуществления истцом мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» выявлено доменное имя xiaomi-barnaul.ru, в содержании которого используется обозначение, идентичное и/или сходное до степени смешения с товарным знаком истца «XIAOMI» № 1352685.

Администратором доменного имени ранее являлся ФИО1, который осуществлял администрирование доменного имени, то есть определял по своему усмотрению порядок использование домена, осуществлял организационную и техническую поддержку его функционирования, что подтверждается ответом а запрос № 1166 от 31.08.2022.

Данные факты также подтверждаются информацией на сайте АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

В соответствии с правами, делегированными Минкомсвязи АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», последний обладает полномочиями по выработке правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, аккредитации регистраторов и исследованию перспективных проектов, связанных с развитием российских доменов верхнего уровня.

В соответствии с пунктом 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах RU и РФ, утвержденных решением Координационного центра № 2011-18/81 от 05.10.2011 (ред. 16.07.2021), опубликованных по ссылке https://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru- rf.pdf?v=2 (далее – «Правила»), администратором доменного имени является лицо, на имя которого зарегистрировано доменное имя в соответствующем реестре. Администрирование – осуществление администратором прав и обязанностей, установленных Правилами. Доменное имя – символьное обозначение, предназначенное для сетевой адресации, в которой используется система доменных имен (DNS). Регистратор – юридическое лицо, аккредитованное Координатором (уполномоченным юридическим лицом, осуществляющим управление доменами .RU и/или .РФ в интересах российского и мирового интернет-сообщества и организующее функционирование Реестра) для регистрации доменных имен в доменах .RU и/или .РФ.

Согласно пункту 3.2.1. Правил регистрация доменного имени осуществляется на основании заявки пользователя при условии выполнения пользователем требований Правил и договора.

Исчерпывающий перечень причин, по которым регистратор вправе отказать в регистрации доменного имени, содержится в Правилах. Поскольку регистратор не вправе отказать в регистрации выбранного пользователем доменного имени на основаниях, не предусмотренных Правилами, пользователь (администратор) самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени.

В обоснование требований истец указал, что между истцом и ответчиком отсутствуют договорные отношения на правомерное использование ответчиком спорного товарного знака.

По мнению истца, использование ответчиком доменного имени, содержащим обозначение, идентичное и/или сходное до степени смешения с товарным знаком истца, создает для ответчика возможность привлекать потенциальных потребителей товаров и/или услуг, аналогичных тем, для которых товарному знаку предоставляется правовая охрана на территории Российской Федерации и для которых товарный знак используется самим истцом.

Кроме того, как указывает истец, регистрация ответчиком доменного имени, содержащего обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаками истца, является препятствием для истца в использовании своего товарного знака в российском сегменте сети Интернет.

Истец полагает, что неправомерным использованием доменного ответчик нарушает исключительные права истца на свободное использование товарного знака, в том числе в сети «Интернет».

Истцом в адрес ответчика направлена досудебная претензия № 8684, которая оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящими исковыми требованиями.

При визуальном сравнении товарного знака с названием доменного имени, администратором которого являлся ответчик, судом установлено, что графическое изображение совпадает до степени смешения с изображением товарного знака, правообладателем которого является истец.

Доказательства предоставления истцом ответчику прав на использование в своем доменном имени обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, в установленном порядке (наличие лицензионного соглашения и т.п.) ответчиком в материалы дела не представлено.

Таким образом, по делу доказано, что истец является правообладателем товарного знака истца «XIAOMI» № 1352685, а ответчик своими действиями нарушил исключительные права на товарный знак, принадлежащий истцу.

Суд находит иск подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям.

В статьях 1225, 1226, 1229, 1255, 1259, 1270, 1301, 1477, 1482, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплены нормы права, регламентирующие режим исключительных прав, в том числе на товарные знаки.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 159 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Согласно статье 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда.

В частности, пункт 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что размер компенсации определяется судом в пределах, установленных кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Предъявляя исковые требования о взыскании денежной компенсации за нарушение ответчиком исключительных прав, истец должен был доказать суду наличие соответствующих исключительных прав у правообладателя, факт их нарушения действиями ответчика, а также обосновать размер компенсации.

Как разъяснено в пунктах 62, 64 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В части требований о взыскании компенсации суд установил следующее.

Истцом выбран способ расчета компенсации, предусмотренный подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и заявлен размер такой компенсации в общей сумме 400 000 руб.

Ответчиком заявлено о снижении размера взыскиваемой компенсации до 20 000 руб.

Определяя размер компенсации, суд учитывает следующее.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъяснил в пунктах 62, 64 постановления от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», что при определении размера компенсации суд учитывает, в частности:

- обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике),

- характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.),

- срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации,

- наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно),

- вероятные имущественные потери правообладателя,

- являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя,

- и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истец просит взыскать компенсацию в размере 400 000 руб.

На основании оценки всех представленных доказательств суд приходит к выводу о том, что имеются правовые основания для определения размера денежной компенсации за нарушение ответчиком исключительных прав ниже заявленного истцом размера исковых требований, но выше минимального размера денежной компенсации

При определении количества нарушений исключительных прав истца, суд приходит к выводу, что ответчиком действительно допущено одно нарушение исключительных прав истца, а именно ответчик незаконное использовал в содержании доменного имени xiaomi-barnaul.ru обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком «XIAOMI».

Таким образом, ответчиком действительно допущено одно нарушение исключительных прав истца.

Минимальный размер компенсации за одно нарушение по закону составляет 10 тыс. руб.

При определении итогового размера денежной компенсации судом учитываются следующие обстоятельства:

- по мнению суда, истец не понес значительных убытков вследствие действий ответчика, доказательств реальной продажи товара не представлено, ответчиком размещено лишь название доменного имени в сети «Интернет»,

- ответчик на момент рассмотрения спора судом не является администратором доменного, после подачи истцом искового заявления ответчик добровольно прекратил свой статус администратора спорного доменного имени,

- суд принимает во внимание, что правонарушение совершено ответчиком впервые.

В материалах дела отсутствуют доказательства, что ответчик ранее привлекался к ответственности за нарушение исключительных прав.

Возможно, что ранее ответчик не знал о существовании интеллектуальной собственности, что, однако, не освобождает его от ответственности.

Вместе с тем, суд учитывает, что ответчик использовал принадлежащие истцу исключительные права достаточно длительный период времени, что также учитывается судом при определении размера компенсации.

Также судом учитываются пояснения ответчика в судебном заседании, который пояснил, что после подачи истцом искового заявления ответчик добровольно прекратил использовать обозначение, сходное с товарным знаком истца.

Таким образом, с учетом характера и последствий нарушения прав истца, всех вышеперечисленных обстоятельств, возможного размера убытков истца вследствие действий ответчика, с учетом заявленного ответчиком ходатайства о завышенном размере компенсации, а также учитывая совершение нарушения впервые, исходя из принципов справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд находит возможным взыскать с ответчика сумму компенсации в размере 20 000 руб.

Сумма взыскиваемой компенсации в размере 20 000 руб. превышает в 2 раза минимальный размер компенсации и данная сумма будет достаточной для того, чтобы возместить возможные материальные потери истца вследствие однократного нарушения его исключительных прав ответчиком, а также достаточной для того, чтобы ответчик впредь не нарушал исключительные права истца.

Поскольку ответчик добровольно прекратил использовать в доменном имени сайта обозначение спорного товарного знака и прекратил администрирование сайта, что подтверждается справкой от 13.09.2023 (л.д. 38), суд отказывает в удовлетворении требований в части запрета использовать в Доменном имени xiaomi-barnaul.ru обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком «XIAOMI».

В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Вопросы распределения судебных расходов, разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (ч. 1 ст. 112 АПК РФ).

Согласно абзацу 1 части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истцом, при подаче искового заявления была оплачена государственная пошлина в размере 17 000 руб.

С учетом частичного удовлетворения требований судебные расходы по уплате государственной пошлины, подлежат отнесению на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований в размере 6 500 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Решил:

в удовлетворении требования о запрете использовать в доменном имени only-xiaomi.ru обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком отказать.

Взыскать с ФИО1 в пользу Xiaomi Inc. 20 000 руб. компенсации, а также 6 500 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части в удовлетворении требований отказать.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья В.Н. Прохоров