Гражданский кодекс часть 1

В соответствии с частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение изготовлено 17.01.2017. Резолютивная часть решения объявлена 10.01.2017.

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи А.Г. Осадчего,

при ведении протокола и аудиопротоколирования секретарем судебного заседания А.С. Доценко,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)

индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>), Амурской торгово-промышленной палате (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о запрете использовать изображение коммерческого обозначения в своей деятельности (с учетом уточнения),

третьи лица: Управление федеральной антимонопольной службы России по Амурской области, ФИО3,

при участии в заседании:

от истца: ФИО4, паспорт, по доверенности 28АА 0547705 от 17.06.2014;

от ответчика: ФИО5, паспорт, по доверенности 28АА 0685608 от 03.11.2015; ФИО6, паспорт, по доверенности 28АА 0685608 от 03.11.2015;

Амурская торгово-промышленная палата: не явился, извещена;

УФАС России по Амурской области: не явилось, извещено;

от ФИО3: ФИО4, паспорт, по доверенности 28АА 0547705 от 17.06.2014,

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратился индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – ИП ФИО7, истец) с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 и Амурской торгово-промышленной палате (далее – ИП ФИО2, Амурская ТПП, ответчики), в котором просил:

– признать недействительным свидетельство №0009 о внесении в реестр коммерческих обозначений предприятий и предпринимателей Амурской области при Амурской торгово-промышленной палате, выданное Амурской торгово-промышленной палатой предпринимателю ФИО2 О.В. и обязать Амурскую торгово-промышленную палату аннулировать указанное выше свидетельство;

– запретить предпринимателю ФИО2 О.В. использовать изображения коммерческого обозначения F?BI?NI, FABIANI, MADDOX, MADDOX& FABIANI в своей деятельности, в том числе путем размещения на внутренних документах, печатях, вывесках, бланках, в счетах, упаковках, объявлениях, рекламе, в сети Интернет (в том числе в доменном имени) и иной документации и рекламной продукции;

– запретить предпринимателю ФИО2 О.В. осуществлять продажу предметов, имеющих этикетки, бирки, иные средства индивидуализации и информацию с размещенными на них товарными знаками F?BI?NI, FABIANI, MADDOX, MADDOX& FABIANI.

Требования истца обоснованы незаконными действиями ИП ФИО2 по использованию в своей деятельности товарных знаков F?BI?NI, FABIANI, MADDOX, MADDOX& FABIANI, правообладателем которых является Торгово-промышленное туристическое текстильное ООО «Эбру Дери», и действиями Независимой негосударственной некоммерческой организации «Амурская торгово-промышленная палата» по выдаче свидетельства о внесении в Реестр коммерческих обозначений предприятий и предпринимателей Амурской области при Амурской торгово-промышленной палате №0009 от 29.12.2009. На основании лицензионного договора от 16.12.2013 истец вправе использовать товарные знаки F?BI?NI, FABIANI, MADDOX, MADDOX& FABIANI в пределах Амурской области.

Решением Арбитражного суда Амурской области от 22.01.2015, оставленным без изменения Постановлением Шестого Арбитражного апелляционного суда от 22.04.2015, исковые требования удовлетворены в части:

– признано недействительным выданное независимой негосударственной некоммерческой организацией «Амурская торгово-промышленная палата» свидетельство о внесении в Реестр коммерческих обозначений предприятий и предпринимателей Амурской области при Амурской торгово-промышленной палате №0009 на имя индивидуального предпринимателя ФИО2;

– на независимую негосударственную некоммерческую организацию «Амурская торгово-промышленная палата» возложена обязанность аннулировать выданное ранее индивидуальному предпринимателю ФИО2 свидетельство о внесении в Реестр коммерческих обозначений предприятий и предпринимателей Амурской области при Амурской торгово-промышленной палате №0009, исключив их из реестра коммерческих обозначений;

– запрещено индивидуальному предпринимателю ФИО2 (использовать изображения коммерческого обозначения F?BI?NI, FABIANI, в своей деятельности, в том числе путем размещения на внутренних документах, печатях, вывесках, бланках, в счетах, упаковках, объявлениях, рекламе и иной документации и рекламной продукции.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2015 решение Арбитражного суда Амурской области от 22.01.2015 по делу №А04-7189/2014 и постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 22.04.2015 отменены; прекращено производство по делу в части требования о признании недействительным свидетельства №0009 Амурской торгово-промышленной палаты о внесении в реестр коммерческих обозначений предприятий и предпринимателей Амурской области, выданного предпринимателю ФИО2 О.В. и обязании Амурской торгово-промышленной палаты аннулировать указанное свидетельство; в остальной части дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Амурской области.

При новом рассмотрении представитель истца уточнил исковые требования и изменил основание иска, на основании статьи 1539 ГК РФ просил:

– запретить индивидуальному предпринимателю ФИО2 использовать на территории Амурской области Российской Федерации изображение коммерческого обозначения F?BI?NI, FABIANI, в своей деятельности, в том числе путем размещения на внутренних документах, печатях, вывесках, бланках, в счетах, упаковках, объявлениях, рекламе и иной документации и рекламной продукции в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем ФИО1: розничная торговля изделиями из меха, розничная торговля мужской, женской и детской одеждой и реклама верхней одежды.

Уточнения приняты судом к рассмотрению по правилам статьи 49 АПК РФ.

Определением Арбитражного суда Амурской области от 19.11.2015 по новым обстоятельствам отменено определение Арбитражного суда Амурской области по делу №А04-7189/2014 от 14.07.2015 о распределении судебных расходов, вопрос о распределении судебных расходов по заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 будет разрешен при рассмотрении дела по существу.

Решением Арбитражного суда Амурской области от 18.01.2016, оставленным без изменения Постановлением Шестого Арбитражного апелляционного суда от 01.06.2016, уточненные исковые требования удовлетворены, индивидуальному предпринимателю ФИО2 запрещено использовать на территории Амурской области Российской Федерации изображение коммерческого обозначения F?BI?NI, FABIANI, в своей деятельности, в том числе путем размещения на внутренних документах, печатях, вывесках, бланках, в счетах, упаковках, объявлениях, рекламе и иной документации и рекламной продукции в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем ФИО1: розничная торговля изделиями из меха, розничная торговля мужской, женской и детской одеждой и реклама верхней одежды.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.09.2016 решение Арбитражного суда Амурской области от 18.01.2016 по делу №А04-7189/2014 и постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2016 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Амурской области.

Определением от 11.10.2016 суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО3.

Уточненные исковые требования истец обосновал тем, что с января 2006 года истец пользуется коммерческим обозначением FABIANI, которое до степени смешения схоже с коммерческим обозначением F?BI?NI. При этом ответчик указанное коммерческое обозначение F?BI?NI или FABIANI стал использовать значительно позже, следовательно, преимущественное право на использование коммерческого обозначения F?BI?NI или FABIANI принадлежит истцу.

В судебном заседании 10.01.2017 представитель истца на уточненных при повторном рассмотрении дела исковых требованиях настаивал, привел доводы, изложенные в уточненном заявлении; представил дополнительные документы для приобщения к материалам дела.

Представители ответчика в настоящем судебном заседании возражали против удовлетворения уточненного требования, привели доводы, изложенные в отзыве, просили в иске отказать в связи со злоупотреблением истцом принадлежащих ему прав, поскольку датой начала использования спорного коммерческого обозначения ответчиком является 01.04.2006, что установлено решением Арбитражного суда Амурской области от 08.05.2015 по делу №А04-1682/2015. Данное обстоятельство также подтверждается информационным письмом генерального директора ООО «МЕГА-ЦЕНТР» от 05.11.2015 и информационным письмом генерального директора ООО «ТРЦ МЕГА» от 01.12.2016. При этом непрерывность использования ответчиком коммерческого обозначения F?BI?NI с 2006 года подтверждается статьей в журнале «Женский магазин» осень-зима 2006/2007. Кроме того, ответчиком заявлено о пропуске истцом срока исковой давности.

Представитель ФИО3 в заседании поддержал позицию истца.

Амурская торгово-промышленная палата в заседание не явилась, о времени и месте проведения заседания извещена в порядке статьи 123 АПК РФ, в ранее представленном отзыве сообщила, что в ответ на заявление ИП ФИО2 29.12.2012 Амурской торгово-промышленной палатой было выдано свидетельство №009, подтверждающее непрерывность использования коммерческого обозначения F?BI?NI, используемого для индивидуализации принадлежащего индивидуальному предпринимателю ФИО2 О.В. торгового предприятия – магазина по розничной продаже одежды. В подтверждение факта использования коммерческого обозначения ИП ФИО2 были представлены соответствующие документы: образцы рекламной продукции, визитные карточки и рекламные материалы, договор №670 аренды нежилого помещения от 17.12.2012. На основании представленных документов срок действия свидетельства был продлен до 29.12.2015.

УФАС по Амурской области в заседание не явилось, о времени и месте проведения заседания извещено в порядке статьи 123 АПК РФ, ранее направило в суд отзывы, согласно которым вновь заявленные истцом требования удовлетворены быть не могут, поскольку истцом произведено одновременно изменение как оснований, так и предмета исковых требований.

Дело рассматривается в судебном заседании по правилам статьи 156 АПК РФ в отсутствие Амурской торгово-промышленная палаты, УФАС по Амурской области.

Заслушав пояснение лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела с учетом указаний суда кассационной инстанции, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, 29.12.2012 Амурской Торгово-промышленной палатой ИП ФИО2 выдано свидетельство №009 о внесении в Реестр коммерческих обозначений предприятий и предпринимателей Амурской области коммерческого обозначения «F?BI?NI».

В соответствии с выпиской из ЕГРИП от 14.10.2014 ИП ФИО7 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 13.01.1997 и осуществляет следующие виды деятельности по кодам ОКВЭД: 52.42.1 – розничная торговля мужской, женской и детской одеждой, 52.42.3 – розничная торговля изделиями из меха, 52.6 – розничная торговля вне магазинов.

В соответствии с выпиской из ЕГРИП от 14.10.2014 ИП ФИО2 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 28.02.1996 и осуществляет следующие виды деятельности по кодам ОКВЭД: 52.42.1 – розничная торговля мужской, женской и детской одеждой, 52.42.3 – розничная торговля изделиями из меха.

Как указывает истец, ИП Гамбург осуществляет розничную торговлю верхней одеждой и аксессуарами с использованием в своей деятельности коммерческого обозначения «FABIANI» («F?BI?NI»). Посчитав, что действия ответчика по использованию ответчиком при осуществлении предпринимательской деятельности коммерческого обозначения «F?BI?NI» нарушают возникшее ранее исключительное право ИП ФИО7 на использование коммерческого обозначения FABIANI, истец обратилась в суд с настоящим иском (с учетом изменения основания исковых требований).

В подтверждение фактов нарушения исключительных прав на коммерческое обозначение FABIANI истцом в материалы дела представлены: копии товарных чеков ИП ФИО2 торговый центр «Мега», 2 этаж, секция 205 (№592 от 09.05.2013, №327 от 09.07.2014); визитная карточка (визитка) салона меха и кожи «FABIANI» в ТЦ «Мега», 2 этаж, секция 205; рекламные издания за сентябрь, октябрь, ноябрь 2014 года журнала «Дорогое удовольствие», содержащие рекламу салона меха и кожи «F?BI?NI» в ТЦ «Мега», 2 этаж, секция 205; полиэтиленовые пакеты с изображением товарных знаков «FABIANI», «F?BI?NI».

В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг предприятий, которым предоставляется правовая охрана, являются, в том числе, фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения.

Согласно статье 1538 Гражданского кодекса РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц. Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий.

Таким образом, под коммерческим обозначением понимается символ, не являющийся фирменным наименованием, используемый субъектом предпринимательской деятельности в целях индивидуализации своего торгового, промышленного или иного предприятия как имущественного комплекса, подлежащий правовой охране в силу известности на определенной территории, не требующий регистрации в специальном реестре.

В силу норм статьи 1539 Гражданского кодекса РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом, в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках в счетах и на иной документации и т.д., если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 2 статьи 1539 Гражданского кодекса РФ не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности, обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее. Лицо, нарушившее указанные выше правила, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки (пункт 3 той же статьи).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно.

В случае, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации принадлежит нескольким лицам совместно, каждый из правообладателей может использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению, если ГК РФ или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное.

Не имеет значения, кто из сторон данного спора был зарегистрирован первым в качестве индивидуального предпринимателя, поскольку исключительное право на коммерческое обозначение не возникает автоматически в результате регистрации субъекта предпринимательской деятельности. Для того, чтобы констатировать возникновение у определенного лица исключительного права на коммерческое обозначение, должны быть установлены факты употребления правообладателем коммерческого обозначения для индивидуализации своего предприятия и известности такого обозначения потребителям в пределах определенной территории. При этом в силу пункта 2 статьи 1540 Гражданского кодекса РФ исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Согласно разъяснениям Пленумов Верховного Суда РФ и ВАС РФ, содержащимся в постановлении №5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (абзац 3 пункта 64).

В качестве доказательств начала использования коммерческого обозначения «FABIANI» с апреля 2006 года (15.04.2006) ИП ФИО7 в материалы дела представлены следующие документы: договор №125 аренды нежилого помещения от 15.04.2006, заключенный с ООО «МЕГА-ЦЕНТР» (ТРЦ МЕГА, секция №205); договор №06/13 от 14.04.2006 на изготовление светового короба (вывески) «FABIANI», заключенный с ИП ФИО8; договор №004 от 09.01.2006 на изготовление и размещение рекламного материала «FABIANI» и «F?BI?NI» в телеэфире на частоте 27 ТВК, заключенный с ООО «Редакция телекомпании Альфа-канал», эфирная справка телеканала ТНТ-Благовещенск (27 ТВК); договор №28 на изготовление рекламной продукции от 25.05.2006 (плакаты, фотопечать, гравировка, фризы), заключенный с ИП ФИО9.

На то, что с апреля 2006 года (15.04.2006) в ТРЦ МЕГА в секции №205 осуществляется деятельность по реализации верхней одежды под обозначением «FABIANI» указывают: письмо генерального директора ООО «МЕГА-ЦЕНТР» от 05.11.2015 и справка «Азиатско-Тихоокеанский Банк» ОАО №007/2-1711/27 от 17.11.2015.

Таким образом, в арендуемом ИП ФИО7 помещении по договору №125 аренды нежилого помещения от 15.04.2006 (ТРЦ МЕГА, секция №205), с момента его принятия в аренду осуществлялась реализация верхней одежды под обозначением «FABIANI», что в последующем нашло свое отражение в договоре №274 аренды нежилого помещения (ТРЦ МЕГА, секция №205), заключенном между ИП ФИО7 и ООО «МЕГА-ЦЕНТР» 15.03.2007.

Непрерывность использования истцом коммерческого обозначения «FABIANI» и «F?BI?NI» подтверждается следующими документами: договором (на изготовление вывески) № 06/13 от 14.04.2006; договором (на изготовление рекламной продукции) №28 от 25.05.2006; договорами на изготовление и размещение рекламного материала: №007 от 11.01.2007, б/н от 31.12.2007, №001 от 10.01.2008, б/н от 26.12.2008, б/н от 28.12.2009, б/н от 27.12.2010, б/н от 29.12.2011, б/н от 24.12.2012, б/н от 11.01.2013, №684 от 15.01.2014, б/н от 22.12.2014, б/н от 18.12.2015; договорами аренды нежилого помещения с приложениями к ним: №274 от 15.03.2007, №43 от 01.10.2007, № 167 от 01.09.2008, №287 от 01.08.2009, №399 от 01.07.2010, №494 от 01.01.2011, №599 от 01.01.2012, №755 от 01.11.2013, №858 от 01.10.2014, №1073 от 01.07.2015, №1185 от 01.06.2016.

Предпринимателем ФИО2 в качестве доказательств, подтверждающих использование ответчиком спорного коммерческого обозначения, представлены: счета-проформы от 17.10.2005 и от 14.01.2006; фотоснимки; журнал «Женский магазин» осень-зима 2006/2007 №9; договор на изготовление и размещение рекламы б/н от 12.01.2006, заключенный между ООО «АРТ-Город и ИП ФИО2; справка «Азиатско-Тихоокеанский Банк» ОАО от 17.11.2015; письма Торгового центра «Мега» б/н от 05.11.2015, б/н от 08.12.2015, б/н от 01.12.2016; решение Арбитражного суда Амурской области от 08.05.2015 №А04-1682/2015.

Суд, исследовав поименованные документы, не принимает их в качестве надлежащих доказательств начала деятельности ИП ФИО2 с апреля 2006 года (15.04.2006) в секции №205 ТРЦ «МЕГА» в силу следующего.

Счета-проформы от 17.10.2005 и от 14.01.2006 о приобретении верхней одежды у дистрибьютора «FABIANI СО, LTD…», расположенного в КНР, свидетельствуют об использовании спорного коммерческого обозначения иностранной компанией, а не самим ответчиком, и не подтверждают приобретение данной одежды для реализации ИП ФИО2 именно в ТРЦ МЕГА в секции №205.

Представленные фотоснимки не имеют даты, а также отражения вывески, подтверждающей ведение деятельности ИП ФИО2 в секции 205 ТРЦ МЕГА.

Журнал «Женский магазин» осень-зима 2006/2007 №9 не имеет даты издания и тиража, что не подтверждает его выхода для всеобщего ознакомления. Кроме того, на обложке издания указано «осень-зима 2006/2007 №9», из чего следует вывод, что ответчиком спорное коммерческое обозначение могло быть использовано не ранее сентября 2006 года.

Договор на изготовление и размещение рекламы, заключен 12.01.2006, в связи с чем не может быть принят в качестве доказательства начала деятельности ответчика с апреля 2006 года, а также не содержит сведений о виде рекламных сообщений и не доказывает рекламу в части обозначения F?BI?NI/FABIANI, как и факт использования спорного коммерческого обозначения ответчиком.

Решение Арбитражного суда Амурской области от 08.05.2015 №А04-1682/2015 не имеет преюдициального значения при рассмотрения настоящего дела, поскольку ни истец, ни ответчик по настоящему делу не являлись лицами, участвующими в деле №А04-1682/2015, а предметом рассмотрения суда по делу №А04-1682/2015 не являлось установление даты приоритета на спорное коммерческое обозначение.

К сведениям о том, что ИП ФИО7 и ИП ФИО2 совместно осуществляют деятельность в секции №205 ТРЦ МЕГА, содержащимся в справке «Азиатско-Тихоокеанский Банк» ОАО от 17.11.2015 и письмах Торгового центра «Мега» б/н от 05.11.2015, б/н от 08.12.2015, б/н от 01.12.2016, суд относится критически, поскольку сведения в данной части иными материалами дела не подтверждаются. Кроме того, в поименованных документах не указан источник сведений о том, что ИП ФИО7 и ИП ФИО2 совместно осуществляют деятельность в секции №205 ТРЦ МЕГА, и что именно ИП Гамбург осуществляла продажу верхней женской одежды, а, например, не предоставляла ее под реализацию ИП ФИО7. При этом кассовые, товарные чеки, подтверждающие реализацию ИП ФИО2 верхней женской одежды в 2006 году в секции №205 ТРЦ МЕГА, в материалы дела не представлены.

С целью установления источника получения информации о ведении совместной деятельности истца и ответчика, суд определением от 09.11.2016 вызвал в судебное заседание в качестве свидетеля генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Мега-Центр» ФИО10, выдавшего письмо б/н от 05.11.2015 и б/н от 08.12.2015, однако свидетель в судебное заседание не явился.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчиком не представлено надлежащих доказательств, подтверждающих совместное ведение с истцом предпринимательской деятельности в ТРЦ МЕГА в секции №205, с использованием спорного коммерческого обозначения начиная с апреля 2006 года (15.04.2006), в том числе, заключенный между предпринимателями договор о совместной деятельности.

Истцом, напротив, в материалы дела представлены доказательства, подтверждающие использование при осуществлении деятельности коммерческого обозначения «FABIANI» с 15.04.2006 и непрерывно до настоящего времени.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 №122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованными обозначениями следует исходить из норм Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 №32 (в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ применяемых в части, не противоречащей четвертой части Гражданского кодекса, далее – Правила), нашедших свое отражение в Правилах, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482.

Согласно абзацу 6 пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197 (далее – Методические рекомендации), если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

При определении сходства обозначений исследуются звуковое, графическое и смысловое сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в обозначении.

Согласно подпункту «б» пункта 14.4.2.2 Правил смысловое сходство определяют на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей, совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Согласно подпункту «а» пункта 14.4.2.2 Правил звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Словесный элемент «F?BI?NI», используемый ответчиком, является тождественным словесному элементу «FABIANI», используемому истцом. При этом словесный элемент «FABIANI» сравниваемых обозначений является самостоятельным индивидуализирующим элементом, на который падает логическое ударение, в связи с чем, суд приходит к выводу о наличии сходства указанных обозначений, а также наличии опасности их смешения в видении потребителя.

Так, по результатам проведенного на сайте Амурского УФАС России опроса общественного мнения, в рамках дела №А-14/82 2013 о нарушении антимонопольного законодательства, возбужденного Федеральной антимонопольной службой по Амурской области, было установлено, что, по мнению большинства потребителей (79%), товарные марки «Fabiani, FABIANI, F?BI?NI, MADDOX&FABIANI» являются сходными и складывается впечатление, что это одна и та же торговая марка.

Согласно правовой позиции, сформулированной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 №2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак (коммерческое обозначение) воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке (коммерческом обозначении), но полагает, что оба товарных знака (коммерческих обозначения) принадлежат одному и тому же предприятию.

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу о наличии сходства до степени смешения коммерческого обозначения «F?BI?NI», используемого ИП ФИО2 и обозначения «FABIANI», используемого ИП ФИО7.

Довод ответчиков о неоднородности оказываемых предпринимателями услуг, суд считает несостоятельным.

Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Как следует из пункта 14.4.3. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

С учетом этого судебной практикой выработан подход, в соответствии с которым при установлении однородности товаров (услуг) суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров (услуг), их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров (услуг).

При установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.).

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В целом услуги существуют не сами по себе, а предназначены для определенного вида деятельности. Так, например, услуга «магазины розничной продажи одежды» предназначена для реализации конкретного товара – одежды.

В связи с этим, в пункте 3.5 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 отмечено, что однородными между собой могут быть признаны товары и услуги: например, «программы для компьютеров» (9 класс МКТУ) и «составление программ для компьютеров» (42 класс МКТУ); «одежда» (25 класс МКТУ) и «пошив одежды» (40 класс МКТУ); «очки (оптика)» (9 класс МКТУ) и «услуги оптиков» (44 класс МКТУ); «издания печатные», «продукция печатная» (16 класс МКТУ) и «полиграфия», «печать офсетная» (40 класс МКТУ), «издание книг» (41 класс МКТУ).

Согласно выпискам из ЕГРИП от 14.10.2014 и ИП ФИО7 и ИП Гамбург осуществляют следующие виды деятельности по кодам ОКВЭД: 52.42.1 – розничная торговля мужской, женской и детской одеждой, 52.42.3 – розничная торговля изделиями из меха.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

На общеизвестность коммерческого обозначения «FABIANI» в качестве обозначения предприятия по реализации верхней одежды на территории Амурской области указывает информация, содержащаяся в жалобе ФИО11 в Управление федеральной антимонопольной службы России по Амурской области, выводы в решении №02-6004 от 14.11.2014 УФАС России по Амурской области, а также действия ИП ФИО2 по регистрации коммерческого обозначения «F?BI?NI» в целях ведения предпринимательской деятельности.

Так, в решении УФАС России по Амурской области №02-6004 от 14.11.2014 содержатся выводы о том, что действия ИП ФИО2 по использованию обозначения «FABIANI» при продаже ФИО12 кожаных курток, ввели в заблуждение в отношении, в том числе, продавца курток.

В жалобе ФИО11 указывает, что ИП ФИО7, своими действиями по реализации товара, в котором был выявлен недостаток, нарушает не только права потребителя, но и в дальнейшем оказывает недоверие к другим лицам, осуществляющим реализацию сертифицированного товара бренда «ФАБИАНИ» на территории Амурской области.

На момент подачи жалобы ФИО11 на территории Амурской области осуществляли предпринимательскую деятельность под коммерческим обозначением «F?BI?NI/FABIANI» ИП ФИО7, ИП ФИО2 и ИП ФИО7, соответственно, что подтверждается материалами дела.

При этом ИП ФИО2, зная об общеизвестности обозначения «FABIANI» на территории Амурской области (осуществляя впоследствии деятельность по продаже верней одежды в секции №205 ТРЦ МЕГА), обратилась в Амурскую торгово-промышленную палату с заявлением о регистрации коммерческого обозначения «F?BI?NI», сходного до степени смешения с коммерческим обозначением «FABIANI», используемым ИП ФИО7.

В силу пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего коммерческое обозначение, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию коммерческого обозначения законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации оказываемых услуг без регистрации в качестве коммерческого обозначения, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Из вышеуказанного следует, что регистрация ИП ФИО2 коммерческого обозначения «F?BI?NI», сходного до степени смешения с коммерческим обозначением «FABIANI», используемым ИП ФИО7 с 15.04.2006, обусловлено именно общеизвестностью такого обозначения на территории Амурской области в качестве индивидуализации услуг по продаже верхней одежды.

Учитывая установленные при повторном рассмотрении дела обстоятельства, суд считает обоснованными уточненные требования ИП ФИО7 о запрете ИП ФИО2 использовать на территории Амурской области Российской Федерации изображение коммерческого обозначения F?BI?NI/FABIANI, в своей деятельности, в том числе путем размещения на внутренних документах, печатях, вывесках, бланках, в счетах, упаковках, объявлениях, рекламе и иной документации и рекламной продукции в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем ФИО1: розничная торговля изделиями из меха, розничная торговля мужской, женской и детской одеждой и реклама верхней одежды.

Ответчиком также было поддержано заявление о пропуске истцом срока исковой давности для защиты нарушенного права. Рассмотрев данное заявление, суд считает его не обоснованным на основании следующего.

Исходя из положений статьи 1225 Гражданского кодекса РФ коммерческие обозначения являются интеллектуальной собственностью, которая охраняется законом.

Согласно статье 304 Гражданского кодекса РФ собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

Поскольку истец является законным правообладателем спорного коммерческого обозначения, то есть его собственником, суд приходит к выводу о возможности применения положений статьи 208 Гражданского кодекса РФ, согласно которой исковая давность не распространяется на требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (статья 304 Гражданского кодекса РФ).

Ссылку ответчика на отсутствие у истца права на защиту товарного знака не имеют правового значения в связи с изменением истцом основания исковых требований.

ИП ФИО7 также заявлено о взыскании судебных расходов в сумме 257 620 руб., из них расходы на оплату услуг представителя в размере 200 000 руб. по договору оказания юридических услуг № 51/14 от 14.07.2014, расходы на проведение досудебной экспертизы товарного знака в сумме 50 000 руб. и расходы на проезд в размере 7620 руб.

Согласно части 2 статьи 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

По смыслу названной нормы разумные пределы расходов являются оценочной категорией, четкие критерии их определения применительно к тем или иным категориям дел не предусматриваются. В каждом конкретном случае суд вправе определить такие пределы с учетом обстоятельств дела, сложности и продолжительности судебного разбирательства, сложившегося в данной местности уровня оплаты услуг адвокатов по представлению интересов доверителей в арбитражном процессе.

Из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 21.12.2004 N 454-О, следует, что обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя, и тем самым - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации. Именно поэтому в части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации речь идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле.

Пунктом 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 №121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах» предусмотрено, что лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность. Вместе с тем, если сумма заявленного требования явно превышает разумные пределы, а другая сторона не возражает против их чрезмерности, суд в отсутствие доказательств разумности расходов, представленных заявителем, в соответствии с частью 2 статьи 110 АПК РФ возмещает такие расходы в разумных, по его мнению, пределах.

Таким образом, статья 110 АПК РФ предоставляет арбитражному суду право уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов по оплате услуг представителя, и при отсутствии представленных другой стороной доказательств чрезмерности таких расходов, при условии, что суд признает эти расходы неразумными в силу конкретных обстоятельств дела.

При этом арбитражный суд в силу части 2 статьи 7 АПК РФ должен обеспечивать равную судебную защиту прав и законных интересов лиц, участвующих в деле. Следовательно, суд обязан создавать условия, при которых соблюдался бы необходимый баланс процессуальных прав и обязанностей сторон.

Критериями определения разумных пределов расходов на оплату услуг представителя согласно разъяснениям, изложенным в пункте 20 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 №82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», являются нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела.

При оценке юридической сложности спора необходимо обращать внимание на объем судебной практики по данной категории споров, объем доказательственной базы по конкретному делу, количество судебных заседаний, продолжительность подготовки к рассмотрению дела.

Доказательства, подтверждающие разумность расходов на оплату услуг представителя, представляет сторона, требующая возмещения указанных расходов (статья 65 АПК РФ).

В подтверждение факта несения ИП ФИО7 расходов на оплату услуг представителя в сумме 200 000 руб. в материалы дела представлены: договор на оказание юридических услуг №51/14 от 14.07.2014, заключенный ИП ФИО7 (заказчик) с ИП ФИО4 (исполнитель); дополнительное соглашение от 29.01.2015; акт выполненных работ от 22.04.2015; приходный кассовый ордер №15014 от 30.01.2015 на сумму 200 000 руб.

Изучив представленные доказательства понесенных расходов и оценив количество труда и времени, которые затратил представитель на оказание истцу юридической помощи при повторном рассмотрении дела; сложность дела, доказательственную базу по делу; позицию ответчика, оспаривавшего исковые требования; объем подготовленных представителем материалов; учитывая решение Совета Адвокатской палаты Амурской области от 25.05.2012; стоимость оплаты услуг адвокатов по аналогичным делам; баланс интересов лиц, участвующих в деле, суд приходит к выводу об обоснованности требования о взыскании расходов на оплату услуг представителя в размере 70 000 руб. В остальной части требование не подлежит удовлетворению в связи со снижением его размера.

В качестве доказательств несения ИП ФИО7 расходов на проезд его представителя к месту рассмотрения дела в Шестом арбитражном апелляционном суде в общей сумме 7620 руб., заявителем в материалы дела представлены: проездные железнодорожные билеты ТН2010451 908757 на имя ФИО4 отправлением 14.04.2015 Благовещенск-Хабаровск, ТН2010451 908758 на имя ФИО4 отправлением 15.04.2015 Хабаровск-Благовещенск; квитанции об уплате комиссионного сбора от 14.04.2015 на сумму 400 руб.

Таким образом, сумму транспортных расходов в размере 7620 руб. суд, с учетом подтверждения факта понесения данных расходов, признает обоснованной и подлежащей удовлетворению.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчиков расходов на проведение экспертизы товарного знака в сумме 50 000 руб. (экспертное заключение №058/1 от 28.12.2014).

В соответствии со статьей 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Оценив имеющиеся в материале дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд пришел к выводу о том, что расходы на проведение экспертизы товарного знака не входят в категорию судебных расходов.

Указанное заключение было представлено в материалы дела по инициативе истца, оснований для проведения судебной экспертизы, с учетом категории рассматриваемого спора по настоящему делу не имелось. Экспертиза в ходе судебного разбирательства судом не назначалась.

Поскольку законодательством не предусмотрено обязательное проведение экспертизы по данной категории споров, постольку расходы истца на изготовление экспертного заключения не являлись необходимыми, а потому не подлежат возмещению в качестве судебных расходов.

Заявление ИП ФИО2 О.В. о распределении судебных расходов в сумме 384 984 руб. удовлетворению не подлежит в связи с удовлетворением уточненных требований ИП ФИО7.

Государственная пошлина по иску в силу пункта 4 части 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции, действующей до 01.01.2015 – на момент предъявления иска в суд), исходя из уточненных требований, составляет 4000 руб.

При обращении в суд истцом была уплачена государственная пошлина в размере 16 000 (чек-ордер от 10.10.2014 на сумму 4000 руб., чек-ордер от 07.11.2014 на сумму 12 000 руб.).

На основании статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины в размере 4000 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Излишне уплаченная госпошлина в сумме 12 000 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета (статья 104 АПК РФ, статья 333.40 Налогового кодекса РФ).

Расходы по уплате госпошлины в сумме 12 000 руб. за подачу апелляционных и кассационных жалоб относятся за заявителя жалоб – ИП ФИО2.

Госпошлина, уплаченная Амурской торгово-промышленной палатой по платежному поручению №32 от 17.02.2015 за рассмотрение апелляционной жалобы в сумме 3000 руб. подлежит возврату заявителю, в связи с прекращением производства по делу в отношении указанного ответчика.

Руководствуясь статьями 104, 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

запретить индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) использовать на территории Амурской области Российской Федерации изображение коммерческого обозначения F?BI?NI/FABIANI, в своей деятельности, в том числе путем размещения на внутренних документах, печатях, вывесках, бланках, в счетах, упаковках, объявлениях, рекламе и иной документации и рекламной продукции в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>): розничная торговля изделиями из меха, розничная торговля мужской, женской и детской одеждой и реклама верхней одежды.

Взыскать индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 4000 руб., а также судебные расходы на оплату услуг представителя и расходы на проезд в размере 77 620 руб.

В остальной части во взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) отказать.

Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) из федерального бюджета государственную пошлину, уплаченную по чеку-ордеру от 07.11.2014, в размере 12 000 руб.

Отказать индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) в удовлетворении заявления о взыскании судебных расходов в размере 384 984 руб.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционных и кассационных жалоб отнести на индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>).

Возвратить Амурской торгово-промышленной палате (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину, уплаченную по платежному поручению №32 от 17.02.2015 за рассмотрение апелляционной жалобы, в размере 3000 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья А.Г. Осадчий