Гражданский кодекс часть 1

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Фаворит», г. Новосибирск,

об изъятии из оборота и уничтожении контрафактного товара, о взыскании 1 000 000 руб. компенсации за использование товарного знака,

при участии:

от истца – ФИО1, представителя по доверенности № Д/ОР-14/121229 от 29.12.2012, паспорт;

от ответчика – ФИО2, представителя по доверенности от 16.01.2013, удостоверение адвоката;

от 3-го лица – не явились,

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Обувь России» обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с исковыми требованиями к обществу с ограниченной ответственностью «Гермес» об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика контрафактных товаров; взыскании 1 000 000 руб. компенсации.

Исковые требования обоснованы статьями 12, 1229, 1252, 1477, 1481, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы тем, что ответчик нарушает исключительное право истца на использование товарного знака, распространяя товары, маркированные тождественным товарным знаком.

Определением суда от 25.09.2013 дело принято судом к производству, предварительное судебное заседание назначено на 07.11.2013.

Определением суда от 07.11.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Фаворит», г. Новосибирск, судебное разбирательство назначено на 19.12.2013., а затем отложено на 21.01.2014.

Третье лицо, извещенное в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) о времени и месте рассмотрения дела, явку полномочных представителей в судебное заседание не обеспечило.

На основании части 5 статьи 156 АПК РФ суд проводит судебное заседание в его отсутствие.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования по основаниям, указанным в иске.

В судебном заседании представитель истца обратился к суду с ходатайством об отказе от требований в части изъятия из оборота и уничтожении за счет ответчика контрафактных товаров.

Рассмотрев ходатайство истца об отказе от иска в части требования об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика контрафактных товаров, суд пришел к следующим выводам.

Согласно части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Суд первой инстанции, установил полномочие лица, подписавшего отказ от иска, а также отсутствие нарушения прав других лиц заявленным отказом от иска и отсутствие противоречия его закону, принял отказ от иска.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

При таких обстоятельствах суд прекращает производство по делу в части требования об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика контрафактных товаров.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации в случае прекращения производства по делу, государственная пошлина, уплаченная за его рассмотрение подлежит возврату истцу.

В оставшейся части истец на удовлетворении исковых требований настаивал в полном объеме, мотивируя использованием ответчиком товарного знака принадлежащего истцу. Также полагает заявленный размер компенсации отвечающий критерию разумности справедливости.

В качестве обоснования размера заявленного требования истцом представлен отчет об определении рыночной стоимости имущества – товарного знака (знака обслуживания) «Emilia Estra» № 289-р/2012.

Представитель ответчика просил в удовлетворении исковых требований отказать по основаниям, изложенным в письменном отзыве. Ответчик считает, что отсутствует идентичность в выставленном на продажу товаре ответчиком и зарегистрированным знаком истца; составление отчета об оценке рыночной стоимости товарного знака позднее даты фактического использования товарного знака в магазинах ответчика; фактическое введение истцом спорного товара в гражданский оборот путем передачи партии товара ООО Торговый дом «Фаворит». Относительно требования об изъятии и уничтожении товара ответчик указал, что товар был приобретен в количестве 2 штук и в настоящее время в продаже или на складе отсутствует.

От истца в материалы дела поступило обоснование размера компенсации за незаконное использование товарного знака, в котором он ссылается на мнение специалиста ФИО3 об определении размера роялти при заключении договоров на использование товарного знака. Согласно данному мнению специалиста размер роялти, как правило, устанавливается соглашением сторон и может колебаться от 2-3 % от суммы оценки товарного знака до 5 %, либо устанавливаться в фиксированной сумме в зависимости от объема реализации товара и стоимости единицы товара. При этом специалист ссылается на наличие различных методик расчета размера роялти.

От ответчика поступили возражения на обоснование размера компенсации, считает, что заявленный размер компенсации не обоснован и явно завышен, не соответствует реальному размеру возможных убытков истца. Кроме того, ответчик просит обратить внимание на приобретение им ограниченного количества товара в количестве 2 штук.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующее.

Ттоварный знак «EmiliaEstra» является результатом интеллектуальной деятельности ООО «Обувь России» и служит для индивидуализации товаров и услуг, определенных в перечне к Свидетельству на товарный знак №465198 от 26 июня 2012 года. Дата приоритета товарного знака - 15 октября 2010 года. Срок действия регистрации - 15 октября 2020 года.

В ноябре 2011 года истцу стало известно о нарушении ответчиком исключительных прав истца на товарный знак «EmiliaEstra», выразившимся в реализации ответчиком колготок, маркированных товарным знаком «EmiliaEstra», в магазинах «Фэмили» по адресам: г. Кемерово, пр-т. Ленина,7; <...>. На оборотной стороне упаковки значилось «По заказу ООО «Обувь России», 630051, <...>».

Посчитав, что ответчик нарушает принадлежащие истцу права на торговый знак «Emilia Estra», претензией исх.№145 от 01.12.2011 истец потребовал от ответчика убрать из продажи колготы, маркированные товарным знаком «EmiliaEstra»; представить информацию об общем количестве товара и поставщике контрафактного товара; уничтожить весь полученный от поставщика контрафактный товар; выплатить истцу компенсацию в размере 5 000 000 руб.

Так как доказательств исполнения требований, изложенных в претензии, ООО «Обувь России» не получило, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно статье 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признаётся исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 2 названной статьи установлено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как следует из материалов дела в ходе реализации договора комиссии № ГР02/11 от 15.09.2011, им были приобретены у ООО «Центр» колготы «Emilia Estra» в количестве 2 штук по товарной накладной № 90017 от 08.11.2011.

На оборотной стороне упаковки значилось «По заказу ООО «Обувь России. 630051, <...>», что вводит в заблуждение потребителей относительно потребительских свойств, качества товаров, реализуемых истцом, маркированных как товарным знаком «Emilia Еstra».

Правообладателем данного товарного знака является ООО «Обувь России».

Разрешения на использование фирменного наименования общества с ограниченной ответственностью «Обувь России» как средства индивидуализации реализуемых товаров и/или оказываемых услуг третьим лицам компанией не предоставлялось. Также истец не давал третьим лицам право на использование размещенного на контрафактном товаре изображения, разработанного и созданного исключительно для компании общества с ограниченной ответственностью «Обувь России» закрытым акционерным обществом «МиФ» по договору на производство рекламы № 5 от 21.07.2008.

Статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что товары, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Доводы ответчика о несовпадении изображения товарного знака, размещенного на упаковке колгот, реализованных в магазинах ответчика, и товарного знака, правообладателем которого является истец признаются судом необоснованными, так как словесное обозначение «Emilia Еstra» (товарный знак) и изобразительное обозначение товара ответчика сходны до степени смешения, в связи с чем рядовые потребители товарный знак истца и изображение ответчика могут воспринять одинаково.

Ответчик, приобретая товар у ООО «Центр», информацию о сертификации товара, его безопасности для потребителя и соответствия обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, не запросил.

Факт реализации контрафактного товара в магазинах 17.11.2011. ответчик не оспаривает.

Довод ответчика о том, что спорный товар был введен в оборот правообладателем, в связи с чем истец не вправе требовать выплаты компенсации, судом не принимается как не обоснованный. Исходя из обстоятельств дела следует, что отказавшись от приемки партии забракованного товара, произведенного третьим лицом исключительно для целей реализации самим истцом в собственных магазинах, свидетельствует не о введении товара в оборот, а напротив – об отсутствии у истца намерения ввести его в оборот под используемым товарным знаком. Реализация данного товара без удаления с него товарного знака истца производителем или другими лицами является нарушением исключительного права истца.

Кроме того, согласно пояснениям ООО ТД «Фаворит», представленным в материалы дела, забракованная истцом партия товара никому не реализовывалась, хранилась на складе производителя, а впоследствии была продана под другой товарной маркой.

В соответствии с частью 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В качестве обоснованности заявленного размера компенсации истец ссылается на средний размер ставки роялти по потребительским товарам длительного пользования - 5% от суммы оценки товарного знака, фиксированная ставка по непродовольственным товарам превышает 100 000 руб. в месяц.

При этом согласно отчету закрытого акционерного общества «Центр финансового консалтинга» № 289-р/2012 об определении рыночной стоимости имущества от 24.08.2012 рыночная стоимость товарного знака (знака обслуживания) «Emilia Estra», составляет 28 250 000 руб.

Истцом в дело также представлены документы, свидетельствующие о затратах истца на продвижение и рекламу товарного знака: договор №5 от 21 июля 2008 года, заключенный с ЗАО «МиФ» на производство рекламы, акты выполненных работ от 14 октября 2011 года на сумму 200000 руб., от 14 октября 2011 года не сумму 145000 руб., от 14 октября 2011 года на сумму 110500 руб., от 24 июля 2011 года на сумму 5000 руб.

Между тем, суд приходит к выводу о том, что разумным и справедливым размером компенсации правообладателю ООО «Обувь России» за реализацию контрафактного товара является сумма 100 000 руб., при этом исходит из того, что со стороны ответчика имело место однократное нарушение.

Так, контрафактная продукция приобретена ответчиком у ООО «Центр» в количестве 2 пар колгот, которые приобретены непосредственно истцом. При этом, у суда отсутствуют основания считать факт приобретения ответчиком товара именно в количестве 2 штук не доказанным. Имеющаяся в материалах дела товарная накладная истцом под сомнение не поставлена, о фальсификации доказательств не заявлено. Фактически весь спорный товар приобретен у ответчика истцом, что следует из представленных в материалы дела чеков.

Таким образом, из материалов дела следует, что контрафактный товар ответчиком иным потребителям, за исключением истца, реализован не был.

Также судом учтено отсутствие ранее совершенных нарушений ответчиком исключительного права истца, непродолжительный период нахождения у ответчика контрафактного товара (с 08.11.2011 по 17.11.2011), общая стоимость реализованного товара – 198 рублей.

Доводы истца о необходимости установления размера компенсации исходя из рыночной стоимости товарного знака согласно отчета от 24.12.2012. суд считает необоснованными, так как рыночная стоимость товарного знака определена на дату позднее даты продажи товара с учетом уже полученного свидетельства на товарный знак. Кроме того, как указано в мнении специалиста, в настоящее время отсутствует единая методология определения цены лицензии на использование товарного знака.

С учетом изложенного, исковые требования подлежат частичному удовлетворению в размере 100 000 руб.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 106, 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

р е ш и л:

Принять отказ истца от иска в части требований об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика контрафактных товаров.

Производство по делу в указанной части прекратить.

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Гермес», г. Кемерово (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Обувь России», г. Новосибирск (ОГРН <***>) 100 000 руб. 00 коп. компенсации за незаконное использование товарного знака, 2 300 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части в удовлетворении иска отказать.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Обувь России», г. Новосибирск (ОГРН <***>) справку на возврат государственной пошлины в размере 4 000 рублей, уплаченной по платежному поручению № 10730 от 3 июня 2013 г.

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в течение месяца со дня принятия решения и в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу – в Федеральный арбитражный суд Западно – Сибирского округа.

Судья А.В. Душинский