Гражданский кодекс часть 1

общество с ограниченной ответственностью «ТВОЕ» (далее – истец, ООО «ТВОЕ») обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Ол-пак трейд марк» (далее – ответчик, ООО «Ол-пак трейд марк») о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «ТВОЕ» в размере 300 000 рублей 00 копеек.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддерживает, пояснил, что является законным правообладателем товарного знака на основании лицензионного договора о предоставлении права использования товарных знаков от 15.04.2010 № 6, самостоятельно изготавливает упаковочные пакеты и впоследствии реализует их своим контрагентам. Ответчик своими действиями нарушил установленный правообладателем порядок хозяйственной деятельности в отношениях с субпользователями, чем причинил ему материальный ущерб.

Ответчик в удовлетворении исковых требований просит отказать по основаниям, изложенным в отзыве, поскольку истец не является обладателем исключительных прав на товарный знак «ТВОЕ», а потому не вправе заявлять данные исковые требования; изготовление ответчиком пакетов с товарным знаком «ТВОЕ» имело непродолжительный (разовый) характер и не могло повлечь для истца наступление негативных последствий; после получения претензии от истца ответчик добровольно прекратил нарушение прав истца, прибыль от производства данных пакетов не получил.

Заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела в полном объеме, в судебном заседании установлено следующее.

Товарный знак «ТВОЕ» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.03.2002г., что подтверждается свидетельством № 210132 и приложениями к свидетельству на товарный знак. В перечень товаров (услуг), для которых зарегистрирован товарный знак входит, в том числе, дизайн в области упаковки [услуги]; дизайн промышленный, художественный (п.42 перечня к свидетельству № 210132). Правообладателем товарного знака «ТВОЕ» с 25.07.2008 является компания «КАРСЕФНИ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» г. Никосия, Кипр. В соответствии с приложением к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 210132 срок действия регистрационного товарного знака продлен до 28.08.2021.

Компания «КАРСЕФНИ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» на основании лицензионного договора №6 от 15.04.2010 предоставило ООО «ТВОЕ» неисключительную лицензию на право использования товарного знака на территории Российской Федерации за уплачиваемое вознаграждение, в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве РФ № 210132.

В период действия лицензионного договора истец установил незаконное, без разрешения правообладателя, использование ответчиком товарного знака «ТВОЕ» при производстве и реализации пакетов из полиэтилена, промосумок из спандбонда с нанесением фирменной символики, содержащего обозначение «ТВОЕ».

С целью фиксации и в дальнейшем пресечения нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак, агентом истца – обществом с ограниченной ответственностью «Торговая компания «ОДИС», была произведена покупка пакетов из полиэтилена размером 30/8*50 в количестве 1500 штук, содержащих обозначение «ТВОЕ», что подтверждается: агентским договором от 16.04.2012 № 1/04-12, заключенным между истцом и агентом, счетом ответчика на предоплату от 28.04.2012 № 164 на сумму 3 450 рублей 00 копеек, платежным поручением от 04.05.2012 № 603 о перечислении агентом ответчику 3450 рублей 00 копеек, отчетом агента от 25.05.2012 к агентскому договору, актом вскрытия упаковки с полиэтиленовыми пакетами от 23.05.2012.

В обоснование незаконного использования на сайте ответчика товарного знака в рекламных целях, истцом составлен протокол осмотра информационного ресурса, произведенного 08.06.2012 с участием нотариуса города Москвы ФИО3

Претензией от 29.05.2012 за № 1-29/12 истец просил ответчика в срок до 15.06.2012 прекратить производство и реализацию полиэтиленовых пакетов, содержащих обозначение «ТВОЕ» и выплатить ООО «ТВОЕ» компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 300 000 рублей 00 копеек.

Ответчик компенсацию в установленные в претензии сроки истцу не заплатил, что явилось основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

В соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются товарные знаки и знаки обслуживания.

При этом, согласно статье 1226 ГК РФ, на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе и на товарные знаки и знаки обслуживания, признаются интеллектуальные права, которые включают в себя, в том числе исключительное право, являющееся имущественным правом.

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ только правообладатель (гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Согласно пункту 1 статьи 1235 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

В силу статья 1236 ГК РФ лицензионный договор может предусматривать:

1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);

2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

В одном лицензионном договоре в отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации могут содержаться условия, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи для лицензионных договоров разных видов.

На основании пунктов 1.1, 1.2 лицензионного договора о предоставлении права использования товарных знаков от 15.04.2010 № 6, заключенного между правообладателем товарного знака «ТВОЕ» КАРСЕФНА ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (далее также- лицензиар) и истцом (далее также –лицензиат) лицензиар предоставляет лизензиату на срок действия настоящего договора неисключительную лицензию на право использования Товарного знака «ТВОЕ» на территории Российской Федерации за уплачиваемое лизензиатом вознаграждение в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве РФ № 210132, в том числе дизайн в области упаковки [услуги], дизайн промышленный, художественный, а лицензиат приобретает неисключительное право на использование Товарного знака на территории Российской Федерации всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве РФ № 210132, а также территории третьих стран, в которых указанные товарные знаки имеют международную защиту в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков.

В силу пункта 1.8 лицензионного договора лицензиар признает, что Товарный знак является исключительной собственностью Лицензиара и лицензиат приобретает только право использовать Товарные знаки на период действия настоящего договора и на условиях, изложенных в нем. Лицензиат не вправе оспаривать, опровергать или иным образом нарушать право собственности лицензиара, а также действительность и юридическую силу прав лицензиара на Товарный знак.

Если третьи лица нарушают какое-либо право, предоставленное по настоящему договору лицензиату, то лицензиар и лицензиат совместно предъявят им иск (пункт 1.10 лицензионного договора).

В результате толкования приведенных положений закона и условий указанного лицензионного договора исключительное право на результат интеллектуальной деятельности не отчуждено, ответчику передано лишь право использования такого результата.

В силу пункта 2 статьи 1250 ГК РФ предусмотренные настоящим Кодексом способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом.

На основании статьи 1254 ГК РФ, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250, 1252 и 1253 настоящего кодекса.

К способам защиты исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ относятся выплата компенсации за нарушение указанного права в случаях, предусмотренных кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности.

Пункт 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривает право правообладателя товарного знака требовать выплаты указанной компенсации в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.

В соответствии со статьей 1254 и ГК РФ и пунктом 27 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии законом не предоставлено право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1220, 1252 ГК РФ.

Довод истца о том, что он имеет право представлять интересы обеих сторон согласно Договору поручения на совершение юридических действий от 15.08.2012 № 7, в соответствии с пунктом 1.10 Лицензионного договора от 15.04.2010 № 6, судом не принимаются, поскольку в силу пункта 1.1 договора поручения истцу предоставлено право представлять интересы обеих сторон в соответствии с пунктом 1.10 лицензионного договора, согласно которому исключительное право на товарный знак истцу не принадлежит и, соответственно, он не имеет права требовать компенсации за его использование.

Истец не является ни автором товарного знака, ни правообладателем исключительных прав на спорный товарный знак, соответственно не обладает правом на судебную защиту прав на товарный знак «ТВОЕ» избранным способом, в связи с чем основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют.

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Учитывая, что исковые требования не подлежат удовлетворению, заявленное истцом ходатайство о взыскании судебных расходов в сумме 20 448 рублей 30 копеек удовлетворению также не подлежит.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

обществу с ограниченной ответственностью «ТВОЕ» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, 127018, <...>) в удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской области.

Судья Н.М. Шубина