Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ОАО «КТБЖБ»(ОГРН <***>) к 1. закрытому акционерному обществу «СтройБетонПроект» (ОГРН <***>); 2. закрытому акционерному обществу «Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона» (ОГРН<***>),3. Шатилову Сергею Новомировичу

о запрете использовать товарный знак и взыскании компенсации,

3-и лица: ОАО «НИЦ Строительство» (ОГРН <***>), Общество с ограниченной ответственностью «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона»(ОГРН <***>)

при участии:

от истца- ФИО2 по дов.

от ответчиков-1-го не явился, от 2-го- ФИО3 (дов. от 04.03.2013), от 3-го-лица- ФИО3 (дов. от 04.03.2013)

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона» обратилось с иском закрытому акционерному обществу «Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона» (ОГРН <***>), закрытому акционерному обществу «Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона» (ОГРН<***>) об обязании ответчиков прекратить незаконное использование товарного знака №417719, в том числе в сокращенном фирменном наименовании, взыскании с со второго ответчика 5 000 000 руб. компенсации.

Решением от 06.02.2012 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением 9ААС от 04.05.2012 указанное решение оставлено в силе.

Постановлением ФАС МО от 29.08.2012 указанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение. При этом суд кассационной инстанции указал на то , что суды не учли , что при оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из положений Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32; не исследовали входящий в предмет доказывания вопрос о возможности в результате сходства двух средств индивидуализации введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента, о возможности использования спорного обозначения в определенных видах деятельности, а именно тех, при осуществлении которых под фирменным наименованием ЗАО «КТБ НИИЖБ» создается конкуренция с товарным знаком суду первой инстанции следует учесть изложенное, предложить истцу уточнить (конкретизировать) исковые требования в части запрета использования ответчиками обозначения «КТБНИИЖБ».

Определением от 20.05.2013 в порядке ст. 48 АПК РФ истец- открытое акционерное общество «КТБ ЖБ», заменен на закрытое акционерное общество «КТБЖБ» (ОГРН <***>), открытое акционерное общество «КТБ ЖБ» привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

Определением от 17.07.2013 в порядке ст. 48 АПК РФ истец заменен на открытое акционерное общество «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона»(ОГРН <***>), ответчик- закрытое акционерное общество «Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона» (ОГРН <***>), заменен на закрытое акционерное общество «СтройБетонПроект», в порядке ст. 46 АПК РФ в качестве соответчика привлечен ФИО1.

В ходе судебного разбирательства истец заявил отказ от иска к закрытому акционерному обществу «СтройБетонПроект».

Отказ принимается судом на основании ст. 49 АПК РФ, поскольку он не противоречит действующему законодательству и не нарушает права других лиц. Производство по делу в отношении ЗАО «СтройБетонПроект» подлежит прекращению.

В порядке ст. 49 АПК РФ истец уточнил свои требования, в том числе и к каждому ответчику, заявив об обязании ЗАО «Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона» (ОГРН<***>) прекратить незаконное использование товарного знака по свидетельству №417719, в том числе в сокращенном фирменном наименовании в виде запрета его использовать в следующих видах деятельности: научные и технологические услуги и относящимся к ним научные исследования и разработки, услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, изучение технических проектов, проведение инженерно-технической экспертизы, установка и ремонт оборудования, взыскании 3 000 000 руб. компенсации, об обязании ФИО1 прекратить незаконное использование товарного знака по свидетельству №417719, взыскании 2 000 000 руб. компенсации.

В обоснование своих требований к закрытому акционерному обществу «Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона» (ОГРН<***>) истец сослался на то обстоятельство, что ответчик нарушает его исключительные права на товарный знак «КТБНИИЖБ» по свидетельству №417719, используя незаконно сходное до степени смешения с ним словесное обозначение «КТБНИИЖБ» в своем сокращенном фирменном наименовании при оказании однородных услуг, а также на сайте с доменным именем NIGB.COM в связи с чем должен прекратить незаконное использование и выплатить компенсацию на основании ст.ст. 1229, 1484, 1515 ГК РФ.

В обоснование своих требований к ФИО1 истец сослался на то обстоятельство, что ответчик нарушает его исключительные права на товарный знак «КТБНИИЖБ» по свидетельству №417719, используя незаконно сходное до степени смешения с ним словесное обозначение «КТБНИИЖБ» на сайте с доменным именем NIIGB.COM при рекламе однородных услуг, в связи с чем, как администратор домена должен прекратить незаконное использование и выплатить компенсацию на основании ст.ст. 1229, 1484, 1515 ГК РФ.

ЗАО «Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона» иск не признало, сославшись на то обстоятельство, что между сокращенным фирменным наименованием отсутствует сходство до степени смешения, при этом не оказывает услуги, однородным услугам, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.При этом заявил ходатайство о приостановлении производства по делу, которое отклонено судом, о чем вынесено протокольное определение.

ФИО1 иск не признал, сославшись на то обстоятельство, что никогда прав на товарный знак истца не нарушал, являлся учредителем ООО «КТБ НИИЖБ», ЗАО «КТБ НИИЖБ», зарегистрированных ранее приоритета товарного знака, а истец не доказал факт того, что на сайте с доменным именем NIIGB.COM , была информация об ответчике-ЗАО «КТБ НИИЖБ»( ОГРН<***>), поскольку информация, позволяющая идентифицировать юридическое лицо отсутствует.

ФИО1,ОАО «НИЦ Строительство» в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд рассмотрел спор в их отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив их доводы, исследовав и оценив в совокупности представленные доказательства, выполнив указания кассационной инстанции, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, на дату подачи иска ОАО «КБ ЖБ» являлось правообладателем словесного товарного знака(знака обслуживания) № 417719 «КТБНИИЖБ», зарегистрированного по 37 классу МКТУ и перечня товаров и/или услуг -установка и ремонт оборудования и 42 классу - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки, услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, изучение технических проектов, экспертиза инженерно-техническая, с датой приоритета 24.09.2009.

В дальнейшем исключительные права на товарный знак переданы открытому акционерному обществу «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона»(ОГРН <***>) на основании договоров об отчуждении от 31.10.2012 №РД0112287, от 17.05.2013 №РД0124085. При этом в соответствии с п. 1.2 договоров правообладатель уступает, а правопреемник право требования возмещения убытков или выплаты компенсации за незаконной использование товарного знака любыми третьими лицами без разрешения правообладателя за весь период правовой охраны товарного знака, начиная с даты приоритета до момента регистрации договора в Роспатенте.(п.43.5 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ 5/29 от 26.03.2009).

Закрытое акционерное общество «Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона» (ОГРН<***>) зарегистрирован в качестве юридического лица 21.10.2010, при этом включено в Единый государственный реестр юридических лиц сокращенное фирменное наименование ЗАО «КТБ НИИЖБ», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ и не оспаривается сторонами. При этом основным видом экономической деятельности является деятельность подготовке строительного участка (ОКВЭД45.1), дополнительными, в том числе- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений(ОКВЭД 45.3), производство электромонтажных и изоляционных работ (ОКВЭД 45.31, 45.32), монтаж прочего инженерного оборудования(45.34), деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве(ОКВЭД 74.20.1), проектирование производственных помещений, промышленный дизайн(ОКВЭД 74.10.12), разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники(ОКВЭД 74.20.5), инженерные изыскания для строительства (ОКВЭД 74.20.35)

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении

товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение ответчика и товарный знак истца.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

В силу абз. 2 п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Указанная норма является императивной, не оставляющим субъектам правоотношений возможность выбора действий, за исключением самого правообладателя, поскольку, наряду с правом разрешать использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации правообладатель наделен также правом запрещать другим лицам использование этого результата или средства. Данная формулировка свидетельствует о наличии общего запрета в отношении использования, обращенного ко всем третьим лицам.

Следовательно, все третьи лица, желающие использовать указанные объекты интеллектуальной собственности, должны получить разрешение правообладателя в установленной форме.

Право запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации действует и в тех случаях, когда закон не допускает распоряжения исключительным правом и, следовательно, делает невозможным использование соответствующего результата или средства третьими лицами на законном основании.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно пункту 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном Гражданским кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. Под частичным запретом на использование в отношении фирменного наименования понимается запрет на его использование в определенных видах деятельности.

Исходя из Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, обозначение КТБ НИИЖБ, используемое вторым ответчиком в сокращенном фирменном наименовании, сходно до степени смешения с словесным товарным знаком № 417719 «КТБНИИЖБ», поскольку ассоциируется ним в целом, не смотря на их отдельные отличия(пробел); исходя из анализа услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак и видов деятельности, осуществляемых вторым ответчиком и указанным в Едином государственном реестре юридических лиц , спорное обозначение используется им(при использовании сокращенного фирменное наименования) для однородных услуг(работ), и в результате такого использования может возникнуть вероятность смешения(заблуждения потребителя и(или) контрагента), при этом исключительное право на товарный знак возникло ранее исключительного права на фирменное наименование.

Таким образом, поскольку правообладатель разрешение на использование обозначения, сходного до степени смешения с его товарным знаком не давал, требование истца ко второму ответчику о запрете его использования, в том числе в сокращенном фирменном наименовании при осуществлении видах деятельности: научные и технологические услуги и относящимся к ним научные исследования и разработки, услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, изучение технических проектов, проведение инженерно-технической экспертизы, установка и ремонт оборудования правомерно и подлежит удовлетворению, однако суд считает возможным запретить использование товарных знаков для индивидуализации товаров и/или услуг, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы правомерно и подлежит удовлетворению.

Кроме того, в соответствии со ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения, при этом, правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Размер компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков, а также в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований разумности и справедливости.

Поскольку материалами дела подтвержден факт неправомерного использования товарного знака вторым ответчиком в сокращенном фирменном наименовании, а доказательств передачи истцом исключительных прав либо предоставления права пользования вторым ответчиком не представлено, то требование истца о взыскании с первого компенсации правомерно.

При этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Истец, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявил о взыскании компенсации со второго ответчика в размере 3 000 000 руб.

Учитывая характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие/отсутствие ранее совершенных нарушений исключительного права данного правообладателя, его вероятные убытки, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд считает возможным по своему усмотрению уменьшить ее размер и взыскать компенсацию в размере 300 000 руб.

Таким образом, требование о взыскании компенсации с закрытого акционерного общества «Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона» подлежат удовлетворению частично.

Вместе с тем суд не находит оснований для удовлетворения требований истца к ФИО1, поскольку истец не доказал факт нарушения им исключительных прав на товарный знак истца.

При этом суд исходил из того, что факт размещения на сайте с доменным именем NIGB.COM обозначения ЗАО «КТБ НИИЖБ», подтвержденный протоколом осмотра от 16.09.2011 серии 77 АА № 3345876, не позволяет сделать однозначный вывод о том, что обозначение является сокращенным фирменным наименованием закрытого акционерного общества «Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона» (ОГРН<***>), при том, что в Единый государственный реестр юридических лиц 28.08.2008, т.е. ранее даты приоритета товарного знака, включено ЗАО «КТБ НИИЖБ»(ОГРН<***>), учредителем которого являлся ФИО1, информация, позволяющая идентифицировать юридическое лицо, отсутствует, а на 12.08.2013 администратором доменного имени являлось ООО «КТБ НИИЖБ»(ОГРН <***>).

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо должно доказать обстоятельства, на которых лицо обосновывает свои требования.

Истец таки доказательств в отношении ФИО1, а также в отношении второго ответчика в части размещения обозначения на сайте, не представил.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по уплате госпошлины относятся на сторон пропорционально удовлетворенным требованиям.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.110, 123, 156, 167-171АПК РФ,

РЕШИЛ:

Производство по делу в отношении закрытого акционерного общества «СтройБетонПроект» прекратить.

Обязать закрытое акционерное общество «Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона» (ОГРН<***>) прекратить незаконное использование товарного знака №417719 «КТБНИИЖБ», в том числе в сокращенном фирменном наименовании в виде запрета его использовать в следующих видах деятельности: научные и технологические услуги и относящимся к ним научные исследования и разработки, услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, изучение технических проектов, проведение инженерно-технической экспертизы, установка и ремонт оборудования.

Взыскать с закрытого акционерного общества «Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона» (ОГРН<***>) в пользу открытого акционерного общества «Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона»(ОГРН <***>) 300 000(триста тысяч) руб. компенсации, 6 088 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части иска и иска к ФИО1 отказать.

Взыскать с открытого акционерного общества «Конструкторско-технологическое Бюро натурных изысканий и исследований бетона и железобетона»(ОГРН <***>) в федеральный бюджет госпошлину в размере 4 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течении месяца с даты его принятия.

Судья: А.В.Мищенко