Решение № А40-121948/18-51-858 от 21.03.2019 АС города Москвы

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 21 марта 2019 года

Решение в полном объеме изготовлено 28 марта 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О.В., единолично,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Киселевой Э.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Daimler AG (ФИО1) (Германия)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕНЕССАНС» (ОГРН <***>)

о защите исключительных прав на товарные знаки

третье лицо - Московская таможня ЦТУ ФТС России

при участии:

от истца – ФИО2, по дов. № б/н от 23 ноября 2017 года;

от ответчика – ФИО3, по дов. № 02/19 от 11 января 2019 года;

от третьего лица – не явилось, извещено;

У С Т А Н О В И Л:

Компания DaimlerAG (ФИО1) (Германия) (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕНЕССАНС» (далее – ответчик) о защите исключительных прав на товарные знаки.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Московская таможня ЦТУ ФТС России.

Одновременно с исковым заявлением истец заявил ходатайство, со ссылками на статьи 90-92 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), об обеспечении иска в виде: наложения ареста на следующие товары,  маркированные товарными знаками «MERCEDES», «MERCEDES-BENZ», «» по свидетельствам № 373553, № 32836 и международному сертификату № 212728, обнаруженные и изъятые у ответчика в ходе проведения в принадлежащем ему помещении мероприятий таможенного контроля после выпуска товаров, обладающие признаками контрафактности, общим количеством 64 штуки, которые хранятся по следующему адресу: 115088, <...>:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 01 июня 2018 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 августа 2018 года, постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29 октября 2018 года, приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на вышеуказанные товары,  маркированные товарными знаками «MERCEDES», «MERCEDES-BENZ», «» по свидетельствам № 373553, № 32836 и международному сертификату № 212728, обнаруженные и изъятые у ООО «РЕНЕССАНС» в ходе проведения в принадлежащем ему помещении мероприятий таможенного контроля после выпуска товаров, обладающие признаками контрафактности, общим количеством 64 штуки, которые хранятся по следующему адресу: 115088, <...>.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явилось.

С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, спор рассмотрен в его отсутствие на основании статей 121, 123, 156 АПК РФ, п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 года № 12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражает по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей сторон, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, истец, компания «ФИО1», зарегистрированная в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германия, является правообладателем товарных знаков «MERCEDES», «MERCEDES-BENZ», «» по свидетельствам № 373553, № 32836 и международному сертификату № 212728, в том числе в отношении товаров 12 класса МКТУ (автомобили, части и детали транспортных средств и пр.).

Как стало известно истцу, ответчик в помещении, расположенном по адресу: <...> , осуществляет хранение с целью реализации товаров, маркированных товарными знаками «MERCEDES», «MERCEDES-BENZ», «», в частности, частей для автомобилей в широком ассортименте.

Так, в ходе мероприятий таможенного контроля после выпуска товаров, проведенных сотрудниками Московской таможни 08.02.2018 в помещении ответчика, было установлено осуществление последним постелажного складирования запасных частей для автомобилей различных производителей в общем количестве 2907 единицы (Письмо Московской таможни от 28.04.2018 № 05-11/12987, в том числе были обнаружены товары, маркированные товарными знаками истца в количестве 64 единицы (письмо Московской таможни от 30.05.2018 № 05-11/16378).

Указанная продукция была изъята Московской таможней 08.02.2018 и передана на ответственное хранение в складской комплекс нежилого назначения по адресу: 115088, <...>, где в настоящее время она находится (письмо Московской таможни от 18.05.2018 № 05-11/14775).

Согласно письму Московской таможни от 30.05.2018 № 05-11/16378, по окончанию выездной таможенной проверки, изъятый товар в количестве 64 единицы, будет 07.06.2018 возвращен ответчику.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из пунктов 1 и 4 статьи 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия. В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

Истец не давал своего согласия ответчику на использование товарных знаков каким-либо способом, в том числе путем хранения с целью реализации товаров - запасных частей для автомобилей.

Действия ответчика по хранению с целью реализации перечисленного выше товара нарушают его исключительное право на товарные знаки, а обнаруженный у ответчика товар является контрафактным.

Данный вывод сделан на основании того, что на обнаруженных у ответчика товарах отсутствует идентификационный знак, а именно, специальная наклейка, прикрепляемая на продукцию при ввозе оригинальных товаров уполномоченным импортером, отсутствует голограмма, а также присутствуют идентификационные знаки - этикетки иностранных поставщиков, которые прикрепляются к товарам, не предназначенным для ввоза и продажи на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза.

При этом неизвестно происхождение товара и его качество, ответчиком не представлены сертификаты на изъятую продукцию.

Указанное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что маркированные товарными знаками запасные части к автомобилям, обнаруженные в помещении ответчика, были введены в оборот без разрешения правообладателя указанных товарных знаков, и соответственно обладают признаками контрафактности.

Кроме этого, согласно акту экспертного исследования от 08.02.2018, составленного специалистом ФИО4, изъятые у ответчика товары обладают признаками незаконно ввезенной продукции, содержат незаконно размещенные товарные знаки и обладают признаками контрафактности.

Согласно письму АО «Мерседес-Бенц РУС» исх. № 276 от 29.05.2018, все запчасти, ввозимые уполномоченным импортером правообладателя (ФИО1) - АО «Мерседес-Бенц Рус» (в том числе, запчасти по ДТ, указанным ответчиком) в обязательном порядке сначала поступают на центральный склад компании. Все товары, реализуемые АО «Мерседес-Бенц Рус» официальным дилерам для техобслуживания автомобилей и/или дальнейших продаж потребителям, содержат обязательные идентификационные признаки, наносимые на все запчасти на центральном складе АО «Мерседес-Бенц Рус» после их ввоза на территорию РФ и до выпуска в гражданский оборот на территории РФ. Отсутствие указанных элементов на упаковке изъятых товаров свидетельствует о том, что такие запчасти были введены в гражданский оборот без разрешения правообладателя, не были ввезены на территорию Российской Федерации уполномоченным импортёром АО «Мерседес-Бенц Рус».

Таким образом, товары, изъятые у ответчика в ходе проведения таможенной проверки, маркированные товарными знаками истца, не ввозились на территорию РФ уполномоченным импортером, происхождение данных товаров неизвестно, товары обладают признаками контрафактности.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве на исковое заявление, судом отклоняются в связи со следующим.

Тот факт, что в отношении ответчика дело об административном правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ не возбуждалось, не свидетельствует об оригинальности спорной продукции. Распределение бремени доказывания в делах о привлечении к административной ответственности и гражданских делах, в частности, о защите исключительных прав на товарные знаки, различается.

Довод ответчика, что доводы истца противоречат заключению специалиста ФИО4, не соответствует действительности, так как в данном заключении специалист указывает, что «продукция содержит незаконно размещенные товарные знаки», что прямо свидетельствует о ее контрафактности. Истец являлся лицом, участвующим в проведении выездной таможенной проверки, таможенный орган направлял истцу, как правообладателю товарных знаков, размещенных на изъятых товарах, запросы и уведомления, на которые истец был обязан давать ответ. Доказательства, представленные в материалы дела, являются относимыми и допустимыми, и получены при соблюдении действующего законодательства, оснований для их исключения не имеется.

Довод ответчика о подтверждении в ходе выездной таможенной проверки отсутствие признаков контрафактности не подкреплен письменными доказательствами.

Ответчик ссылается на решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-159212/17-122-1403, однако данное решение не может быть принято во внимание, поскольку обстоятельства дела № А40-159212/17-122-1403 отличны от обстоятельств настоящего дела, решение об отказе в признании решения ФАС РФ незаконным по делу № А40-159212/17-122-1403 отменено Девятым арбитражным апелляционным судом (постановление от 15.03.2018).

Таким образом, доводы ответчика о том, что такой способ использования товарного знака, как ввоз на территорию РФ товара, маркированного товарным знаком, без разрешения правообладателя, не образует нарушение исключительного права на товарный знак, во-первых, основан на неверном толковании действующего законодательства (и цитировании отмененного решения Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-159212/17-122-1403), а во-вторых, не имеет значения для правильного рассмотрения настоящего спора, так как не доказано, что товар произведен самим правообладателем или по его лицензии, и товарные знаки размещены на товаре законно.

Ответчик указывает, что, по его мнению, качество товара подтверждено в ходе выездной таможенной проверки.

Если товары ввезены на территорию РФ неуполномоченным лицом (на что ссылается ответчик), а разрешение на ввоз данных товаров истец не давал, очевидно, что на такие товары при ввозе представлены сертификаты (если они вообще были представлены), не имеющие отношения к спорному товару, так как при ввозе товаров с размещенным товарным знаком, таможенные органы обязаны направить уведомление правообладателю товарных знаков (так как товарные знаки внесены в ТРОИС), однако этого не произошло. Таким образом, суд считает, что товары были ввезены на территорию РФ с сокрытием от таможенного контроля.

Довод ответчика о том, что истец не представляет доказательств, каким образом маркируется товар, в том числе, в странах ЕЭС, что, по мнению ответчика, свидетельствует о том, что спорный товар может быть маркирован иными уполномоченными лицами или самим правообладателем, судом отклоняется, поскольку истец (правообладатель) указал на наличие отличительных признаков оригинальной продукции, указал на имеющиеся отличия спорного товара от оригинального. Ответчик, в свою очередь, не представил доказательств соблюдения закона при использовании товарных знаков истца.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», и положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец обязан доказать факт принадлежности ему авторских прав и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Аналогично бремя доказывания распределяется и при установлении факта законности/незаконности использования товарного знака.

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий товарный знак без согласия правообладателя.

Ответчик не представил доказательств наличия у него договорных отношений с истцом или иными уполномоченными лицами, не представил доказательств легального происхождения товара.

Данная позиция (о распределении бремени доказывания) находит свое подтверждение в судебной практике, в частности, в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 по делу № А06-11504/2015. Суд по интеллектуальным правам, отменяя решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции об отказе удовлетворения требований правообладателя в связи с недоказанностью контрафактности товара, указал на неправильное распределение бремени доказывания: «судами неправильно распределено бремя доказывания по настоящему делу, поскольку именно ответчик должен представить доказательства соблюдения исключительных прав правообладателя используемого товарного знака. Применительно к данному случаю - доказательства легального происхождения спорного товара. Ответчиком такие доказательства не представлялись, а истцом факт дачи согласия на использование товарного знака на спорном товаре отрицался. Суд кассационной инстанции обращает внимание на то, что в данном случае, обязав истца представить доказательства контрафактности вводимой ответчиком на возмездной основе в гражданский оборот продукции, суды фактически возложили на истца обязанность доказывать наличие вины в действиях ответчика, что противоречит положениям статей 401, 1250 ГК РФ».

Кроме этого, Девятым арбитражным апелляционным судом вынесено постановление от 07.02.2019 по делу № А40-122063/2018 по схожим обстоятельствам. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил правильное распределение бремени доказывания по делам о защите исключительных прав на товарные знаки судом первой инстанции (решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.10.2018): «Ответчик не представил в суд первой инстанции доказательства оригинальности продукции, не представил доказательства приобретения товаров у официального дилера, не представил доказательств легальности происхождения товара, не представил доказательств того, что продукция была произведена уполномоченными лицами, в связи с чем, для него наступили гражданско-правовые последствия в связи с нарушением исключительных прав на товарные знаки».

Ответчик ссылается на правовые позиции Конституционного Суда РФ, изложенные в Постановлении № 8-П от 13.0.2018, считая, что данные позиции должны быть применены в данном деле.

Довод ответчика является ошибочным, так как Конституционный Суд РФ рассматривал жалобу ООО «ПАГ», связанную с уничтожением оригинального товара, при этом, ответчиком в суды были представлены неопровержимые доказательства оригинальности товара (прямой контракт ООО «ПАГ» с заводом-производителем продукции Sony, подтверждение иностранного лица - лицензиата правообладателя об оригинальности ввозимой ООО «ПАГ» продукции, т.е. достоверно было установлено, что продукция являлась оригинальной продукцией правообладателя). В настоящее дело ответчик таких доказательств не представил, поэтому позиция КС РФ не может быть применена при разрешении настоящего спора.

Ответчик представил в материалы настоящего дела договор поставки, заключенный с ООО «Глобалкастом», счета-фактуры и спецификации от ООО «Глобалкастом» в подтверждение факта приобретения спорной продукции у данного лица на территории Республики Беларусь.

Вместе с тем приобретение спорного товара у сторонней организации не свидетельствует об оригинальности спорной продукции.

Истец же заявил, что указанное лицо не является официальным дистрибьютором истца, и не имеет договорных отношений с официальными дилерами истца.

Доказательств, подтверждающих оригинальность продукции и ее легальное происхождение, ответчиком не представлено. В отсутствие таких доказательств спорный товар должен считаться контрафактным в понимании ч. 1 ст. 1515 ГК РФ.

Также ответчиком не представлены сертификаты соответствия на спорную продукцию, что свидетельствует о ненадлежащем качестве такой продукции о небезопасности для конечного потребителя.

Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств» № 018/2011 в целях защиты жизни и здоровья человека,  имущества, охраны окружающей среды, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, устанавливает требования к колесным транспортным средствам, независимо от места их изготовления, при их выпуске в обращение и нахождении в эксплуатации на единой таможенной территории Таможенного союза. К объектам технического регулирования, на которые распространяется действие Технического регламента, относятся, в том числе, компоненты транспортных средств (запасные части).

Согласно п. 8 Технического регламента, документами, удостоверяющими соответствие требованиям настоящего технического регламента при выпуске в обращение, являются для компонентов транспортных средств - декларация о соответствии или сертификат соответствия.

Принимая во внимание то обстоятельство, что сертификаты соответствия на спорные товары (запасные части для автомобилей) в материалы дела не представлены, продукция должна быть изъята из оборота и уничтожена для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.

Продукция подлежит изъятию и уничтожению вне зависимости от ее происхождения, так как данные товары могут нанести вред жизни и здоровью российского потребителя в случае их поступления на рынок, дальнейшей реализации и эксплуатации.

Кроме этого, не все спорные товары были приобретены у указанной ответчиком сторонней организации.

На основании изложенного, суд считает, что ответчиком не доказано соблюдение исключительных прав истца на товарные знаки, поскольку не представлено доказательств того, что товарные знаки размещены на спорных товарах самим правообладателем или с его согласия. В отсутствие таких доказательств спорный товар должен быть признан контрафактным в понимании ч. 1 ст. 1515 ГК РФ, и подлежать уничтожению.

Расходы по уплате государственной пошлины по иску относятся на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 106, 110, 123, 167-170, 176 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Изъять у ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕНЕССАНС» и уничтожить контрафактные товары, маркированные товарными знаками «MERCEDES», «MERCEDES-BENZ», «» по свидетельствам № 373553, № 32836 и международному сертификату № 212728, согласно нижеприведенной таблице:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕНЕССАНС» в пользу Daimler AG расходы по уплате государственной пошлины в размере 12 000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:                                                                                   О.В. Козленкова