Р Е Ш Е Н И Е
г. Москва
08 октября 2014 г. Дело № А40 -12263/14
Резолютивная часть решения объявлена 08.09.2014г.
Полный текст решения изготовлен 08.10.2014г.
Арбитражный суд в составе:
Председательствующего: судьи А.А. Гречишкина (шифр судьи 109-83),
при ведении протокола судебного заседания секретарем Меликсетяном А.О.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «Удачная экспедиция»
к ООО «Объединенные Спасательные Технологии»
третьи лица: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ХИМИИ И МЕХАНИКИ» (ФГУП «ЦНИИХМ»), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
о взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 1 049 999,98 руб., об обязании ответчика прекратить реализацию товаров маркированных товарным знаком «КОРСАР», об изъятии из оборота и уничтожении за счет ООО «Объединенные Спасательные Технологии» контрафактного товара, а также материальных носителей, оборудования, материалов, используемых для производства контрафактного товара, маркированного товарным знаком «КОРСАР», об обязании ООО «Объединенные Спасательные Технологии» опубликовать в СМИ за его счет решение суда с указанием ООО «Удачная экспедиция» действительным правообладателем
при участии представителей:
от истца – ФИО1 по доверенности от 13.01.2014г., ФИО2 по доверенности от 01.08.2014 года.
от ответчика – ФИО3, по доверенности от 03.06.2014г., ФИО4, по доверенности от 10.01.2014г.
от ФГУП «ЦНИИХМ» – ФИО5, дов. от 23.07.20114г.
от Роспатента – не явился
УСТАНОВИЛ:
1. ООО «Удачная экспедиция» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО «Объединенные Спасательные Технологии», при участии третьих лиц ФГУП «ЦНИИХМ», Роспатент о взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 1 049 999,98 руб., об обязании ответчика прекратить реализацию товаров маркированных товарным знаком «КОРСАР», об изъятии из оборота и уничтожении за счет ООО «Объединенные Спасательные Технологии» контрафактного товара, а также материальных носителей, оборудования, материалов, используемых для производства контрафактного товара, маркированного товарным знаком «КОРСАР», об обязании ООО «Объединенные Спасательные Технологии» опубликовать в СМИ за его счет решение суда с указанием ООО «Удачная экспедиция» действительным правообладателем.
В судебном заседании истец исковые требования поддержал в полном объеме, по основаниям, изложенным в исковом заявлении и в письменных пояснениях.
Ответчик предъявленные требования не признал, по доводам, изложенным в отзыве и в дополнительных отзывах.
ФГУП «ЦНИИХМ» поддержал позицию ответчика, по доводам, изложенным в отзыве.
Представитель Роспатента в судебное заседание не явился, представил в материалы дела отзыв, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом в соответствии со ст. 123 АПК РФ. Дело рассмотрено в отсутствие представителя Роспатента в соответствии со ст. 156 АПК РФ.
Суд, заслушав объяснения сторон, рассмотрев исковое заявление, исследовав материалы дела, изучив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, считает требования истца подлежащими частичному удовлетворению в связи с нижеследующим.
2. Как следует из материалов дела, 02.10.2013 г. ФГУП «ЦНИИХМ» разместило на сайте www.zakupki.gov.ru запрос котировок № 31300584491. Согласно документам закупки в адрес ФГУП «ЦНИИХМ» необходимо поставить в течение 45 календарных дней с момента заключения договора поставки герметичные ударопрочные кейсы КОРСАР согласно следующему перечню: Кейс КОРСАР®, модель К-70-Е, черный с профилированным слоем в крышке в количестве 3 шт., Кейс КОРСАР*, модель К-75-Е, черный с профилированным слоем в крышке в количестве 5 шт., Кейс КОРСАР®, модель К-87-Е, черный с профилированным слоем в крышке в количестве 4 шт., Кейс КОРСАР®, модель К-307-Е, черный с профилированным слоем в крышке в количестве 3 шт.
Победителем запроса котировок признано ООО «Объединенные Спасательные Технологии» с ценой договора 260000 руб. и сроком поставки кейсов 45 дней с момента заключения договора, что подтверждается протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ЗК-94/13 от 16.10.2013г.
17.10.2013 ФГУП «ЦНИИХМ» разместило на сайте www.zakupki.gov.ru запрос котировок №31300613739. Согласно документам закупки в адрес ФГУП «ЦНИИХМ» необходимо было поставить в течение 8 недель с момента заключения договора поставки герметичные ударопрочные кейсы КОРСАР® согласно следующему перечню: Кейс КОРСАР®, модель К-805, черный ударопрочный герметичный в количестве 4 шт., Кейс КОРСАР®, модель К-10, черный ударопрочный герметичный в количестве 4 шт., Кейс КОРСАР®, модель К-830, черный ударопрочный герметичный в количестве 2 шт., Кейс КОРСАР®, модель К-62, черный ударопрочный герметичный в количестве 2 шт., Кейс КОРСАР®, модель К-797, черный ударопрочный герметичный в количестве 2 шт., Кейс КОРСАР®, модель К-307, черный ударопрочный герметичный в количестве 2 шт., Кейс КОРСАР®, модель К-110, черный ударопрочный герметичный в количестве 1 шт.
Победителем запроса котировок признано ООО «Объединенные Спасательные Технологии» с ценой договора 195400 руб. и сроком поставки кейсов - 45 дней с момента заключения договора, что подтверждается протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ЗК-101/13 от 28.10.2013г.
Согласно Свидетельству на товарный знак № 371649 выданному Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, ООО «Удачная экспедиция» является единственным законным производителем ударопрочных герметичных кейсов, маркированных товарным знаком КОРСАР® (далее товарный знак).
Правообладатель на основании ст. 1252 ГК РФ, вправе осуществлять защиту исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации.
3. Истец указал следующее.
Ответчик предлагает к продаже продукцию, сходную до степени смешения с товарным знаком, что подтверждается представленными в материалы дела протоколами рассмотрения и оценки котировочных заявок № ЗК-94/13 от 16.10.2013г. и № ЗК-101/13 от 28.10.2013г.
Истец не заключал лицензионных договоров об использование своего товарного знака с ответчиком, кроме того, не поставлял в адрес ООО «Объединенные Спасательные Технологии» кейсы, маркированные товарным знаком. Учитывая политику ООО «Удачная экспедиция» по реализации изделий, маркированных товарным знаком третьим лицам, указанные кейсы не могли быть приобретены ООО «Объединенные Спасательные Технологии» у других лиц - возможных клиентов или покупателей ООО «Удачная экспедиция».
Использование ответчиком обозначения, сходного товарного знака осуществляется без согласия правообладателя.
В порядке п. 1 ст. 1229 ГК РФ, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.
Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.
Так, истец не давал своего согласия ответчику на использование авторских прав, правообладателем которых он является.
Учитывая, что истец не заключал лицензионных договоров об использовании своего товарного знака, то ответчик незаконно используют результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, связи с чем, требование истца неимущественного характера доказано представленными доказательствами и подлежит удовлетворению.
4. Ответчик в отзыве указал следующее.
Проданная ответчиком ФГУП «ЦНИИХМ» по итогам конкурса продукция снабжена товарным знаком истца «Корсар». Герметичные кейсы, в том числе обозначенные этой торговой маркой, имеются в свободной продаже в Российской Федерации.
По действующим в РФ законам ответчик вправе купить продукцию любой фирмы, а затем перепродать эту продукцию.
Таким образом, ответчик реализовал третьему лицу кейсы с товарным знаком «Корсар», а не с другим знаком, кроме того не установлен факт производства ответчиком контрафактного товара, снабжённого товарным знаком «Корсар».
На основании изложенного, ответчик считает, что требования истца не подлежит удовлетворению.
5. Суд пришел к следующим выводам.
Согласно ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
2. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:
1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
2) при выполнении работ, оказании услуг;
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации ООО «Удачная экспедиция» является правообладателем товарного знака КОРСАР, номер государственной регистрации 371649.
ООО «Удачная экспедиция» является также производителем ударопрочных герметичных кейсов, маркированных товарным знаком КОРСАР®. Это подтверждается договорами аренды нежилых помещений, счетами на оплату комплектующих, договором купли-продажи на приобретение комплектующих к кейсам, товарными накладными, договором на проведение испытаний кейсов, актами сдачи-приемки работ, штатным расписанием, отзывами покупателей, сертификатом соответствия.
Суд пришел к выводу о том, что поставленные ответчиком в адрес ФГУП «ЦНИИХМ» ударопрочные герметичные кейсы являются контрафактной продукцией, поскольку на них незаконно использовано обозначение товарным знаком КОРСАР
Это подтверждается следующими доказательствами.
Нашел свое подтверждение довод ответчика о том, что ударопрочные герметичные кейсы, маркированные товарным знаком КОРСАР, находятся в свободной продаже в Российской Федерации.
Суд предложил ответчику представить доказательства приобретения этого товара.
Ответчик представил товарные накладные № 1172 от 15 11 2013, № 1173 от 06 12 2013, согласно которым кейсы были приобретены у ООО «ПРОТЕКШЕН энд СЕРВИС». В свою очередь ООО «ПРОТЕКШЕН энд СЕРВИС». Приобрело кейсы у ООО «ЕвроТоргПлюс» на основании товарной накладной № 127 от 28 11 2011.
Истцом представлены дополнительные письменные пояснения, из которых следует, что согласно внутренней политике истца, он ведет учет выданных к кейсам экземпляров Технических условий (ТУ). Согласно журналу учета ТУ с подобными инвентарными номерами и номерами экземпляров истцом были переданы обществу (ООО) «Апгрейд Бюро» в качестве сопроводительной документации для двух поставок кейсов. При этом по счету-договору № 782С от 01 08 2012 был поставлен один кейс модели К-40-Е и по счету-договору № 828С от 13 08 201ё2 были поставлены 18 кейсов модели К-40-Е. Между тем ответчик поставил в адрес ФГУП «ЦНИИХМ» кейсы иных моделей.
Таким образом, суд приходит к выводу о том, что ответчик представил недостоверные документы о приобретении кейсов на рынке. Следовательно, ответчик не представил легальные документы, подтверждающие происхождение спорного товара.
Кроме того, истец не давал своего согласия ответчику на использование авторских прав, правообладателем которых он является. Истец также не заключал лицензионных договоров об использовании своего товарного знака.
Учитывая совокупность указанных обстоятельств, суд пришел к выводу о том, что спорный товар является контрафактной продукцией.
6.. В соответствии со ст. 1301 ГК РФ, в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (ст.ст. 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.
Согласно п. 2 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Истец просит взыскать двукратный размер компенсации составляющий 1 049 999, 98 руб., т.к. согласно протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок № ЗК-94/13 от 16.10.2013г. истец предложил цену договора в размере 309 999, 99 руб., протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок № ЗК-101/13 от 28.10.2013г истец предложил цену договора в размере 215 000 руб. Предложенные истцом цены договоров являются обычными для продажи товаров согласно перечню по извещению № 4300584491 и № 31300613739 и в случае отсутствия нарушения исключительного права истца на товарный знак. Истец имел возможность заключить договоры с ФГУП «ЦНИИХМ» на общую сумму 524 999, 99 руб., что составляет в двукратном размере 1 049 999, 98 руб.
Учитывая, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, его вероятные убытки, а также исходя из принципа разумности, справедливости и отсутствия оснований для снижения двукратного размера компенсации, суд пришел к выводу о взыскании с ответчика 1 049 999, 98 руб.
7. Суд пришел к выводу об удовлетворении требования об обязании ООО «Объединенные Спасательные Технологии» за свой счет опубликовать в СМИ решение суда с указанием ООО «Удачная экспедиция» действительным правообладателем, поскольку оно соответствует требованиям пп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ.
8. Суд полагает, что требование об изъятии из оборота и уничтожении за счет ООО «Объединенные Спасательные Технологии» контрафактного товара, а также материальных носителей, оборудования, материалов, используемых для производства контрафактного товара, маркированного товарным знаком «КОРСАР», подлежит отказу в удовлетворении, поскольку из обстоятельств дела следует, что ФГУП «ЦНИИХМ» поставило кейсы своим покупателям – организациям, которые используют товар. Эти организации выполняют публичные функции в области обороны РФ и др. сферах.
9. Суд считает, что требование об обязании ответчика прекратить реализацию товаров маркированных товарным знаком «КОРСАР» подлежит отказу в удовлетворении, поскольку истец не представил доказательств того, что ответчик в настоящее время осуществляет реализацию указанного товара.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 4, 16, 65, 66, 71, 156, 229 АПК РФ, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с ООО «Объединенные Спасательные Технологии» в пользу ООО «Удачная экспедиция» компенсация в сумме 1 049 999 руб.98 коп., расходы по оплате госпошлины в сумме 23 500 руб.
Обязать ООО «Объединенные Спасательные Технологии» опубликовать в СМИ за его счет решение суда с указанием ООО «Удачная экспедиция» действительным правообладателем.
Отказать в удовлетворении остальной части требований.
Взыскать с ООО «Удачная экспедиция» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 8 000 руб.
Взыскать с ООО «Объединенные Спасательные Технологии» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 4 000 руб.
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд..