Гражданский кодекс часть 1

ИП ФИО1 (далее – истец) обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик) о запрещении ИП ФИО2 осуществлять незаконное использование товарного знака «KingShoe»; обязании ИП ФИО2 вернуть принадлежащие ему доменные имена KINGSHOES.RU, KING-SHOES.RU, КИНГ-ШУ.РФ, КИНГШУЗ.РФ , созвучные с торговой маркой «KingShoe» на аккаунт ИП ФИО1 у регистраторов доменных имеy; обязании ИП ФИО2 передать управление почтовыми ящиками электронной почты и аккаунтами Skype, созвучными с торговой маркой «KingShoe» ИП ФИО1; взыскании с ИП ФИО2 в пользу ИП ФИО1 компенсации в размере 500 000 рублей; взыскании с ИП ФИО2 в пользу ИП ФИО1 расходы за почтовые услуги в размере 212 рублей 74 копейки, а также за услуги нотариуса в размере 13 400 руб.

Суд, с учетом мнения истца и ответчика, считает возможным рассмотреть спор в отсутствие представителя третьего лица в порядке ст.ст. 123, 136, 156 АПК РФ по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Истец поддержал заявленные требования по доводам искового заявления в полном объеме.

Ответчик исковые требования не признал, по доводам, изложенным в отзыве.

Суд, исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, оценив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, считает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, Индивидуальный предприниматель ФИО1 на основании свидетельства на товарный знак №305716, является правообладателем товарного знака «KingShoe» с 17 августа 2005.

Протоколом 77АБ 3146098 осмотра доказательства, совершённым нотариусом ФИО5, установлено, что принадлежащий Индивидуальному предпринимателю ФИО1 товарный знак используется на интернет сайте www.great-shoes.ru неизвестным лицом.

Истец, Индивидуальный предприниматель ФИО1, не давал разрешения кому бы то ни было использовать указанный товарный знак, вознаграждение за его использование от третьих лиц не получал.

Согласно протоколу осмотра, составленному нотариусом ФИО5, использование товарного знака на указанном сайте продолжается с 29 апреля 2013 года.

Регистрация доменного имени www.great-shoes.ru была осуществлена регистратором ЗАО «Регистратор Р01»

Кроме этого истец указал, что на доменных именах: KINGSHOES.RU, KING-SHOES.RU, КИНГ-ШУ.РФ, КИНГШУЗ.РФ содержится реклама и информация о конкурентной компании, ведущей свою деятельность в той же области, что и правообладатель товарного знака «KingShoe». Указанное подтверждено протоколом осмотра доказательства №77АБ 4486815, составленное нотариусом ФИО6 от 02.10.2014 года.

Как считает истец, схожесть указанных доменных имен с зарегистрированной торговой маркой составляет более 90%, что недопустимо для использования в той же товарной группе. Истец считает, что все зафиксированные случаи использования товарного знака имеют отношение к одному и тому же лицу.

24 августа 2014 года Истец в адрес Прокуратуры города Москвы направил заявление об идентификации неизвестного лица и его привлечении к административной ответственности, о чем свидетельствует опись вложения в письмо и квитанция об оплате почтовых услуг в сумме 131 рубль 24 копейки.

02 сентября 2014 г. Прокуратура города Москвы направила в адрес ФИО1 письмо о том, что его обращение направляется для рассмотрения по существу в ГУ МВД РФ по г. Москве.

14 октября 2014 г. Истцом в Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве было направлено заявление о недобросовестной конкуренции, о чем свидетельствует опись вложения в письмо и квитанция об оплате в размере 81 рубль 50 копеек.

27 октября 2014 г. из УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве отдел экономической безопасности и противодействия коррупции в адрес ФИО1 было направлено письмо о том, что обращение рассмотрено. В ходе проверки по материалу установлено, что соответствующую деятельность с использованием указанных доменов второго уровня осуществляет ИП ФИО2, магазин которого фактически располагается по адресу: <...>.

Кроме того, на запрос, направленный в ЗАО «Регистратор Р01» был получен ответ от 24.10.2014 г., о том, что администратором доменов второго уровня KINGSHOES.RU, GREAT-SHOES.RU является физическое лицо ФИО2.

Таким образом, как считает истец, кроме незаконного использования товарного знака «KingShoe» ФИО2, также используются домены KINGSHOES.RU, KING-SHOES.RU, КИНГ-ШУ.РФ, КИНГШУЗ.РФ, созвучные с товарным знаком «KingShoe».

Мотивируя исковые требования истец указал, что у ИП ФИО2 свидетельство на товарный знак «KihgShoe» отсутствует, и разрешение на его использование от Индивидуального предпринимателя ФИО1 он не получал. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

На основании вышеизложенного, истец обратился в суд с настоящим иском.

Рассмотрев доводы истца в указанной выше части, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований в части запрета Индивидуальному предпринимателю ФИО2 незаконное использование товарного знака, а именно размещение комбинированного обозначения «KingShoe» сходного до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству №305716 в сети интернет по адресу: www.great-shoes.ru в силу следующего.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом.

В соответствии ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Судом установлено, что ответчик незаконно используют товарный знак истца, а именно комбинированное обозначение «KingShoe» сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству №305716 в сети интернет только по адресу: www.great-shoes.ru путем его размещения на указанном сайте, что подтверждается нотариальным протоколом осмотра названного сайта, представленным в материалы дела.

Вместе с тем, в материалы дела не было представлено каких-либо доказательств, свидетельствующих об использовании спорного товарного знака на соответствующих интернет сайтах K INGSHOES.RU, KING-SHOES.RU, КИНГ-ШУ.РФ, КИНГШУЗ.РФ, равно как и доказательств того, что администратором доменов KINGSHOES.RU, KING-SHOES.RU, КИНГ-ШУ.РФ, КИНГШУЗ.РФ является ответчик.

Кроме того, сам по себе факт использования в доменном имени соответствующего обозначения, не свидетельствует о нарушении исключительных прав Истца на товарный знак. Регистрация домена ФИО2 не имела заведомо недобросовестной цели воспрепятствовать Истцу в реализации его исключительных прав, учитывая тот факт, что регистрация домена произошла до приоритета товарного знака Истца.

Согласно п. 1 ст. 1494 ГК РФ приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент). В материалах дела представлено свидетельство на товарный знак Истца, где установлено, что приоритет товарного знака - 17 августа 2005 г. (Лист дела 25-26). Согласно справкам регистратора сайта ЗАО «Регистратор Р01», администратором доменов KINGSHOES.RU, KING-SHOES.RU является ФИО2, который является администратором указанных доменов с 05.03.2005 года, т.е., до даты приоритета товарного знака Истца.

Суд отклоняет доводы Истца о том, что схожесть вышеуказанных доменных имен с «зарегистрированной торговой маркой» более 90%.

В силу п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 №22 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения обозначения является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Зарегистрированное за Истцом средство индивидуализации является комбинированным товарным знаком и включает в себя графическое изображение, а также словесный элемент.

При сравнении товарного знака Истца и доменных имен KINGSHOES.RU. KING-SHOES.RU, КИНГ-ШУ.РФ, КИНГШУЗ.РФ по звуковому (фонетическому), семантическому (смысловому), графическому (визуальному) признакам нельзя прийти к выводу, что сходство указанных доменных имен с товарным знаком Истца составляет 90%, поскольку семантический смысл у товарного знака Истца отсутствует, по графическим (визуальным) признакам также сходства судом не установлено.

Так суд отмечает, что исходя из частичного звукового (фонетического) сходства нельзя говорить о сходстве 90% и о тождественности до степени смешения. П. 14.4.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 г. № 32, установлено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае, если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

Между тем, товарный знак Истца представляет собой не словесное, а словесно-буквенное обозначение «king...hoe», выполненное без использования стандартных шрифтов, непечатными буквами, кроме того, отсутствует в доменном имени Ответчика слово «shoe». При изображении товарного знака Истца используется определенная цветовая гамма и окантовка в виде определенного графического изображения. Перевод на русский язык словесное обозначение «king...hoe» имеет как "королевская мотыга (тяпка, кирка)» в отличие от перевода на русский язык «shoes» - туфли, ботинки, башмаки и т.п.

При определении сходства обозначений исследуются звуковое, графическое и смысловое сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в обозначении.

Таким образом, вопрос о сходстве до степени смешения доменных имен и товарного знака с позиции рядового потребителя, без использования специальных познаний, говорит о том, что ни фонетически, ни по смыслу, ни визуально они не совпадают до степени смешения, и, руководствуясь п. 14.4.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, суд приходит к выводу об отсутствии тождества обозначений вышеуказанных доменных имен ФИО2 и товарного знака Истца.

Кроме того, в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 г. № СП-21/4 Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров отмечается, что если администратор доменного имени (ответчик) докажет, в частности, что до получения извещения об иске администратор доменного имени (ответчик) использовал или готовился использовать доменное имя или имя, сходное до степени смешения с доменным именем, указанным в иске, с целью добросовестного предоставления услуг, это может служить основанием для отказа в удовлетворении требований об аннулировании доменного имени.

Соответственно, в действиях Ответчика отсутствует нарушение охраняемых законом исключительных прав Истца.

Наряду с изложенным, суд не находит оснований в удовлетворении требований истца в части обязания ИП ФИО2 вернуть принадлежащие ему доменные имена KINGSHOES.RU, KING-SHOES.RU, КИНГ-ШУ.РФ, КИНГШУЗ.РФ , созвучные с торговой маркой «KingShoe» на аккаунт ИП ФИО1 у регистраторов доменных имен; обязании ИП ФИО2 передать управление почтовыми ящиками электронной почты и аккаунтами Skype, созвучными с торговой маркой «KingShoe» ИП ФИО1 ввиду не исполнимости решения в указанной части.

Как было указано выше, ответчик является администратором доменных имен KINGSHOES.RU, www.great-shoes.ru, тогда как регистратором указанных доменов является Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ».

Между тем, ответчик не имеет технической возможность осуществить запрашиваемые истцом действия, поскольку соответствующие действия осуществляет регистратор.

Кроме того, истцом в материалы дела не было представлено доказательств наличия у ответчика почтовых ящиков электронной почты и аккаунтов Skype, созвучными с торговой маркой «KingShoe», а также прав администрирования иных доменов имен за исключением вышеуказанных.

Требование истца в части обязании ответчика выплатить сумму компенсации за нарушение исключительных прав суд также признает подлежащим удовлетворению в части, в силу следующего.

В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10 000 рублей.

Истец, воспользовавшись правом, установленным ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, требует компенсации в размере 500 000 рублей, однако, суд, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанность вероятных убытков правообладателя, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения и частичной обоснованности заявленных исковых требований посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 50 000 руб.

Требования истца в части обязания ответчиков возместить расходы, понесенные на оплату нотариальных услуг в размере 13 400 руб., а также 212,74 руб. почтовых расходов суд признает частично обоснованными, исходя из следующего.

Согласно ст. 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов решаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 110 АПК РФ, расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются Арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, суд удовлетворяет требования в части взыскания расходов на нотариальный осмотр домена www.great-shoes.ru, за осмотр которого были оплачены нотариальные услуги в размере 4 100 руб., в связи с чем, суд находит подлежащей взысканию с ответчика сумму судебных расходов на нотариальные услуги в размере 4 100 руб., а также почтовые расходы в размере 212,74 руб.

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

На основании изложенного суд удовлетворяет требования истца в установленной части.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь ст. 8, 11, 12, 307-309, 1471, 1479, 1484, 1229, 1515 ГК РФ, ст.ст. 4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 156, 167-171 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Запретить Индивидуальному предпринимателю ФИО2 незаконное использование товарного знака, а именно размещение комбинированного обозначения «KingShoe» сходного до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству №305716 в сети интернет по адресу: www.great-shoes.ru.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 50 000 руб. 00 коп. компенсации, 4 312 руб. 74 коп. судебных расходов, а также 6 000 руб. 00 коп. расходов по уплате госпошлины по иску.

В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

СУДЬЯ: М.А. Ведерников