Гражданский кодекс часть 1

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 355021 в размере 5 000 000 руб., по договору № ТЗ-АТМОСФЕРА-02 от 11 октября 2019 года штрафа в размере 200 000 руб.,

при участии:

от истца – ФИО1, по дов. № б\н от 23 марта 2021 года;

от ответчика – ФИО2, по дов. № 2217 от 11 мая 2022 года;

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕБИУС ВЕНЧУР» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ЖЕЛДОРИПОТЕКА» (далее – ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 355021 в размере 5 000 000 руб., по договору № ТЗ-АТМОСФЕРА-02 от 11 октября 2019 года штрафа в размере 200 000 руб.

Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражает по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей сторон, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на словесный товарный знак АТМОСФЕРА по свидетельству РФ № 355021, дата регистрации: 15.07.2008, в отношении услуг следующих классов МКТУ: 36 - кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; финансовая деятельность; 37 - надзор контрольно-управляющий за строительными работами; прокат строительной техники; снос строительных сооружений; сооружение складов; строительство жилых и офисных зданий.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как следует из материалов дела, ранее истец обращался в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ответчику о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 355021, взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14 марта 2019 года по делу № А40-200919/18 исковые требования удовлетворены частично. Суд обязал ответчика прекратить использование обозначения «АТМОСФЕРА», сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству РФ № 355021, любыми способами, в том числе в рекламе в интернете, в печатных рекламных материалах, на документах, информационных стендах, при осуществлении видов деятельности, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 355021. Взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 5 000 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 54 000 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказал.

В обоснование заявленных требований по настоящему делу истец указал, что после вышеуказанного решения суда, а именно 11 октября 2019 года сторонами был заключен лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака № ТЗ-АТМОСФЕРА-02 (31.12.2019 РД0321422) с окончанием действия – 31 декабря 2020 года. После указанной даты ответчик продолжил использовать на своем сайте www.zdi.ru спорное обозначением (в рекламном буклете, на страницах сайта), в подтверждение данных обстоятельств истец приложил к иску скриншоты данного сайта и протокол нотариального осмотра сайта.

Истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию в размере 5 000 000 руб., рассчитанную на основании пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 года «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление № 10) разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Ответчик в судебном заседании подтвердил факт нарушения им прав истца на товарный знак после окончания срока действия заключенного сторонами лицензионного договора, однако, полагает, что представленные истцом доказательства не в полной мере отражают фактические обстоятельства дела и не являются безусловным свидетельством вины либо умысла на совершение вменяемого ответчику правонарушения.

Вместе с тем абзацем третьим пункта 3 статьи 1250 ГК РФ установлено, что, если иное не установлено Кодексом, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Ответчиком в материалы дела не представлены доказательства того, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы.

Ответственность за незаконное использование товарного знака, указанное в п. 3 ст. 1484 ГК РФ, предусмотрена нормой пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. На основании положений данной нормы, правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей.

В силу пункта 59 постановления № 10 компенсация за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности либо средство индивидуализации подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 61 постановления № 10 отмечено, что заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Согласно разъяснениям, содержащимися в пункте 62 постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252 Кодекса).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В обоснование заявленной суммы компенсации истец сослался на следующие обстоятельства:

- в соответствии с представленным самим ответчиком отчетом по использованию товарного знака истца в период с 11.10.2019 по 31.12.2020, распространение рекламных материалов с использованием товарного знака истца через сайты в сети Интернет было основным способом рекламы при организации продаж ответчиком квартир, машиномест и нежилых помещений ЖК «Атмосфера», по адресу: Москва, ЮВАО, Люблино, ул.Совхозная, вл.8Б, - сайты просматривались в среднем 320 раз в день;

- при 320 просмотрах сайта ответчика в день, компенсация за один день составит 160 000 руб. (5 000 руб. за одно нарушение X 320 просмотров = 160 000 руб.).

Ответчик незаконно использовал товарный знак истца в течение 343 дней в 2021 году, с 01 января 2021 года по 09 декабря 2021 года включительно.

Значит компенсация истцу за незаконно использование ответчиком товарного знака в 2021 году может составить 54 880 000 руб. (160 000 руб. в день X 343 дня = 54 880 000 руб.).

Как установлено судом, из приложенных к иску скриншотов от 01.01.2021 следует, что на сайте zdi.ru размещено спорное обозначение «АТМОСФЕРА» при предложении к продаже квартир в ЖК «АТМОСФЕРА».

Из приложенных к иску скриншотов от 26.02.2021, 28.04.2021, 22.10.2021, 09.12.2021, протокола нотариального осмотра от 24.06.2021 не следует, что на сайте размещено спорное обозначение, из них следует, что на сайте имеется текстовая гиперссылка, ведущая к буклету об объекте в формате pdf. В самом буклете на заглавной странице размещено: «АТМОСФЕРА ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС» и далее по тексту буклета.

В свою очередь ответчиком представлены сведения сервиса WAYBACK MACHINE от 15.01.2021, 18.01.2021, 22.01.2021, согласно которым, на самом сайте данное обозначение больше не используется, название ЖК изменено на «Жилой дом на Совхозная 8Б».

Суд не может признать довод истца о том, что и в 2021 году количество просмотров сайта ответчика составило 320 раз в день, учитывая, что из представленных ответчиком сведений сервиса WAYBACK MACHINE уже по состоянию на 22.01.2021 в продаже имелась всего 1 квартира в продаже.

Соответственно, указанный довод истца основан на предположении.

Истец заявил, что ответчиком также предлагались к продаже машино-места в жилом комплексе.

Согласно сведениям сервиса WAYBACK MACHINE от 22.01.2021, в «Жилом доме на Совхозная 8Б» (новое название жилого комплекса) в продаже 68 машино-мест.

Однако оснований полагать, что в январе 2021 года при наличии всего лишь 1 квартиры в свободной продаже на 68 машино-мест имелся такой же спрос, как и при старте продаж, и, соответственно, такое же количество просмотров сайта ответчика, у суда не имеется.

Учитывая характер правонарушения, срок незаконного использования товарного знака, исходя из принципов разумности и справедливости, а также учитывая принцип соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд определяет подлежащую взысканию сумму компенсации в размере 300 000 руб.

Предоставленная суду возможность снизить размер компенсации в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательства является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом, то есть по существу, на реализацию требований части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Степень соразмерности заявленной истцом компенсации последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из обстоятельств конкретного дела. Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, восстановление имущественного положения пострадавшей стороны, а не наказание ответчика.

Суд считает, что указанная сумма компенсации является соразмерной допущенному правонарушению, разумной, компенсация не должна носить карательный характер без учета всех обстоятельств.

Истец просит суд взыскать с ответчика по договору № ТЗ-АТМОСФЕРА-02 от 11 октября 2019 года штраф в размере 200 000 руб.

В соответствии с пунктом 1.5.2. лицензионного договора лицензиат обязан предоставить лицензиару отчет в письменной форме об использовании товарного знака по результатам исполнения договора не позднее 20 января 2021 года с указанием видов и способов использования товарного знака, по каждому виду и способу использования товарного знака должно быть указано количество использований товарного знака и приложены образцы использования товарного знака. При досрочном расторжении договора отчет должен быть направлен лицензиатом лицензиару в течение 10 календарных дней с момента расторжения договора.

В соответствии с пунктом 3.9. договора за задержку предоставления отчета об использовании товарного знака или за не предоставление такого отчета истцу, а также за предоставление истцу отчета в неполном объёме, ответчик уплачивает истцу штраф в размере 200 000 руб. за задержку и/или не предоставления отчета и/или за предоставление неполного отчета. Уплата штрафа не освобождает ответчика от обязанности предоставить отчет истцу в полном объёме.

Истец указал, что отчет об использовании товарного знака за период с 11.10.2019 по 31.12.2020 был направлен ответчиком в адрес истца лишь письмом исх. № 110/403 от 01 июня 2021 года.

Согласно пункту 1 статьи 1235 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пенями) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Факт нарушения срока предоставления отчета ответчик не оспорил.

Частью 3.1 статьи 70 АПК РФ установлено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Указанный расчет судом проверен и признан математически и методологически верным.

Контррасчета штрафа ответчик не представил, о снижении не заявил.

Учитывая изложенное, штраф подлежит взысканию с ответчика в заявленном размере в соответствии с пунктом 3.9. договора, ст. 330 ГК РФ.

Расходы истца по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь ст. ст. 106, 110, 123, 156, 167 - 170, 176 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЖЕЛДОРИПОТЕКА» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕБИУС ВЕНЧУР» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 355021 в размере 300 000 руб., по договору № ТЗ-АТМОСФЕРА-02 от 11 октября 2019 года штраф в размере 200 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 711 руб. 54 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О. В. Козленкова