Гражданский кодекс часть 1

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮНАЙТЕД СПАЙСЕЗ» (127410, МОСКВА, ШОССЕ АЛТУФЬЕВСКОЕ, ДОМ 37, СТРОЕНИЕ 17, ЭТ 02, ПОМ 03, ОФ В, ОГРН: <***>, дата присвоения ОГРН: 03.02.2015, ИНН: <***>)

к ответчику: индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>, дата присвоения ОГРНИП: 06.06.2017)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «Econutrena» в размере 1 236 845,98 руб., о запрете совершать любые действия по использованию товарного знака «Econutrena» на территории РФ без согласия ООО «ЮНАЙТЕД СПАЙСЕЗ», в том числе вводить в гражданский оборот на территории России товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, осуществлять ввоз, рекламу, хранение, продажу, распространение товаров и иное использование указанного товарного знака (с учетом уточнений, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ);

третье лицо 1: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАС-ФЛОРЕС ГРУПП" (125363, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА СХОДНЕНСКАЯ, ДОМ 37, КВАРТИРА 117, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 03.10.2014, ИНН: <***>)

третье лицо 2: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕЛСИ МАРКЕТ" (123098, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА МАКСИМОВА, ДОМ 8, КВАРТИРА 6, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 14.03.2014, ИНН: <***>)

третье лицо 3: Jaindi Export (PVT) Ltd (Шри-ланка)

при участи в судебном заседании:

от истца: ФИО2 (паспорт, доверенность № б/н от 28.07.2020, диплом);

от ответчика: ФИО3 (удостоверение, доверенность № 77 АГ 5451770 от 26.01.2021);

от третьих лиц 1, 2, 3: не явились, извещены надлежащим образом;

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Юнайтед Спайсез» (далее также – истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением (с учетом принятого судом в порядке ст. 49 АПК РФ уточнения исковых требований) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее также – ответчик, Предприниматель) с требованиями: о взыскании 1 236 845 руб. 98 коп. компенсации за незаконное использование товарного знака «Econutrena»; запрете совершать любые действия по использованию товарного знака «Econutrena» на территории РФ без согласия ООО «Юнайтед Спайсез», в том числе вводить в гражданский оборот на территории России товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, осуществлять ввоз, рекламу, хранение, продажу, распространение товаров и иное использование указанного товарного знака.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.02.2020, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2020, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2020 вышеуказанные судебные акты отменены, дело передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Отменяя решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, Суд по интеллектуальным правам указал на следующее.

«При принятии решения и постановления по настоящему делу суды исходили из того, что стоимость реализованной ответчиком контрафактной продукции составила 618 422 рубля 99 копеек. С учетом данного обстоятельства суды пришли к выводу о наличии оснований для взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 1 236 845 рублей 98 копеек.

Между тем, как усматривается из материалов дела, предпринимателем была представлена справка о продажах продуктов, в том числе имеющих маркировку "econutrena" за период с 01.04.2019 по 31.07.2019.

Как следует из содержания этой справки, за указанный период предпринимателем "было продано заказов на общую сумму 618 422 99 рублей: АПРЕЛЬ - 48 949,58 / МАЙ - 121 786,50 / ИЮНЬ - 184 178,50 / ИЮЛЬ - 263 508,41. В том числе заказов в состав которых входили товары с маркой "econutrena" на общую сумму 73759 руб. 08 коп., в том числе заказ из контрольной закупки на сумму 1786 рублей. Всего реализовано товаров под маркой "econutrena" на общую сумму 13 333 руб. 35 коп., в том числе товаров из контрольной закупки на сумму 1456 руб. Получено агентское вознаграждение (25%) от продажи товаров под маркой "econutrena" на сумму 3333 руб. 34 коп., в том числе от контрольной закупки 364 руб.".

Таким образом, из представленной в материалы дела справки об осуществленных предпринимателем продажах не следует, что стоимость реализованного им товара, на котором был незаконно размещен товарный знак истца, составила 618 422 рубля 99 копеек. Суды первой и апелляционной инстанций ошибочно учли общую стоимость всей реализованной ответчиком продукции, а не стоимость товаров, на которых был незаконно использован спорный товарный знак.

Как следует из кассационной жалобы и подтверждается материалами дела, предприниматель указывал на данные обстоятельства как при рассмотрении настоящего дела в суде первой инстанции, так и при подаче апелляционной жалобы, однако он не был надлежащим образом исследован и оценен судами.

Таким образом, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам соглашается с доводом кассационной жалобы о том, что в нарушение подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, судами не было установлено количество реализованной предпринимателем контрафактной продукции, что указывает на недостоверность и на необоснованность произведенного судами расчета компенсации.

Кроме того, как следует из обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции, при определении размера подлежащей взысканию суммы компенсации суд апелляционной инстанции исходил из того, что "срок незаконного использования товарного знака наступил именно с даты подачи заявки (начало приоритета) - 13.09.2018, в соответствии с применяемой на тот момент ч. 1 ст. 1491 ГК РФ" (абзац второй страницы 6 постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2020 по делу N А40-230070/2019).

Между тем согласно правовой позиции, изложенной в пункте 155 постановления от 23.04.2019 N 10, положения статьи 1491 ГК РФ не могут быть расценены как свидетельство того, что действия, совершенные до даты государственной регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков, являются нарушением исключительного права на товарный знак.

Использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак.

Дата подачи заявки служит лишь моментом отсчета срока действия исключительного права и определяет согласно пункту 1 статьи 1494 ГК РФ дату приоритета (в частности, в целях применения пункта 6 статьи 1483 ГК РФ).

При таких обстоятельствах судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что суды не оценили надлежащим образом фактические обстоятельства дела на предмет соотношения периода предпринимательской деятельности ответчика, указанного в представленной им справке, с периодом действия исключительного права на товарный знак, в течение которого использование товарного знака истца могло считаться незаконным.

Таким образом, судами первой и апелляционной инстанций не была надлежащим образом установлена совокупность фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для определения размера подлежащей взысканию компенсации за нарушение исключительного права на спорный товарный знак».

«Учитывая изложенное, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам соглашается с приведенным доводом кассационной жалобы и полагает, что противоречащий имеющимся в материалах дела доказательствам вывод судов первой и апелляционной инстанций относительно размера подлежащей взысканию компенсации за нарушение исключительного права на спорный товарный знак сделан без учета всей совокупности фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для разрешения настоящего спора. Таким образом, обжалуемые судебные акты в указанной части являются незаконными и необоснованными».

Направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, суд кассационной инстанции указал, что при новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства и определить размер компенсации за нарушение исключительного права с учетом фактических обстоятельств дела.

При новом рассмотрении дела в порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Лас-Флорес групп» (далее также – третье лицо 1), Общество с ограниченной ответственностью «Хелси Маркет» (далее также – третье лицо 2), компания Jaindi Export (Pvt) Ltd (Sri Lanka) (далее также – третье лицо 3).

При новом рассмотрении дела ответчик предъявил встречный иск с требованиями: признать злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией со стороны ООО «Юнайтед Спайсез» бездействие истца с момента получения приоритета в Роспатенте на товарный знак «Econutrena» и до момента направления досудебной претензии в адрес ИП ФИО1, включая действия по сокрытию информации от потребителей продукции под товарной маркой «Econutrena» (ответчика и третьих лиц, ранее закупавших данный товар у истца) и действия по проведению контрольной закупки.

Встречный иск принят судом в порядке ст. 132 АПК РФ для совместного рассмотрения с первоначальным иском.

В судебное заседание (01 - 07 декабря 2021 года с учетом объявленного судом перерыва) явились представители Общества и Предпринимателя.

ООО «Лас-Флорес групп», ООО «Хелси Маркет» и компания Jaindi Export (Pvt) Ltd в судебное заседание не явились, о дате, месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом, дело рассмотрено в их отсутствие в порядке ст. 156 АПК РФ. Судом предприняты все меры к надлежащему извещению третьего лица 3 (компании Jaindi Export (Pvt) Ltd), в связи с чем, а также с учетом предоставления истцом сведений о направлении соответствующих определений суда в адрес указанного третьего лица и участия Jaindi Export (Pvt) Ltd в качестве третьего лица в иных процессах в отношении спорного товарного знака между лицами, участвующими в настоящем деле, суд признает извещение Jaindi Export (Pvt) Ltd надлежащим.

В судебном заседании представителем Предпринимателя заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу, мотивированное подачей ответчиком в Роспатент возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку истца «Econutrena» по свидетельству Российской Федерации № 707508, в удовлетворении которого судом отказано ввиду отсутствия оснований, предусмотренных ст. 143 АПК РФ.

В судебном заседании представитель Общества первоначальный иск поддержал по основаниям, изложенным в иске с учетом уточнения и письменных пояснениях; встречный иск не признал по доводам письменного отзыва на встречное исковое заявление.

Представитель Предпринимателя первоначальный иск не признал, согласно доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление и письменных пояснениях; поддержал требования, заявленные во встречном исковом заявлении.

При новом рассмотрении дела, исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей Общества и Предпринимателя, оценив представленные доказательства в совокупности в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом указаний Суда по интеллектуальным правам, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судом, 07.12.2016 между компанией Jaindi Export (PVT) Ltd и ООО «Юнайтед Спайсез» был заключен контракт на поставку № 6-15, согласно которому компания Jaindi Export (PVT) Ltd продает, а ООО «Юнайтед Спайсез» покупает корицу в палочках, масло из листьев коры корицы, масло цитролены и иные товары (далее - товар).

Согласно п. 1.8. контракта ООО «Юнайтед Спайсез» вправе распространять приобретаемый товар на территории России и СНГ как официальный и эксклюзивный (единственный) дистрибьютор продавца. Продавец обязуется в течение срока действия контракта не заключать аналогичных контрактов с третьими лицами с целью поставки товара на территорию России, а также обязуется воздерживаться от самостоятельной деятельности по реализации товара на территории России.

В соответствии с п. 9.1. контракта срок его действия определен до 31.12.2021 и полного исполнения сторонами обязательств.

Истец является правообладателем словесного товарного знака

, выполненного в зеленом, светло-зеленом и черном цветовом сочетании (далее также – товарный знак «Econutrena»), зарегистрированного по свидетельству Российской Федерации № 707508 в отношении товаров и услуг 29-го, 30-го 32-го и 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ). Дата приоритета товарного знака – 13.09.2018, дата регистрации – 10.04.2019, дата истечения срока действия исключительного права - 13.09.2028.

Истцу стало известно, что ответчик предлагает к продаже и реализует товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, с использованием обозначения ««Econutrena», сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

Так, в сети Интернет на сайте http://www.ecodary.ru. размещается информация о том, что ответчиком предлагаются к продаже и реализуются товары (крем кокосовый органический, масло кокосовое органическое рафинированное, масло кокосовое органическое холодного отжима и т.д.) с использованием обозначения «Econutrena», сходным до степени смешения с товарным знаком истца, являющиеся однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца при осуществлении коммерческой деятельности.

Указанное обстоятельство подтверждается протоколом осмотра доказательств 77АГ 0702820 от 15.07.2018, составленным временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы ФИО4 – ФИО5 (зарегистрировано в реестре за № 77/103-н/77-2019-3-1567).

Таким образом, под обозначением, тождественным с товарным знаком истца, в гражданский оборот вводятся товары, маркированные обозначением «Econutrena».

На сайте http://www.ecodary.ru. содержится информация с указанием контактных данных владельцев сайта, по которым можно приобрести указанный товар, в том числе, при переходе на ссылку Контакты – значится ответчик.

С целью установления факта продажи продукции с товарным знаком «Econutrena» и конкретного лица, осуществляющего такую реализацию, истцом посредством обращения к сайту http://www.ecodary.ru и контактным данным, указанным на сайте, была произведена закупка товара, маркированного обозначением «Econutrena» (производитель – компания JAINDI Export (PVT) Ltd (Шри-ланка), произведена оплата в сумме 1 786 руб.

При этом реализация названной продукции была осуществлена от лица ИП ФИО1, что подтверждается, в том числе кассовым чеком № 270 от 18.07.2019.

Вместе с тем, истец разрешения на использования товарного знака «Econutrena» ответчику не давал, лицензионных договоров с ответчиком не заключал.

22.07.2019 Общество направило в адрес Предпринимателя претензионное письмо о нарушении исключительных прав на товарный знак с требованиями прекратить такое нарушение и выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав.

Претензия оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения.

Считая, что предложение к продаже и реализация ответчиком товаров, являющихся однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, с использованием обозначения, сходного с товарным знаком «Econutrena», нарушают исключительные права последнего на указанное средство индивидуализации, ООО «Юнайтед Спайсез» обратилось в суд с первоначальным иском.

При первоначальном рассмотрении дела способ расчета компенсации был выбран Обществом на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК исходя из двукратного размера стоимости контрафактных экземпляров (товаров).

При новом рассмотрении дела Обществом представлено заявление об уточнении исковых требований (принято судом в порядке ст. 49 АПК РФ), в котором истец изменил способ расчета компенсации, просит взыскать компенсацию на основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом исходя из характера нарушения).

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Согласно уточненным требованиям, Общество просит взыскать с Предпринимателя компенсацию за незаконное использование товарного знака на основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ в сумме 2 066 908 руб.

Возражая доводам Общества и в обоснование встречных исковых требований Предприниматель ссылается на наличие в действиях Общества признаков злоупотребления правом и нарушение Обществом правил добросовестной конкуренции.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Статья 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Факт того, что истец является правообладателем товарного знака «Econutrena» и факт использования истцом в своей коммерческой деятельности этого товарного знака установлены судом, подтверждены документально.

Факт принадлежности истцу спорного товарного знака ответчиком не оспаривается.

Таким образом, истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Факт незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, при предложении к продаже и реализации ответчиком товаров 29-го класса МКТУ (крем кокосовый органический, масло кокосовое органическое рафинированное, масло кокосовое органическое холодного отжима), являющихся однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

В сети Интернет на сайте http://www.ecodary.ru. размещается информация о том, что ответчиком при осуществлении своей хозяйственной деятельности предлагаются к продаже и реализуются указанные выше товары с использованием обозначения «Econutrena», сходного до степени смешения с товарным знаком истца, являющиеся однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Так, 15.07.2019 представителем ООО «Юнайтед Спайсез» в порядке обеспечения доказательств был произведен нотариальный осмотр сайта http://www.ecodary.ai.

Согласно Протоколу осмотра доказательств от 15.07.2019 по ссылке Акции -http://ecodary.ru/catalog/offers/ размещены:

- ссылки по продаже продукции (крем, масло) с обозначением товарного знака «Econutrena»;

- нижней части интернет-сайта указаны контактные данные владельцев сайта, по которым можно приобрести указанную ранее продукцию: телефон: <***>, 8 (800) 350-58-89 и адрес электронной почты - info@dary-pamira.ru.

При переходе на ссылку Контакты - https://ecodary.ru/about/contacts/ установлено размещение контактов Ecodary:

Телефоны: + <***>; 8 (800) 350-5889; склад: <...> Офис: <...>.

ИП ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>, Москва, ул. Сходненская …).

Кроме того, истцом посредством обращения к сайту http://www.ecodary.ru и контактным данным, указанным на сайте, была произведена закупка товара , маркированного обозначением «Econutrena» (производитель - JAINDI Export (PVT) Ltd), произведена оплата в сумме 1 786 руб.

Реализация названной продукции была осуществлена от лица ИП ФИО1, что подтверждается, в том числе кассовым чеком № 270 от 18.07.2019.

Реализованные ответчиком товары маркированы обозначением «Econutrena» - тождественным товарному знаку истца по свидетельству Российской Федерации № 707508 - «Econutrena».

В соответствии с частью 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продаже, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Факт однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и товаров, предлагаемых к продаже ответчиком, очевиден, подтвержден документально.

Товары, реализуемые ответчиком (крем кокосовый органический, масло кокосовое органическое рафинированное, масло кокосовое органическое холодного отжима) с использованием обозначения «Econutrena», являются однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца (29-го класса МКТУ: масла пищевые, в том числе масло кокосовое жидкое пищевое). В связи с этим велика вероятность реального смешения обозначений в глазах потребителя.

Истец не давал ответчику согласия или разрешения на использование товарного знака при введении в гражданский оборот однородных товаров. Доказательств предоставления ответчику разрешения правообладателя на такое использование в материалах дела не имеется.

Таким образом, суд приходит к выводу, что факт использования ответчиком товарного знака истца без согласия правообладателя подтвержден материалами дела, ответчиком не опровергнут.

Факт реализации ответчиком вышеназванной продукции последним не оспаривается.

Доводы ответчика, приведенные в отзыве на первоначальный иск, а также в обоснование встречных исковых требований, оценены судом, признаны необоснованными и несостоятельными.

Так, доводы ответчика сводятся к злоупотреблению правом со стороны истца, поскольку при наличии длительных коммерческих отношений между сторонами, в том числе, с целью приготовления ответчика к реализации продукции JAINDI Export (PVT) Ltd (Шри-ланка), поставляемой компанией JAINDI Export (PVT) Ltd по всему миру под маркой «Econutrena», последующей реализацией, Предприниматель не знал о существовании контракта от 07.12.2016, его условиях, а также о том, что Общество зарегистрировало на себя спорный товарный знак, а узнал только из текста претензии и искового заявления.

Также ответчик отмечал, что реализуя товары непосредственно производителя JAINDI Export (PVT) Ltd (Шри-ланка), маркированные обозначением «Econutrena», не предполагал, что исключительные права на товарный знак Econutrena» могут принадлежать кому-либо еще кроме производителя данного товара.

Доводы ответчика о злоупотреблении правом со стороны истца, суд признает голословными, не обоснованными и не подтвержденными документально.

Как разъяснено в пункте 154 Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Также, Верховный суд РФ указал, что не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право.

И только такая попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Таким образом, злоупотребление правом устанавливается судом в конкретном деле не в силу самого факта неиспользования истцом товарного знака, в защиту права на который предъявлен иск, а с учетом исследования цели регистрации товарного знака, реального намерения правообладателя его использовать, причины неиспользования, если таковые имели место быть.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК РФ для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание, в частности, в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Довод ответчика об отсутствии информации о принадлежности товарного знака истцу отклоняется судом, поскольку она доступна на официальном сайте Роспатента. Доказательств правомерного использования объекта исключительных прав ответчиком в материалы дела представлено не было.

При этом ответчиком в материалы дела не были представлены доказательства, подтверждающие, что действия по государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 707508 были осуществлены истцом исключительно с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение.

Напротив, из представленных в материалы дела доказательств следует, что после регистрации прав на спорный товарный знак истец незамедлительно предпринял действия для реального использования товарного знака.

Иные доводы ответчика, изложенные в отзыве на иск, встречном иске и письменных пояснениях, оценены судом, признаны голословными, необоснованными и несостоятельными ввиду противоречия фактическим обстоятельствам дела и представленным в дело доказательствам.

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что после регистрации прав на спорный товарный знак истец незамедлительно предпринял действия для реального использования товарного знака.

Регистрация истцом товарного знака «Econutrena» актом недобросовестной конкуренции, в установленном законом порядке, не признана, иная недобросовестность действий ООО «Юнайтед Спайсез» - не установлена.

Суд также принимает во внимание, что доводы ответчика, приведенные им в рамках настоящего дела, аналогичны доводам ответчиков (ООО «Хелси Маркет» и ООО «Лас-Флорес групп»), приведенные в рамках рассмотрения арбитражных дел № А40-249772/2019 и № А40-249783/2019, а также доводам ответчика при первоначальном рассмотрении настоящего дела.

Постановлениями Суда по интеллектуальны правам от 23.09.2021 по делу № А40-249772/2019 и от 18.11.2020 по делу № А40-230070/2019, злоупотребление правами со стороны правообладателя не было установлено, равно как и не установлено, что действия ООО «Юнайтед Спайсез» можно признать актом недобросовестной конкуренции.

При этом, Судом по интеллектуальным правам был исследован довод о злоупотреблении правом со стороны истца и сделан вывод об отсутствии признаков недобросовестности в действиях ООО «Юнайтед Спайсез», связанных с защитой нарушенного исключительного права на спорный товарный знак.

Соответственно, истец правомерно использует исключительное право на спорный товарный знак, не злоупотребляя своими правами.

Кроме того, в обоснование встречного искового заявления ИП ФИО1 приводит довод о том, что компания JaindiExport не давала своего разрешения на регистрацию товарного знака и не проявило свою волю в отношении ограничения конкуренции по продаже продукции в Российской Федерации.

Названный довод ИП ФИО1 суд признает не обоснованным.

В материалы дела не представлены доказательства того, что каким-либо образом компания Jaindi Exsport оспаривала регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 707508, зарегистрированного 10.04.2019.

Учитывая изложенное, требования ИП ФИО1 по встречному иску не обоснованы, документально не подтверждены, в связи с чем, удовлетворению не подлежат.

Суд также признает несостоятельной ссылку ответчика на подачу последним в Роспатент возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 707508.

В соответствии с п. 154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой ГК РФ» лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ.

Товарный знак истца является действующим, правовая охрана товарного знака не прекращена, недействительной не признана.

Таким образом суд исходит из доказанности принадлежности истцу исключительного права, в защиту которого предъявлен иск, а также наличия доказательств реализации ответчиком товаров с использованием товарного знака, правообладателем которого является истец, без разрешения последнего.

При этом возражения ответчика о том, что реализованные им товары являются оригинальный продукцией истца, отклонены судом как не нашедшие документального подтверждения.

Поскольку в материалы дела не представлено документов, подтверждающих правомерность использования ответчиком товарного знака, суд считает факт нарушения исключительных прав истца ответчиком подтвержденным.

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что использование ответчиком товарного знака истца без согласия последнего является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации.

Вышеизложенное, в том числе вывод суда об отсутствии признаков недобросовестности в действиях общества «Юнайтед Спайсез», связанных с защитой нарушенного исключительного права на спорный товарный знак, было установлено судом при первоначальном рассмотрении дела, судебный акт в указанной выше части проверен судами апелляционной и кассационной инстанции, признан законным и обоснованным.

Доводы ответчика в указанной части отклонены судом кассационной инстанции.

Так, в постановлении от 18.11.2020 Суд по интеллектуальным правам указал следующее.

«Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций, оценив представленные в материалы дела доказательства и доводы сторон в их совокупности и взаимной связи в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пришли к обоснованному выводу о незаконном характере действий предпринимателя по использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 707508 при предложении к продаже и реализации спорной продукции. ….

Таким образом, принимая во внимание предусмотренную действующим законодательством презумпцию добросовестности участников гражданских правоотношений, а также исходя из недоказанности ответчиком обстоятельств, которые могут свидетельствовать о наличии признаков недобросовестности в поведении истца, оценив представленные в материалы дела доказательства, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу об отсутствии признаков недобросовестности в действиях общества "Юнайтед Спайсез", связанных с защитой нарушенного исключительного права на спорный товарный знак...

С учетом изложенного приведенный довод предпринимателя не может быть принят во внимание судебной коллегией Суда по интеллектуальным правам и отклоняется ею как не опровергающий законности и обоснованности принятых по настоящему делу судебных актов».

Вместе с тем, при первоначальном рассмотрении дела суд кассационной инстанции не согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанции в части размера подлежащей взысканию (взысканной) компенсации, указав на то, что в нарушение подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, судами не было установлено количество реализованной предпринимателем контрафактной продукции, что указывает на недостоверность и на необоснованность произведенного судами расчета компенсации, в связи с чем, признал обжалуемые судебные акты в указанной части незаконными и необоснованными, что послужило основанием для направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как уже было указано выше, при первоначальном рассмотрении дела способ расчета компенсации был выбран Обществом на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК исходя из двукратного размера стоимости контрафактных экземпляров (товаров).

Согласно уточненным требованиям, Общество просит взыскать с Предпринимателя компенсацию за незаконное использование товарного знака на основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом исходя из характера нарушения) в сумме 2 066 908 руб.

Согласно ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10) при заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Согласно уточненным требованиям, истец, ссылаясь на то, что правообладатель, безусловно, несет убытки, поскольку уменьшается спрос на его продукцию, воспользовавшись правом, установленным ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, просит взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака в сумме 2 066 908 руб.

Ответчик в отзыве просит снизить размер компенсации, указывает, в частности, на отсутствие длительности нарушения, незамедлительное прекращение нарушения после получения претензии от истца, а также ссылается на отсутствие существенных убытков в результате реализации ответчиком товаров со спорными обозначениями.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанность вероятных убытков правообладателем, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, учитывая доводы ответчика о несоразмерности заявленного ко взысканию размера компенсации, посчитал возможным уменьшить общую сумму компенсации до 30 000 руб.

Суд считает данную сумму компенсации разумной, справедливой и соразмерной последствиям нарушения.

Реализация судом установленного законом права на уменьшение заявленного к взысканию размера компенсации исходя из принципов ее разумности, справедливости и соразмерности последствиям нарушения должна соотноситься с необходимостью обеспечения восстановления имущественного положения правообладателя, то есть с необходимостью приведения правообладателя в такое имущественное положение, в котором он находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно; организационно-правовая форма нарушителя, его имущественное положение, основные виды осуществляемой им деятельности и степень их доходности не могут быть приняты судом во внимание в целях оценки фактических обстоятельств на предмет наличия оснований для уменьшения заявленной ко взысканию суммы компенсации; в этих целях значимыми могут быть признаны исключительно обстоятельства, характеризующие имевшее место событие нарушения исключительных прав правообладателя и наступившие (либо вероятные) последствия такого нарушения.

Компенсация по своей правовой природе должна носить компенсационный характер и быть направлена не столько на наказание правонарушителя, сколько на восстановление нарушенного права правообладателя.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что требования истца о выплате компенсации отвечают принципам разумности, справедливости и соразмерности компенсации в размере 30 000 руб.

В рассматриваемом случае снижение размера подлежащей взысканию компенсации судом осуществлено в рамках своих полномочий на основании исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств в совокупности, а также с учетом изложенных правовых позиций, исходя из восстановительного характера данного вида гражданско-правовой ответственности, который исключает получение правообладателем дополнительных доходов, которые бы не возникли у правообладателя при отсутствии нарушения.

В остальной части исковые требования о взыскании компенсации удовлетворению не подлежат.

Следует также отметить, что ответчик не может быть освобожден от гражданско-правовой ответственности, в том числе в связи с отсутствием его вины, поскольку его деятельность является предпринимательской и осуществляется с учетом рисков и возможных негативных последствий, ей присущих. Следовательно, ответчик может быть привлечен к ответственности за нарушение исключительных прав в виде взыскания с него компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности и при отсутствии его вины.

В соответствии со ст. 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные ГК РФ способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

В силу п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Вместе с тем, суд не находит оснований для удовлетворения требований истца в части запрета совершать любые действия по использованию товарного знака «Econutrena» на территории РФ без согласия ООО «Юнайтед Спайсез», в том числе вводить в гражданский оборот на территории России товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, осуществлять ввоз, рекламу, хранение, продажу, распространение товаров и иное использование указанного товарного знака, поскольку являются требованиями об общем абстрактном запрете конкретному лицу на будущее использовать обозначение, в том числе в отношении всех без исключения товаров и услуг и удовлетворению не подлежит.

Как указано в п. 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» требование о пресечении действий, нарушающих право, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Требования об общем абстрактном запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности также не подлежат удовлетворению, так как такой запрет установлен непосредственно законом.

Доводы встречного иска повторяют доводы Предпринимателя, приведенные в отзыве на первоначальный иск и письменных пояснениях, которые были рассмотрены, оценены и отклонены судом при рассмотрении первоначального иска, поскольку признаны необоснованными и несостоятельными.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса).

Уплаченная истцом при обращении в суд госпошлина взыскивается с ответчика на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 2, 4, 41, 49, 65, 71, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Юнайтед Спайсез» компенсацию в размере 30 000 руб.

В остальной части требований отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 608 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Юнайтед Спайсез» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 30 760 руб.

В удовлетворении встречных исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья:

Е.В. Титова