Решение № А41-8555/22 от 11.05.2022 АС Московской области

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Москва      

19 мая 2022 года                                                                Дело №А41-8555/22

Резолютивная часть объявлена 11 мая 2022

Полный текст решения изготовлен 19 мая 2022

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующей судьи  Худгарян М.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Филатовым  Д.Е., рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

ООО "ЗОРГ" (ИНН <***>)

к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСЕНС" (ИНН <***>)

о взыскании денежных средств, 

при участии в судебном заседании - согласно протоколу,

УСТАНОВИЛ:

ООО "ЗОРГ" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО "ИНТЕРСЕНС" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 3 000 000 рублей 00 копеек, а также расходов по оплате государственной пошлины в размере 38 000 рублей 00 копеек.

В судебном заседании присутствовал представитель ответчика.

Истец, надлежаще извещённый о времени и месте проведения судебного заседания, своих представителей в зал суда не направил. Суд провёл заседание в порядке ст. 121-123, 156 АПК РФ.

Отвод составу суда не заявлен.

Ответчик факт нарушения не оспаривал, просил снизить сумму компенсацию.

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, исследовав их, выслушав представителя ответчика, суд находит иск подлежащим удовлетворению частично в связи со следующим.

Из материалов дела следует, что Общество с ограниченной ответственностью «Зорг» (далее – Правообладатель) является Правообладателем исключительного права на Товарный знак по свидетельству № 529773:

в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, в том числе и в отношении сенсорных электронных киосков (далее – Товарный знак).

Истцом разработан и реализуется с использованием Товарного знака сенсорный стол «Сенсорный стол Zorgtech» согласно представленной в материалы дела спецификации (приложение № 16 к иску).

Единственным уполномоченным лицом, официальным дистрибьютором, которое может осуществлять реализацию вышеуказанного товара, является ООО «АЛМАЗ».

Основанием для защиты ООО "ЗОРГ" своих прав послужило то, что, как стало известно истцу, ООО «ИНТЕРСЕНС» осуществляет поставку (реализацию) и предложение к поставке (предложение к продаже), в рамках п. 4 ч. ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", товара «Сенсорный стол Zorgtech» (далее — «Товар»). Товар поставлялся и предлагался к поставке по следующим контрактам:

Общая сумма контрактов 1 115 540 рублей.

При этом Правообладатель и его уполномоченный дистрибьютор не поставляли ответчику Товар и не предоставляли право на использование Товарного знака, следовательно, Товар является контрафактным на основании п. 1 ст. 1515 ГК РФ. Кроме того, на Товар нанесены этикетки, на которых присутствует обозначение, сходное с Товарным знаком, данный факт стал известен истцу после обращения к нему Заказчиков, которые приобрели Товар.

На основании изложенного истец считает, что ответчиком допущено незаконное (бездоговорное) использование принадлежащего истцу результата интеллектуальной деятельности. Руководствуясь п. 3 ст. 1252, пп. 1 и пп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец определил размер компенсации в 3 000 000,00 рублей, который обусловлен длительностью нарушения, объёмом нарушения, а также тем фактом, что предложение к поставке Товара, указанного как произведенного Правообладателем, но не являющегося таковым, наносит вред деловой репутации истца.

12 ноября 2021 года на юридический адрес ответчика истцом была направлена претензия с требованием прекращения нарушения исключительных прав истца и выплате компенсации, также претензионное письмо было направлено на официальную электронную почту ответчика. указанную в государственных контрактах. Поскольку требования претензии не исполнены, истец подал иск в суд.

Возражая по иску, ответчик указал в отзыве, что в первом квартале 2021 года между ООО «ЗОРГ» и ООО «Интерсенс» имелась договоренность о производстве ответчиком Сенсорных столов под товарным знаком истца «ZORGTECH». В последующем, ООО «Интерсенс» в рамках статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" выиграло конкурсы на поставку государственным больницам города Москвы товаров под торговым под знаком «ZORGTECH». В рамках существующих договоренностей с ООО «ЗОРГ», ответчик в мае 2021 года обратился к аффинированной компании истца ООО «ЛИДЕР» (ООО «ЗОРГ» входит в группу компаний с ООО «ЛИДЕР») с просьбой подать программное обеспечение для Сенсорных столов, поскольку по условиям контрактов с медицинскими учреждениями оборудование должно быть поставлено с программным обеспечением. 11.05.2021 заключен контракт №21-4438064 с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника №212 Департамента здравоохранения города Москвы» (контракт № 21-4438064 от 11.05.2021, дата отгрузки 24.05.2021). 01.06.2021 ООО «ЛИДЕР» продало ответчику программное обеспечение «Справочно-информационное обеспечение для медицинских учреждений «Мед-киоск» для установки на Сенсорные столы, произведенные ответчиком с использованием товарного знака истца, что подтверждается актом приема-передачи. Данный софт предназначен специально для установки на оборудование, поставляемое в рамках контракта №21-4438064 от 11.05.2021, т.е. для медицинского учреждения.  Однако после победы истца в государственных тендерах ООО «ЗОРГ» отказалось заключить с ООО «Интерсенс» договор на право использовать товарный знак «ZORGTECH» при продаже собственной продукции и обратилось с настоящим исковым заявлением. Таким образом, причиной допущенного истцом нарушения стал срыв договоренностей между ООО «ЗОРГ» и ООО «Интерсенс». Ответчик просил суд при разрешении данного дела принять во внимание то, что Товар был реализован с согласия правообладателя (о внедоговорном согласии ООО «ЗОРГ» на реализацию продукции под его товарным знаком говорит последующая продажа его аффилированной компанией программного обеспечения для установки на оборудование, произведенное и поставленное ООО «Интерсенс»). Кроме того, после получения претензии от истца, ООО «Интерсенс» прекратило участие в тендерах по поставке товара под торговым знаком истца. Так, ответчик расторг Контракт 21-4717485 от 10.09.2021 на сумму 189 140 рублей. Ответчиком реализован товар на сумму 926 400 рублей. (из них на контракт 21-4438064 в сумме 191 070 руб. был приобретен софт «Мед-киоск»). Все предыдущее контракты были заключены и исполнены до получения претензии истца. Ответчик также просил учесть, что Правообладатель не понес каких-либо имущественных потерь, поскольку не участвовал в тендерах, в которых победил ответчик, ООО «Интерсенс» ранее не нарушало чьих-либо прав на товарный знак, участие в данных тендерах не является существенной в хозяйственной деятельности нарушителя.

Резюмируя изложенное, ответчик заявил, что не оспаривает факт нарушения, при этом ответчик не имел цели использовать товарный знак «ZORGTECH» в нарушение прав истца и считает разумной компенсацию в размере 100 000 рублей, в удовлетворении остальных требований ответчик просил отказать.

При разрешении настоящего спора суд руководствовался следующим.

Статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак относится к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ). Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

В силу статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Перечень способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы, предусмотренный ст. 1484 ГК РФ, позволяет определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечёт установленную ответственность, в том числе гражданско-правовую.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (ст. 1229 ГК РФ).

Таким образом, истец как правообладатель товарного знака по свидетельству № 529773 имеет право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Исследовав представленные в дело доказательства, суд, сравнив обозначение «Zorgtech», зарегистрированное за истцом в качестве Товарного знака, с обозначением «Zorgtech», используемым ответчиком при предложении к продаже товаров и реализация продукции, в том числе на этикетках Товара, поставленного ответчиком, пришёл к выводу об их фонетическом, семантическом сходстве до степени смешения, что может ввести потребителя в заблуждение.

Суд принимает во внимание изложенные ответчиком обстоятельства дела. В зале суда 29 марта 2022 года истец не отрицал, что было предварительное общение на приобретение товара с товарным знаком истца.

В то же время поскольку документальное обоснование, надлежащим образом подтверждающее предоставление истцом ответчику разрешения на использование Товарного знака истца, подписание лицензионного договора (соглашения) между сторонами спора, наличия у ответчика соответствующего полномочия на пользование принадлежащего истцу Товарного знака, материалы дела не содержат, суд признаёт доказанным факт нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере. Для подтверждения расчета и стоимости нарушенного права допускается представление данных о стоимости исключительного права, в том числе и из зарубежных источников.

В пункте 62 Постановления указано, что по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.   При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Согласно статье 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Суд указывает, что в обоснование размера компенсации в 3 000 000,00 руб. истцом не представлен в материалы дела расчёт и обоснование взыскиваемой суммы. Истец указал, что ответчиком были заключены контракты на поставку товара на сумму 1 115 540,00 руб., и ссылался на положения пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (выплата компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака). Вместе с тем только цитирование данной нормы права не подтверждает размер заявленной компенсации, обоснованность требования истца на указанную сумму.

При разрешении вопроса о размере компенсации суд принял во внимание, что ответчик, будучи осведомлённым о нарушении своими действиями исключительных прав истца, предпринял надлежащие меры по устранению нарушения, уменьшению его объёма после получения претензии истца. Данное поведение ответчика суд находит допустимым и добросовестным.

Суд, учитывая заявление ответчика о чрезмерности размера заявленной компенсации, а также вышеизложенные обстоятельства дела, характер допущенного нарушения, считает возможным уменьшить размер компенсации – до суммы 700 000,00 руб.. Данную сумму суд, исходя из принципов разумности и справедливости, считает соразмерной последствиям нарушения, соответствующей целям обеспечения восстановления нарушенных прав и пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности.

Таким образом, суд признаёт иск подлежащим удовлетворению частично.

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

В порядке части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны; в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

С учётом результата рассмотрения иска с ответчика в пользу истца подлежит взысканию госпошлина в размере 9 120 руб. 00 коп..

Руководствуясь статьями 65, 71, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Московской области

РЕШИЛ:

         Иск удовлетворить частично.

          Взыскать с   ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСЕНС"  в пользу ООО "ЗОРГ"  компенсацию в размере  700 000 руб. 00  коп., расходы по госпошлине в размере 9 120  руб. 00 коп..

         В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

Судья                                                         М.А. Худгарян