Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Лузаревой И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тимошиной А.А., рассмотрев дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1

к 1) обществу с ограниченной ответственностью «Азбука снабжения», 2) индивидуальному предпринимателю ФИО2,

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Вакио», г. Новосибирск

о взыскании 300 000 рублей,

при участии представителей:

от истца: ФИО3, по доверенности от 27.11.2018, паспорт,

от ответчиков: 1) не явился, извещен, 2) не явился, извещен,

от третьего лица: не явился, извещен,

у с т а н о в и л:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (ИП ФИО1) обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о признании действий общества с ограниченной ответственностью «Азбука снабжения» (ООО «Азбука снабжения») и индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИП ФИО2) по использованию словесного элемента «VAKIO» в доменном имени vakionsk.nethouse.ru на сайте https:// vakionsk.nethouse.ru нарушением исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству №642007 и взыскании компенсации в размере 300 000 рублей 00 копеек солидарно, с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Вакио» (ООО «Вакио»).

ООО «Азбука снабжения» и ИП ФИО2 явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, заявили о рассмотрении дела в их отсутствие.

ИП ФИО1 исковые требования, направленные на защиту исключительных прав на товарный знак № 642007, поддерживает в полном объеме, при этом ссылается на следующие обстоятельства.

ИП ФИО1 является правообладателем товарного знака «VAKIO» по свидетельству № 642007 с датой начала срока действия правовой охраны 17.01.2018 (заявка № 2017715402, дата приоритета 20.04.2017), что подтверждается свидетельством о регистрации товарного знака № 642007 и информацией с сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (т.1 л.д. 66).

Товарному знаку по свидетельству № 642007 предоставлена правовая охрана для товаров и услуг 11, 35 и 37 классов Международной классификации товаров и услуг (т.1 л.д. 67-68).

ИП ФИО1 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 29.06.2011 (т. 1 л.д. 129-139).

Истец активно использует обозначение «VAKIO» для производства и реализации вентиляционного оборудования, что, в том числе, подтверждается договором поставки, заключенными между истцом и ООО «Вентиляция.ком» от 14.06.2017, договором поставки от 07.06.2017 и товарной накладной между истцом и ООО «Хладосервис» (т.1 л.д. 36-64).

Истец является надежным изготовителем и поставщиком качественного вентиляционного оборудования, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы потребителей, оставленные на независимом сервисе отзывов людей https://novosibirsk.flamp.ru, на сайте истца (т. 1 л.д. 69-82 -скриншот страниц сайта), а также сертификат соответствия № 0572319 продукции, изготавливаемой с использованием товарного знака «VAKIO», требованиям технических регламентов Таможенного союза (т.1 л.д. 88-84). Также на сайте истца представлены Руководство по эксплуатации и паспорт BASE.60.125.000 РЭ, Руководство по эксплуатации и паспорт WINDOW, Руководство по эксплуатации и паспорт LUMI.60.125.000 РЭ.

Администратором доменного имени vakio.ru, через которое осуществляется реализация произведенной продукции, является ИП ФИО1 (т. 1 л.д. 65 - справка о принадлежности доменного имени vakio.ru).

Истец производит и продает с использованием товарного знака «VAKIO» по свидетельству № 642007 следующие виды вентиляционной продукции: приточный клапан «Vakio Kiv», рекуператор для стандартных стен «Vakio Base», рекуператор для тонких стен тоньше 440 мм «Vakio Lumi» (т. 1 л.д. 69-82- сведения с сайта истца).

Таким образом, истцу принадлежит исключительное право на товарный знак «VAKIO» по свидетельству № 642007, и данный товарный знак активно и добросовестно используется истцом в своей деятельности.

Исключительное право истца на товарный знак по свидетельству № 642007 в соответствии с действующим законодательством подлежит судебной защите.

Истцом было выявлено нарушение его исключительного права на товарный знак «VAKIO» по свидетельству № 642007, что выразилось в использовании словесного элемента «VAKIO» в доменном имени vakionsk.nethouse.ru на сайте https://vakionsk.nethouse.ru/.

Факт правонарушения зафиксирован протоколом осмотра сайта от 27.08.2018, составленным 27.08.2018 нотариусом нотариального округа города Новосибирск ФИО4 (л.д. 85-102).

Из протокола осмотра сайта https://vakionsk.nethouse.ru/ следует, что ответчик 1 - ООО «Азбука снабжения» использует сайт https://vakionsk.nethouse.ru/ для продвижения, предложения к продаже и продажи товаров и услуг, однородных товарам и услугам, зарегистрированным для товарного знака «VAKIO» по свидетельству № 642007. На сайте https://vakionsk.nethouse.ru/ в разделе «контакты» указаны наименование и адрес ООО «Азбука снабжения» (стр. стр. 5, 7 - 11, 16 - 18 протокола осмотра сайта).

На сайте https://vakionsk.nethouse.ru/ реализуются товары и услуги, однородные товарам и услугам 11, 37 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «VAKIO» по свидетельству № 642007, а именно рекуператоры, фильтры, доставка и монтаж оборудования, протокол осмотра сайта, скриншоты страниц сайта https://vakionsk.nethouse.ru/ (т. 1 л.д. 103-127)

Общий дизайн сайта https://vakionsk.nethouse.ru/ является сходным до степени смешения с дизайном сайта истца https://vakio.ru, что усматривается из одинакового цветового сочетания, одинаковых изображений, одинаковых наименований разделов сайтов, в частности, «КАК РАБОТАЕТ ТЕПЛООБМЕН», схожие шрифты (скриншоты страниц сайтов https://vakio.ru/, https://vakionsk.nethouse.ru/), что подтверждает умышленный характер нарушения ответчиком 1 исключительного права истца.

На сайте https://vakionsk.nethouse.ru/ упомянут (стр. 5, 7-11, 16-18 протокола осмотра сайта) ответчик 1 ООО «Азбука снабжения», адрес которого совпадает с адресом, указанным в ЕГРЮЛ. На странице ВКонтакте (стр. 14, 15 протокола) в качестве контактного лица упомянут ответчик 2 - ФИО2, который обладает статусом индивидуального предпринимателя, а также является единственным участником и директором ООО «Азбука снабжения».

Регистрация и использование доменного имени https://vakionsk.nethouse.ru, сходного до степени смешения с товарного знаком истца, а также создание сайта, дизайн которого практически идентичен дизайну сайта истца, реализация на этом сайте однородных с истцом товаров и услуг, свидетельствует о намерении ответчиков ввести потребителей в заблуждение путем использования средства индивидуализации (товарного знака «VAKIO» по свидетельству № 642007), принадлежащего истцу.

Согласно открытым сведениям службы WHOIS, предоставляющей публичный доступ к информации о доменном имени (согласно п. 9.4.1. Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ (далее - Правила регистрации доменных имен, утв. Координационным центром национального домена сети Интернет решением № 2011-18/81 от 05.10.2011)), администратором домена vakionsk.nethouse.ru является «Private person» (протокол осмотра сайта, стр.3).

Согласно п.п. 4 п. 9.4.2. Правил регистрации доменных имен, в случае, если администратором доменного имени является физическое лицо, то система WHOIS выдает информацию об этом в обезличенной форме «Private person».

Администратором доменного имени vakionsk.nethouse.ru является директор и единственный учредитель ООО «Азбука снабжения» ФИО2, одновременно осуществляющий самостоятельную хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (л.д. 131-134).

В соответствии с Правилами регистрации доменных именв зонах .RU и РФ, администратор домена - это юридическое или физическое лицо, заключившее договор с регистратором, на имя которого регистрируется домен.Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имении и в течение срока действия регистрации. Администратор домена самостоятельно выбирает доменное имя, определяет, как будет использоваться домен, а также кто будет осуществлять техническую поддержку домена.Администрирование помимо прочего включает в себя обеспечение размещения информации на сайте. Таким образом, администратор домена несет ответственность за порядок использования доменного имени, в том числе за возможные нарушения прав на товарные знаки третьих лиц, так как использование ресурсов сайта без его контроля невозможно.

Из понятия «доменное имя» следует, что это обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет» (п.15, статья 2 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), что также подтверждает, что ответственность за распространение содержания сайта через сеть «Интернет» несет администратор доменного имени.

Согласно пункту 1 статьи 1253.1 ГК РФ лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети «Интернет», лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу этой сети, - информационный посредник - несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в сети «Интернет».

Следовательно, ИП ФИО2, как администратор доменного имени vakionsk.nethouse.ru, определяя порядок использования доменов, несет ответственность за выбор доменных имен, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменных имен, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Таким образом, ИП ФИО2 и ООО «Азбука снабжения» как лица, непосредственно использовавшие сайт https://vakionsk.nethouse.ru для рекламирования, предложения к продаже, продажи товаров и услуг, однородных товарам и услугам, зарегистрированным для товарного знака № 642007, также как и ФИО2, как администратор домена vakionsk.nethouse.ru, являются непосредственными выгодоприобретателями от незаконного использования товарного знака истца в доменном имени vakionsk.nethouse.ru.

Указанные обстоятельства свидетельствуют, чтоИП ФИО2 и ООО «Азбука снабжения» являются ответственными за нарушение исключительных прав ИП ФИО1 на товарный знак «VAKIO» по свидетельству № 642007, выразившееся в использовании словесного элемента «VAKIO» в доменном имени vakionsk.nethouse.ru на сайте https://vakionsk.nethouse.ru/.

Разрешения на использование товарного знака «VAKIO» по свидетельству № 642007 в каком-либо доменном имени истец не давал ни ООО «Азбука снабжения», ни ИП ФИО2

Ввиду обнаружения нарушения исключительных прав ИП ФИО1 на товарный знак по свидетельству № 642007 истец направил в адрес ООО «Азбука снабжения» и ИП ФИО2 претензии о нарушении исключительного права на товарный знак Российской Федерации по свидетельству № 642007 от 30.08.2018 г. (т. 1 л.д. 23-33).

Не получив ответов от ООО «Азбука снабжения» и ИП ФИО2 на данные претензии в течение 30 дней (п. 5.1. ст. 1252 ГК РФ), ИП ФИО1 обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) лицо, заявляющее конкретные доводы и указывающие на определенные обстоятельства, обязано представить доказательства, их обосновывающие, при этом в силу статей 67, 68 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу, недопустимые доказательства не должны быть использованы в качестве сведений о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела.

По общему правилу, на истце лежит бремя первоначального доказывания обстоятельств дела, на которые он ссылается.

В силу ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности

В соответствии со ст. 168 АПК РФ при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и нормативные акты следует применить по данному делу, устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле, решает, подлежит ли лик удовлетворению.

Оценка обстоятельств дела и доводов, какими истец обосновывает свои исковые требования, позволяет суду считать доказанными те факты, на которые ссылается истец, в том числе довода о том, что обозначение доменного имени vakionsk.nethouse.ru является сходным до степени смешения с товарным знаком «VAKIO» по свидетельству № 642007.

В соответствии с п. 3 Методических рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утв. приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности - больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

В соответствии с п. 4.2. Методических рекомендаций:

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

4.2.1. Звуковое (фонетическое) сходство.

4.2.1.1. Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

4.2.2. Графическое (визуальное) сходство.

4.2.2.1. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

4.2.3. Смысловое (семантическое) сходство.

4.2.3.1.Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, за исключением ситуации, в которой смысловое значение названного элемента меняется благодаря сочетанию с другими словесными элементами; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

4.2.4.2.Если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов.

Поскольку элемент доменного имени vakionsk.nethouse.ru «.ru» является обязательным для всех доменов, зарегистрированных в зоне ".RU", а элемент «.nethouse» является указанием на конструктор сайтов, при помощи которого был создан сайт https://vakionsk.nethouse.ru/, охраноспособным элементом доменного имени vakionsk.nethouse.ru остается словесный элемент «vakionsk», при этом часть словесного элемента «nsk» является указанием на город Новосибирск и не обладает различительной способностью. Таким образом, единственным сильным, оригинальным и индивидуализирующим элементом доменного имени vakionsk.nethouse.ru является словесный элемент «vakio», который тождественен словесному элементу товарного знака «VAKIO» по свидетельству № 642007.

Изначально основным назначением доменного имени было только обеспечение адресации в сети Интернет. В настоящее время сформировался обычай делового оборота, согласно которому при выборе доменных имен владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых обозначениях, которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота и его товарами или услугами. В этом случае доменное имя дополнительно выполняет функцию товарного знака, а использование доменного имени приобретает коммерческую ценность. Сам факт открытия Интернет страницы с доменным именем, включающим обозначение, идентичное товарному знаку «VAKIO», принадлежащему истцу, может рассматриваться как использование товарного знака при отсутствии разрешения правообладателя.

Использование ответчиком обозначения «VAKIO» в доменном имени сайта https://vakionsk.nethouse.ru/ нарушает ст. 1484 Гражданского кодекса РФ и ст. 10 - bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, запрещающую все действия, способные вызвать смешение в отношении предприятий или продукции.

Как указал Президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении № СП-23/3 от 15.10.2013 «Об утверждении справки о некоторых вопросах, связанных с принятием обеспечительных мер по доменному спору», по общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. Президиум Суда по интеллектуальным правам также обратил внимание на то, что действия по регистрации доменного имени (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции.

Действия администратора по регистрации на свое имя спорного доменного имени сами по себе создают угрозу нарушения исключительного права компании на товарный знак, поскольку обладание правами администратора доменного имени влечет за собой право ответчика использовать доменное имя для адресации в сети Интернет к информации о любых товарах и услугах, в том числе, однородным товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, а также товарам и услугам иных производителей, нежели правообладатель товарного знака, и одновременно влечет невозможность регистрации тождественного доменного имени на имя правообладателя товарного знака (постановление СИП от 06.04.2017 по делу № А41-29186/2016).

ООО «Азбука снабжения» также является нарушителем исключительного права истца на товарный знак № 642007.

В целях защиты нарушенных прав правообладатель имеет возможность привлечения к ответственности всех известных нарушителей его права.

В соответствии с позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной в постановлении от 28.06.2016 по делу № А65-26240/2015, требование о защите объекта интеллектуальных прав в случае использования этого объекта на сайте может быть предъявлено как к администратору доменного имени, так и к лицу, фактически использующему доменное имя в качестве средства адресации к его сайту. Таким образом, тот факт, что администрирование доменного имени осуществляется иным лицом, не может освобождать от ответственности лицо, фактически использующее сайт, при наличии соответствующих доказательств, подтверждающих такое фактическое использование».

Использование ООО «Азбука снабжения» интернет-сайта с доменным именем vakionsk.nethouse.ru, на котором предлагаются к продаже товары, подтверждается тем, что на указанном сайте размещен знак охраны авторского права: латинская буква «С» в окружности, наименование правообладателя - «Азбука снабжения» и год первого опубликования - 2018, что нашло отражение в протоколе нотариального осмотрана стр. 5, 7-11.

Исходя из п.1 ст.1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лип или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии со ст.1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В порядке п.1 ст. 1229 ГК РФ, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Истец не давал согласия ответчикам на использование товарного знака «VAKIO» по свидетельству № 642007.

Таким образом, ответчики, как лица, непосредственно использовавшие сайт https://vakionsk.nethouse.ru для рекламирования, предложения к продаже, продажи товаров и услуг, однородных товарам и услугам, зарегистрированных для товарного знака № 642007, и непосредственные выгодоприобретатели от незаконного использования товарного знака истца в доменном имени vakionsk.nethouse.ru, нарушают исключительные права истца на товарный знак.

Рассмотрев возражения ответчика 2 против предъявленных к ним требований о защите исключительных прав на товарный знак истца, арбитражный суд не может с ними согласиться.

Утверждение ИП ФИО2 о том, что домен vakionsk.nethouse.ru является техническим, не может отображаться в адресной строке, третьи лица не могут зайти на указанный домен, не подтверждено какими-либо материальными доказательствами, напротив, в нотариальном протоколе осмотра сайта vakionsk.nethouse.ru, а также в скриншотах страниц сайта https://vakionsk.nethouse.ru/, имеющимся в материалах дела, отчетливо видно доменное имя vakionsk.nethouse.ru в адресной строке. Это означает, что доменное имя vakionsk.nethouse.ru может отображаться в адресной строке и на него может заходить неограниченный круг третьих лиц.

При этом согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в определении от 27.06.2016 № 307-ЭС16-881 по делу № А56-62226/2014, в соответствии с частью 5 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном статьей 161 АПК РФ, или если нотариальный акт не был отменен в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством для рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении.

Кроме того, ИП ФИО2 в своем отзыве самостоятельно предоставил статистику посещения сайта - 22 посетителя только за период с 08.05.2018 по 03.06.2018, а также 67 визитов и 173 просмотра сайта, что противоречит утверждению ИП ФИО2 о том, что домен не доступен для третьих лиц.

Технический домен служит для технических целей, хранения доступа к сайту, а также возможности работы с ним, в случае каких-либо трудностей с использованием основного доменного имени. Домен vakionsk.nethouse.ru не мог изначально создаваться как технический домен к сайту вентиляция54.рф, поскольку его название абсолютно не сходно с названием основного домена вентиляция54.рф, вместе с тем дизайн сайта, расположенный на спорном домене, не сходен с дизайном основного сайта, но копирует дизайн сайта истца.

Следовательно, домен vakionsk.nethouse.ru не является техническим доменом к домену вентиляция54.рф, а является самостоятельным доменом.

В рассматриваемом случае на домене vakionsk.nethouse.ru был расположен самостоятельный сайт, что подтверждено протоколом нотариального осмотра, а в настоящее время он служит способом адресации на сайт вентиляция54.рф, на котором заглавными буквами написано «АЗБУКА СНАБЖЕНИЯ», то есть домен vakionsk.nethouse.ru являлся и является общедоступным, что нарушает права истца на товарный знак.

После получения претензии истца о нарушении исключительного права на товарный знак № 642007 в доменном имени vakionsk.nethouse.ru ИП ФИО2 отключил доступ непосредственно к сайту, расположенному на домене vakionsk.nethouse.ru, и сделал переадресацию с домена vakionsk.nethouse.ru на домен вентиляция54.рф, с целью сделать недоступной всю информацию, содержащуюся в нотариальном протоколе осмотра сайта, назвать домен vakionsk.nethouse.ru техническим. Факт переадресации подтверждается самим ИП ФИО2 в п. 4 его отзыва.

При этом использование домена vakionsk.nethouse.ru для переадресации на сайт вентиляция54.рф также является нарушением исключительного права истца на товарный знак № 642007 в соответствии со ст. 1484 ГК РФ.

Скриншоты страниц сайтов, подтверждающих переадресацию, приложенные к пояснениям истца (т. 2 л.д. 57), доказывают обстоятельства продолжающегося использования ответчиками товарного знака истца в доменном имени vakionsk.nethouse.ru для переадресации на сайт httр://www.вентиляция54.рф.

Соглашение № ВА-180402-01 от 02.04.2018 о предоставлении статуса дилера к договору поставки № В А-180402-01, на которое ссылается ИП ФИО2, недействительно в части предоставления ИП ФИО2 права использования товарного знака № 642007 (п. 2.4. соглашения № В А-180402-01 от 02.04.2018).

На основании ст. 1490 ГК РФ предоставление права использования товарного знака осуществляется в форме лицензионного договора, а также предоставление права использования исключительного права на товарный знак подлежит обязательной государственной регистрации.

Согласно ст. 1238 ГК РФ при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

Правообладатель товарного знака № 642007 ИП ФИО1 лицензионного договора на предоставление права использования товарного знака № 642007 не заключал ни с ООО «Вакио», ни с ИП ФИО2

Правообладатель товарного знака № 642007 ИП ФИО1 не заключал с ООО «Вакио» какого-либо договора или соглашения о предоставлении ООО «Вакио» права на использование товарного знака № 642007. Тем более ИП ФИО1 не предоставлял ООО «Вакио» письменного согласия о предоставлении права использования товарного знака № 642007 другому лицу (третьим лицам).

Таким образом, ООО «Вакио» не имело полномочий предоставлять исключительное право на использование товарного знака № 642007 в рамках соглашения № ВА-180402-01 от 02.04.2018 о предоставлении статуса дилера. Пункт 2.4. данного соглашения является недействительным на основании ст. 168 ГК РФ.

ООО Вакио» в своем отзыве полностью поддержало позицию ИП ФИО1, опровергнув утверждения ИП ФИО2 об имеющихся у него правах на использование товарного знака истца, основанных на указанном соглашении, указав на то, чтоООО «Вакио» не могло предоставить исключительное право на использование товарного знака «VAKIO» ни ООО «Азбука снабжения», ни ИП ФИО2, так как само не имеет такого права.

Кроме того, как следует из самого названия соглашения и из п. 12.12. соглашения, данное соглашение заключено в рамках договора поставки № ВА-180402-01 и действительно только на срок действия данного договора, между тем, срок действия соглашения истек, о чем не мог не знать ИП ФИО2

Утверждения ИП ФИО2 относительно аффилированнности ООО «Вакио» и ИП ФИО1, также лишены правового основания.

В соответствии со ст. 53.2 ГК РФ, в случаях, если настоящий Кодекс или другой закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений определяется в соответствии с законом.

В соответствии со ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»:

аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;

член его совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;

лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;

лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;

юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;

если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы;

аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, являются:

лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо;

юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

Также понятие взаимозависимых (аффилированных) лиц дано в ст. 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), положения которого могут быть применены к разрешению гражданско-правового спора:

С учетом пункта 1 статьи 105.1 НК РФ в целях настоящего Кодекса взаимозависимыми лицами признаются:

физическое лицо и организация в случае, если такое физическое лицо прямо и (или) косвенно участвует в такой организации и доля такого участия составляет более 25 процентов;

организация и лицо (в том числе физическое лицо совместно с его взаимозависимыми лицами, указанными в подпункте 11 настоящего пункта), имеющее полномочия по назначению (избранию) единоличного исполнительного органа этой организации или по назначению (избранию) не менее 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) этой организации;

организация и лицо, осуществляющее полномочия ее единоличного исполнительного органа;

организации и (или) физические лица в случае, если доля прямого участия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации составляет более 50 процентов.

ООО «Вакио» с 12.09.2016 осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность в области производства бытовых электрических приборов (27.51 ОКВЭД). Единственным учредителем и участником ООО «Вакио» является ФИО5 Он же является директором ООО «Вакио».

ИП ФИО1 не является участником/учредителем ООО «Вакио», не владеет какой-либо долей уставного капитала ООО «Вакио», не входит в исполнительный орган ООО «Вакио», что подтверждается выпиской ООО «Вакио» из ЕГРЮЛ (т. 2 л.д. 71-77).

Соответственно, ИП ФИО1 не имеет полномочий по назначению/избранию исполнительного органа ООО «Вакио» и не состоит с ООО «Вакио» в какой-либо единой хозяйственной группе (не являются ни объединением предприятий, ни группой компаний, ни банковской группой, ни холдингом).

ИП ФИО1 и ООО «Вакио» осуществляют самостоятельные хозяйственные деятельности независимо друг от друга.

Таким образом, нет законных оснований для признания ИП ФИО1 и ООО «Вакио» аффилированными лицами.

Также арбитражный суд не может принять рассуждения ответчика относительно «преимущества» коммерческого обозначения «ВАКИО» перед приоритетом товарного знака по свидетельству № 642007.

В соответствии со ст. 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

В соответствии со ст. 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Фирменное наименование и коммерческое обозначение являются различными средствами индивидуализации.

Так, если исключительное право на фирменное наименование возникает после включения такого наименования в единый реестр юридических лиц, то исключительное право на коммерческое обозначение возникает с момента, когда у большинства потребителей возникла стойкая ассоциация определенного обозначения с деятельностью конкретного торгового, промышленного и других предприятий.

В соответствии со ст. 1541 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение, включающее фирменное наименование правообладателя или отдельные его элементы, возникает и действует независимо от исключительного права на фирменное наименование.

При этом вполне вероятна ситуация, когда исключительно право на коммерческое обозначение вообще не возникает. Исключительное право на коммерческое обозначение не подлежит какой-либо государственной регистрации, следовательно, наличие исключительного права на коммерческое обозначение необходимо доказывать.

Для установления наличия у ООО «Вакио» исключительного права на коммерческое обозначение недостаточно простого использования обозначения в наименовании предприятия, ООО «Вакио» необходимо обосновать восприятие рядовым потребителем обозначения «ВАКИО» исключительно с деятельностью, принадлежащих ему торговых, промышленных, иных предприятий. Между тем, данные обстоятельства не являются предметом настоящего спора. Ответчики не представили каких-либо доказательств того, что ООО «Вакио» имеет претензии к ИП ФИО1 относительно преимущества коммерческого обозначения «ВАКИО» перед приоритетом товарного знака по свидетельству № 642007.

Утверждение о наличии приоритета исключительных прав ООО «Вакио» на фирменное наименование и на коммерческое обозначение перед исключительным правом истца на товарный знак по свидетельству № 642007 является необоснованным, так как ООО «Вакио» обладает только исключительным правом на фирменное наименование, которое в соответствии с п.2 ст. 1474 ГК РФ не может быть передано другому лицу.

Поскольку ООО «Вакио» не имеет исключительного права на коммерческое обозначение «ВАКИО», третье лицо, вопреки доводу ответчику, не могло передать это право ИП ФИО2 по соглашению № ВА-180402-01.

Правообладатель исключительного права на товарный знак по свидетельству № 642007 - ИП ФИО1 не заключал никакого лицензионного договора или иного соглашения с ООО «Вакио» на предоставление последнему права использования исключительного права на товарный знак по свидетельству № 642007, и тем более не уступал ООО «Вакио» право предоставления использования исключительного права на товарный знак по свидетельству № 642007 третьим лицам.

Относительно возражения ответчика об отсутствии у владельца товарного знака № 642007, зарегистрированных в перечне услуг 35-го класса МКТУ подкласса услуг: «Предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг», арбитражный суд полагает необходимым указать на следующее.

Предмет настоящего спора - нарушение ответчиками исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству № 642007 путем использования сайта https://vakionsk.nethouse.ru для рекламирования, предложения к продаже, продажи товаров и услуг, однородных товарам и услугам, зарегистрированных для товарного знака № 642007.

Товарный знак № 642007 зарегистрирован для вентиляционного оборудования (11 класс МКТУ). Это дает право истцу использовать товарный знак для производства соответствующей продукции и ее дальнейшего продвижения.

Кроме того, товарный знак № 642007 зарегистрирован для таких услуг 35 класса МКТУ, как «обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш/реклама наружная; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]». Это дает истцу исключительное право использовать товарный знак для рекламирования, продвижения, оптовой и розничной продажи любых товаров, любыми способами, в том числе с использованием интернет-сайтов.

Перечень вышеперечисленных формулировок, в отношении которых получил правовую охрану товарный знак № 642007, носит общий характер, то есть формулировки, связанные с продвижением продаж, рекламой и продажей товаров, не ограничены каким-либо конкретным способом, соответственно, продвижения, продажи и рекламы.

Указанный ответчиком подкласс услуг 35 класса МКТУ «Предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг» относится к деятельности таких компаний, которые просто предоставляют интернет-площадку для связи различных продавцов и покупателей и не занимаются самостоятельным производством и рекламированием каких-либо товаров или услуг.

Таким образом, приведенный ответчиком подкласс услуг 35 класса МКТУ «Предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг» не относится к способу нарушения ответчиками права на товарный знак № 642007. Перечень зарегистрированных за товарным знаком № 642007 товаров и услуг предоставляет истцу право использовать и защищать от незаконного использования продвижения, предложение к продаже и продажу любых товаров, в особенности вентиляционного оборудования.

Ссылки ответчика на то, что товар был законным образом куплен у производителя и введен в гражданский оборот, не имеют отношения к рассматриваемому делу, так как предмет настоящего спора - незаконное использование товарного знака в доменном имени VAKIO» по свидетельству № 642007.

Согласно п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

-о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

-о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

-о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

-об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

-о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Согласно п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности £ь или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения:

Согласно п. 43.3. Постановления Пленума ВС РФ №5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истец требует от ответчиков солидарно выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак «VAKIO» по свидетельству № 642007 в размере 300 000 рублей на основании доказанного истцом факта нарушения ответчиками исключительных прав истца на товарный знак «VAKIO» по свидетельству № 642007, а также исходя из характера нарушения, выражающегося в следующих обстоятельствах.

Регистрация доменного имени, сходного до степени смешения с товарного знаком истца, а также создание сайта, дизайн которого практически идентичен дизайну сайта истца, реализация на этом сайте однородных с истцом товаров свидетельствует о наличии умысла у ответчиков ввести потребителей в заблуждение путем использования средства индивидуализации (товарного знака «VAKIO» по свидетельству № 642007) истца.

Датой регистрации товарного знака «VAKIO» по свидетельству № 642007 является 17.01.2018. Первая запись на сайте https://vakionsk.nethouse.ru/ была размещена 11.04.2018 (стр. 17, 18 протокола осмотра сайта, раздел «Статьи» сайта https://vakionsk.nethouse.ru/). Таким образом, срок незаконного использования товарного знака «VAKIO» по свидетельству № 642007 ко дню проведения нотариального осмотра, составляет 4, 5 месяца, и это минимальный, доказанный материалами дела срок незаконного использования товарного истца в доменном имени vakionsk.nethouse.ru.

То, что ответчики занимаются продажей товаров, однородных товарам, зарегистрированных для товарного знака истца, подтверждается товарной накладной № 227 от 29.06.2018, между поставщиком ИП ФИО1 и грузополучателем ИП ФИО2, а также счётом-фактурой № 345 от 27.07.2018 между продавцом ООО «Вакио» и покупателем ООО «Азбука снабжения» ИП ФИО2 (т. 1 л.д. 34-35). В этих документах указаны все реквизиты ответчиков.

Истец не давал согласия ответчикам на использования его товарного знака № 642007 в доменном имени vakionsk.nethouse.ru. для продвижения продукции.

Между тем, как указывает истец, только с декабря 2017 года ИП ФИО1 потратил на рекламирование и разработку своего сайта https://vakio.ru/ 401 315 рублей (т. 1 л.д. 69-82 - подтверждение расходов на рекламу и разработку сайта), а ответчики при этом незаконно извлекали выгоду из известности доменного имени сайта истца https://vakio.ru/, создав сайт https://vakionsk.nethouse.ru/ со сходным до степени смешения доменом и идентичным дизайном.

Таким образом, ответчики на протяжении минимум 4,5 месяцев незаконно извлекали выгоду, целенаправленно используя доменное имя vakionsk.nethouse.ru, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, в отношении рекламирования, предложения к продаже и продажи товаров и услуг, однородных товарам и услугам, в отношении которых товарный знак истца зарегистрирован.

Обосновывая размер предъявленной к взысканию с ответчиков компенсации в размере 300 000 рублей, истец ссылается на то, что стоимость одной единицы вентиляционного оборудования составляет от 4 900 рублей, также ответчики оказывали услуги по монтажу оборудования, стоимость услуги составляет от 4 000 рублей (стр. 4, 10 протокола нотариального осмотра), таким образом, с одного заказа ответчики извлекали выручку в размере, как минимум, 8 900 рублей, при этом, очевидно, что ответчики за один месяц продавали не одну единицу товара, а минимум 20 и более единиц вентиляционного оборудования и сопутствующих услуг, и, если рассчитывать данные товары и услуг по минимальной стоимости, то за 4,5 месяца незаконного использования товарного знака они получили минимальный доход в размере более 800 000 рублей.

Учитывая фактические обстоятельства дела, поведение ответчиков, грубый и длящийся характер правонарушения, арбитражный суд полагает что, компенсация в размере 300 000 рублей, подлежащая взысканию с ответчиков солидарно, соответствует принципам разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Возражений относительно чрезмерности компенсации ответчики не заявили.

При таких обстоятельствах требования ИП ФИО1 о признании действий ООО «Азбука снабжения» и ИП ФИО2 по использованию словесного элемента «VAKIO» в доменном имени vakionsk.nethouse.ru на сайте https://vakionsk.nethouse.ru/ нарушением исключительных прав ИП ФИО1 на товарный знак по свидетельству № 642007, обязании ООО «Азбука снабжения» и ИП ФИО2 солидарно выплатить в пользу ИП ФИО1 компенсацию за допущенное нарушение исключительных прав ИП ФИО1 на товарный знак по свидетельству № 642007 в размере 300 000 рублей, являются обоснованными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела и нормам права, регулирующим спорные правоотношения.

Судебные расходы по государственной пошлине по иску подлежат отнесению на ответчиков в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. 110, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Признать действия общества с ограниченной ответственностью «Азбука снабжения» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) и индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) по использованию словесного элемента «VAKIO» в доменном имени vakionsk.nethouse.ru на сайте https://vakionsk.nethouse.ru/ нарушением исключительных прав индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) на товарный знак по свидетельству №642007.

Взыскать солидарно с общества с ограниченной ответственностью «Азбука снабжения» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) и индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>) компенсацию за допущенное нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству №642007 в размере 300 000 рублей 00 копеек, а также расходы по государственной пошлине по иску в размере 7 500 рублей 00 копеек с каждого.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья И.В. Лузарева