Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Шевченко С.Ф., при ведении протокола судебного заседания помощника судьи Останиной Ж.А., рассмотрел в судебном заседании дело по иску

Outfit7 Limited (Компания «Аутфит 7 Лимитед»), Лондон, Великобритания,

к обществу с ограниченной ответственностью «Рич Фэмили» (ОГРН <***>), г. Новосибирск,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «Логистик-Софт» (ОГРН <***>), г. Новосибирск,

о взыскании 4912600 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: ФИО1 (по доверенности от 17.09.2015);

от ответчиков: ФИО2 (по доверенности от 15.02.2016);

от третьего лица: не явился (извещён),

Outfit7 Limited (Компания «Аутфит 7 Лимитед») – далее – истец обратилась в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Рич Фэмили» о взыскании компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на средство индивидуализации – товарный знак № 1 111 340 в двухкратном размере стоимости контрафактных товаров, на которых незаконно размещён товарный знак в общем размере 4912600 руб.; 1000 руб. издержек, связанных с нотариальным осмотром сайта, 1450 руб. расходов по восстановлению

нарушенного права в размере стоимости вещественных доказательств – товара, приобретённого у ответчика, судебных издержек, связанных с организацией судебной защиты (3400 руб. расходов по переводу текста товарного знака с сайта «WIPO»).

Ответчик правопритязания истца отклонил, ссылаясь на отсутствие правовых оснований для удовлетворения иска.

Дело рассматривается по имеющимся в нем доказательствам, в порядке, обусловленном частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя третьего лица, надлежащим образом извещённого о времени и месте судебного разбирательства согласно статье 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев имеющиеся в деле доказательства, заслушав представителей сторон, арбитражный суд установил следующее:

Истец позиционирует себя в качестве правообладателя товарного знака по свидетельству № 1 111 340 с датой регистрации 03.01.2012, зарегистрированного в отношении товаров 03, 09, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 41, 42 классов МКТУ.

По свидетельству истца, 01.12.2015 года в сети Интернет выявлен сайт ООО «Рич Фэмили» с адресом https:||rf-54.ru/about|, на котором в большом количестве предлагался к продаже товар - игрушка мягкая c электронной записью, воспроизведением, искажением или управлением голосом и звуком; говорящая; интерактивная «ФИО3 повторяет. Т23-D93|MY061 н/б».

08.12.2015 по обращению представителя истца нотариусом нотариального округа города Новосибирска произведен осмотр указанного сайта https:||rf-54./about|.ruи произведена его фиксация на электронном и бумажном носителях.

11декабря 2015 года в торговой точке ответчика, расположенной по адресу: <...>, магазин «Рич Фэмили», предлагался к продаже и был реализован товар «ФИО3 повторяет. T23-D93/MY061 н/б», код 130973.

На упаковке товара, самом товаре, приобретенном в торговой точке ответчика, а также размещенном на сайте ответчика в сети Интернет изображение «Кота», сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 1 111 340.

На упаковке товара присутствует информация о производителе товара - компании Китая - «HUADA TOYSIMP & EXP.TRADING CO., LIMITED».

Импортером продукции на территорию Российской Федерации является ООО «Логистик-Софт», 630015, <...>.

В подтверждение заключения сделки розничной купли-продажи были выданы кассовый чек, в котором содержатся сведения о наименовании продавца, ИНН и ОГРН продавца, совпадающие с данными указанными в выписке из ЕГРЮЛ в отношении ответчика, уплаченной за товар денежной сумме, дате заключения договора розничной купли - продажи, а также иные сведения; кассовый чек представлен в дело в качестве доказательства.

Приобретённый товар и фотографии с сайта данного товара также представлены в дело в качестве доказательств.

Кроме того, истцом на основании статьи 12, 14 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях самозащиты гражданских прав была произведена видеосъёмка, которая также подтверждает предложение к продаже, заключение договора розничной купли-продажи, а факт приобретения спорного товара по представленному чеку.

Полагая свои исключительные имущественные права нарушенными, истец обратился за судебной защитой с рассматриваемыми требованиями.

В обоснование своей правовой позиции истец ссылался на положения статей 1229, 1240, 1301, 1252, 1255, 1259, 1263, 1484 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организуя защиту против иска, ответчик апеллировал к следующим обстоятельствам:

Истец указывает, что ему принадлежит исключительное право на изображение Кота, охраняемое товарным знаком по свидетельству № 1 111 340 (в коричневом, розовом, синем и жёлтом цвете), регистрация которого осуществлена Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO) в соответствии с Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989, дата регистрации 03.01.2012, при этом истец, по мнению ответчика,

ошибочно полагает, что правовая охрана распространяется на все товары, входящие в 28 класс МКТУ, в том числе, плюшевые и мягкие игрушки.

Ответчик, в свою очередь, утверждает, что 30.05.2013 WIPO были зарегистрированы изменения в объёме правовой охраны товарного знака № 1 111 340, вследствие принятия решения о неохраноспособности обозначения для товаров «мягкие игрушки» Европейским патентным ведомством.

Кроме того, ответчик утверждает об отсутствии признака однородности предположительно оригинального и контрафактного образцов.

Согласно пункту 13 информационного письма № 122, утвержденного Президиумом ВАС РФ от 13.12.2007, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Применительно к средствам индивидуализации существует единственный нормативно-правовой акт, регламентирующий критерии сходства до степени смешения – Методические рекомендации, утвержденные приказом Роспатента № 197 от 31.12.2009 (далее - Рекомендации).

Несмотря на отсутствие необходимости в проведении экспертизы и достаточности оценки обозначений с позиции потребителя, вышеуказанные нормы обязательно нужно принимать во внимание, поскольку они используются экспертами при оценке охраноспособности заявленного обозначения и принципиальной возможности его регистрации в качестве товарного знака.

Ответчик считает, что между товарами, зафиксированными в ходе нотариального осмотра, и товарным знаком по свидетельству № 1 111 340 отсутствует сходство до степени смешения.

В соответствии с пунктом 5.1. Рекомендаций при определении сходства до степени смешения изобразительные обозначения сравниваются с изозбразительными.

В соответствии с пунктом 5.2. Рекомендаций сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании таких признаков как:

- внешняя форма;

- наличие или отсутствие симметрии;

- смысловое значение;

- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);

- сочетание цветов и тонов.

При этом указанные признаки могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Так, по мнению ответчика, спорный товар, имеет принципиальные отличия от товарного знака № 1 111 340:

1) по внешней форме:

- размеры и пропорции не совпадают;

- по форме мордочки;

- по цветовой гамме (отсутствуют коричневые полоски).

2) по виду изображений – спорный товар представляет собой объемную фигуру, а товарный знак – двухмерное изображение.

Согласно п. 5.2.1 Рекомендаций при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые, уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Ответчик, на основании изложенного считает, что подобное сходство при первом незаинтересованном восприятии отсутствует.

Сравнивая спорный товар и товарный знак № 1 111 340, по мнению ответчика, однозначно можно утверждать только то, что в обоих случаях воплощено стилизованное изображение кота. Однако общая совокупность различающихся признаков не допускает смешения товара и товарного знака в глазах потребителя.

Предоставленное истцом доказательство, по мнению ответчика, не позволяет установить реальное использование ответчиком товарного знака № 1 111 340 на предлагаемых к продаже товарах.

Требуя компенсацию за неправомерное использование товарного знака, истец указал на то, что использование со стороны ответчика заключалось в размещении на сайте в сети Интернет переработанных объектов авторского права.

В соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации переработкой является создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и т.п.).

Ответчик, проводя сравнение мягкой игрушки «ФИО3 повторяет» провел сравнение с товарным знаком по свидетельству 1 111 340, в результате чего указал на признаки, в соответствии с которым факт переработки отсутствует.

Кроме того ответчик указал на то, что охраняемое произведение изобразительного искусства является двухмерным рисунком, а спорные товары – объемными изделиями. Пунктом 5 Справки, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам 29.04.2015 № СП-23/29, предусмотрено, что использованием товарного знака является изготовление трехмерной мягкой игрушки, имитирующей товарный знак. В отношении же произведений изобразительного искусства такого рода использования законодательно не урегулированы, и разъяснения в виде постановлений пленумов или информационных справок отсутствуют.

Таким образом, в силу отсутствия признаков переработки, требования истца о взыскании компенсации в части использования произведения изобразительного искусства являются незаконными и необоснованным.

Заявленный истцом размер компенсации является завышенным и не соответствует принципам законности, справедливости.

Длительность размещения на сайте предложений о продаже спорных товаров ответчиком не подтверждена, равно как и не подтверждены вероятные убытки правообладателя.

Определив предмет доказывания в рамках настоящего дела, проанализировав доводы истца, сопоставив их с нормами действующего законодательства, проверив их обоснованность, арбитражный суд пришел к убеждению о правомерности требований истца, при этом суд исходит из следующего:

Компании Outfit7 Limited (Компания «Аутфит 7 Лимитед») принадлежит исключительное право на изображение Кота, охраняемое свидетельством по товарному знаку № 1 111 340.

«Говорящий Том и друзья» - международная игровая медиафраншиза, разработанная и принадлежащая британской компании Outfit7 Limited. Своим первым произведением известна с 2010 года, начиная с выпуска AppStore и GooglePlay серии мобильных приложений в жанре симулятор домашнего питомца, а именно – с игры «TalkingTomCat». По состоянию на август 2015 года в серии шесть персонажей, среди которых Говорящий Джинджер, нарушение прав на которого, являются предметом настоящего спора.

Российская Федерация и Великобритания являются участницами Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 09 сентября 1886 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1224 о присоединении к данной Конвенции), Всемирной конвенции об авторском праве (заключена в Женеве 06.09.1952, вступила в действие для СССР 27.05.1973), Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989 (принят Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.1996 № 1503 «О принятии Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков»).

В статье 5 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений, части 1 статьи II Всемирной конвенции об авторском праве предусмотрено предоставление произведениям, созданным на территории одного Договаривающегося государства (в данном случае - Великобритании), на территории другого договаривающегося государства (Российской Федерации) такого же режима правовой охраны, что и для произведений, созданных на территории этого другого Договаривающегося государства.

В соответствии со статьей 4 (1) а) Протокола к Мадридскому соглашению с даты регистрации или внесения записи, произведенной в соответствии с положениями статей 3 и 3 ter, охрана знака в каждой заинтересованной Договаривающейся Стороне будет такой же, как если бы этот знак был заявлен непосредственно в ведомстве этой Договаривающейся Стороны.

С учетом изложенного, в отношении исключительных прав истца на персонаж и на товарные знаки в Российской Федерации применяется национальное законодательство по охране интеллектуальной собственности.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства, независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения.

При анализе вопроса о том, является ли конкретный результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом.

Необходимо также иметь в виду, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права.

В силу пункта 7 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации, авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 указанной статьи (пункт 29 Постановления от 26.03.2009).

Истец является обладателем исключительных авторских прав на товарный знак, изображающий Кота по свидетельству № 1 111 340, который, в свою очередь, является популярным произведением, персонажем аудиовизуальных произведений, персонажем различных картинок, открыток, популярной игрушкой, используется в оформлении различных товаров, подлежит правовой охране и как самостоятельное произведение живописи (часть 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской

Федерации), и как персонаж различных аудиовизуальных произведений и произведений живописи (часть 7 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891 , участником которого является РФ, с момента регистрации, произведенной в Международном бюро в соответствии с положениями статей 3 и 3-ter, в каждой заинтересованной договаривающейся стране знаку предоставляется такая же охрана, как если бы он был заявлен там непосредственно.

Ответчик предлагал к продаже контрафактный товар «ФИО3 повторяет» на сайте https:||rf-54./about|.ru.

При этом доводы ответчика, высказанные в прениях о недоказанности принадлежности ему сайта, где предлагался к продаже спорный товар, опровергаются содержанием 1-й страницы Протокола нотариального осмотра доказательств от 08.12.2015, где указано, что на странице https:||rf-54./about|.ru. в разделе «Собственные торговые марки» с 2011 года ТК «RichFamily» начала выпуск под торговой маркой «Коробейники» с Ассортиментом ТМ «Коробейники» вы можете ознакомиться здесь.

Прайс-лист, представленный в материалы дела в электронном виде на CD-R диске вместе с видеозаписью покупки товара в торговой точке, принадлежащей ответчику, содержит перечень товара со ссылками, ведущими на сайт ответчика https:||rf-54./about|.ru. В результате нажатия на любую ссылку в каталоге с наименованием товара происходит автоматический переход на сайт ответчика, где открывается фотография предлагаемого к реализации товара.

Соответственно, прайс-лист с предложениями к продаже контрафактного товара тесно взаимосвязан с сайтом ответчика (удаление позиции с сайта, изменение позиций каталога и цены) возможно только лицом, имеющим доступ к сайту ответчика. Данный прайс-лист обозревался в судебном заседании после просмотра видеозаписи покупки товара.

Кроме того, истцом в торговой точке ответчика по адресу: <...>, магазин «Рич Фэмили» был приобретён товар «ФИО3 повторяет. T23-D93/MY061 н/б», код 130973.

В подтверждение заключения сделки розничной купли-продажи были выданы:

- чек, в котором содержатся сведения о наименовании продавца, ИНН продавца, совпадающие с данными, указанными в выписке из ЕГРИП в отношении ответчика, уплаченной за товар денежной сумме, дате заключения договора розничной купли-продажи, а также иные сведения;

- приобретённый товар.

Кроме того, представителями истца на основании в целях самозащиты гражданских прав была произведена видеосъёмка, которая также подтверждает предложение к продаже, заключение договора розничной купли-продажи, а кроме того подтверждает, что представленный товар был приобретен по представленному чеку.

Таким образом, представленная совокупность доказательств подтверждает факт предложения товара к продаже и факт заключения договора розничной купли-продажи от имени ответчика.

Товар, реализованный ответчиком, не вводился в гражданский оборот истцом и (или) третьими лицами с согласия истца, таким образом, ответчик, осуществив действия по распространению товара, нарушил следующие исключительные имущественные права истца на средство индивидуализации – товарный знак № 1 111 340.

Разрешение на такое использование объектов интеллектуальной собственности истца путем заключения соответствующего договора ответчик не получал, следовательно, такое использование осуществлено незаконно.

Как следует из письма ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.09.2016 № 41-6113-12 (в ответе на официальный запрос суда определением от 15.08.2016), с учётом ограничения товаров, произведённого по заявлению Ведомства страны происхождения, правовая охрана международной регистрации № 1 111 340 на территории Российской Федерации действует в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ, кроме товара «plushtoys» (плюшевые игрушки).

Ответчик ошибочно полагает, что вид товара плюшевые игрушки аналогичен виду товара – мягкие игрушки. Между тем, плюшевые игрушки есть ни что иное, как игрушки из материала с ворсовым покрытием, и они могут быть как мягкими, так и каркасными (твердыми). Кроме того для целей определения правовой охраны в 28 классе МКТУ плюшевая игрушка переводится как «plushtoy», а мягкая игрушка – как «softtoy».

При исследовании в судебном заседании доказательств, представленных в материалы дела - товара, предлагаемого к продаже ответчиком и аналогичного лицензионного товара, представленного истцом, было установлено, что оба товара являются игрушками: говорящими игрушками; игрушками с электронной записью, воспроизведением, искажением или управлением голосом и звуком; нажимными игрушками. Все группы товара, как указано в свидетельстве на товарный знак истца, охраняются им и разделены друг от друга точкой с запятой.

Как указано в пункте 3.1.3. Руководства по экспертизе товарных знаков в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) - более позднего документа чем методические рекомендации, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198, если товары относятся к разным видовым (родовым) группам, то наименования товаров разделяются точкой с запятой (подпункт 7) пункта 28 Требований). Наименование товаров, относящихся к одному виду, разделяются запятой (подпункт 7) пункта 28 Требований). Разделение позиций с неправильной пунктуацией может привести к неправильной классификации товаров и услуг.

В свидетельстве на товарный знак № 1 111 340 товары - говорящие игрушки; игрушки с электронной записью, воспроизведением, искажением или управлением голосом и звуком; нажимные игрушки; плюшевые игрушки разделены точкой с запятой, что говорит о том, что данные товары относятся к разным видовым (родовым) группам, т.е. каждая группа товара является самостоятельной. Товар «мягкие игрушки» в перечне товаров 28 МКТУ в свидетельстве отсутствует.

При сопоставлении игрушек оригинальной и предлагаемой к продаже ответчиком установлено, что обе игрушки являются игрушками с электронной записью, воспроизведением, искажением или управлением голосом и звуком; нажимной игрушкой; говорящей игрушкой.

Соответственно, согласно вышеуказанному руководству Роспатента, товар истца и товар ответчика является однородным товаром в каждой видовой (родовой) группе.

Как подтверждается материалами дела, истец является правообладателем товарного знака № 1 111 340, охраняемого в Российской Федерации в отношении товаров и услуг, в том числе 16 и 28 классов МКТУ.

Истец производит и реализует на рынке детские игрушки с изображением кота с использованием названного товарного знака.

С учётом почти идентичного цветового сочетания (синий –глаза, жёлтый – туловище, розовый – пасть), данные товары суд признаёт сходными до степени смешения. Отсутствие коричневых полосок (имеющихся в свидетельстве) не устраняет общего сходства и не влечёт иных выводов, кроме вывода о тождестве товара.

Согласно пункту 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утверждённых приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.

Таким образом, несмотря на отсутствие правовой охраны плюшевых игрушек применительно к 28 классу МКТУ, правовой охране подлежат говорящие игрушки; игрушки с электронной записью, воспроизведением, искажением или управлением голосом и звуком; нажимные игрушки.

Указанным критериям отвечают и оригинальная и контрафактная игрушка.

Как следует из пункта 14.4.3. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утверждённых приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Аналогичная норма воспроизведена в Приказе Министерства экономического развития России от 20.07.2015 № 482 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак».

В соответствии с пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (далее -Методические рекомендации), для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным. Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении

однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1 - 3.1.2 Методических рекомендаций).

При этом необходимо учитывать, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций).

Пунктом 42 «Обзора практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав» (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015) определено, что однородность товаров может учитываться и признаётся по факту, если товары по причине их природы и назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Из материалов дела следует, что ответчик именует свой товар интерактивная игрушка 3+ с функцией повторения и 6 голосовыми командами, с функцией «попробуй потрогай», изготовлена из материала - 100% полиэстер.

В материалы дела представлена, изготовленная истцом интерактивная игрушка 3+ «Кот Джинджер» с функцией повторения, 16 голосовыми командами, с функцией «дотронься», изготовлена из материала - искусственный мех, ткань.

Кроме того обе игрушки изготовлены в одинаковых сидячих позах, имеют практически тождественную упаковку товара. Сам товар ответчика имеет внешнее сходство с товаром истца, который, в свою очередь обладает уникальными (присущими только товару истца) внешними признаками (форма и цвет глаз, ушей, лап, носа, рта, бровей, желтой окружности на брюхе и т.д.).

Суд исходя из наличия «сильного» (оригинального, известного, обладающего различительной способностью) товарного знака, применимого к товарам, пользующимся признанием у потребителей) для проверки критерия однородности установил факт однородности товаров истца и ответчика, а также товаров 28 класса МКТУ, сравнивал не только визуальное вид товаров, но и назначение товаров (игры, игрушки), условия реализации товаров потребителям (совпадение мест реализации детских товаров), среду потребителей, на которую рассчитаны товары (совпадение потребителей, заинтересованных в приобретении таких товаров).

В спорной правовой ситуации ввиду необходимости исследования использования товарного знака как вопроса факта, оценив различительную способность обозначений истца и ответчика, сходство обозначений, однородность товаров истца и ответчика, суд пришел к выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца.

Позиция ответчика без оценки иных вышеуказанных критериев ошибочна, так как исходя только из проверки идентичности товаров по классификации МКТУ, и схожести товара с изображением в свидетельстве на товарный знак истца может привести к нарушению баланса прав участников спорных правоотношений (возможности извлечения необоснованных преимуществ ответчиком из «сильного» (известного и признанного товарного знака иного субъекта. С учётом количества предлагаемого ответчиком к реализации товара, суд приходит к выводу о нарушении интересов публичного порядка, поскольку использование ответчиком сходного до степени смешения с товарным знаком истца обозначения в отношении однородных товаров способно ввести потребителей в заблуждение относительно как товара, его признанных свойств и качества, к использованию авторитета на рынке товаров, заработанного первоначальным производителем, а следовательно, к нивелированию смысла и назначения правового института средств индивидуализации и защиты от недобросовестной конкуренции.

Материалами дела подтверждается, что компания истца действует на рынке уже более 6 лет и за это время товары компании приобрели широкую мировую известность, а товарные знаки, индивидуализирующие их, различительную способность. В таком случае лишение товарного знака компании защиты (даже в части) при наличии доказательств того, что конкурирующие организации выпускают однородные товары, будет способствовать введению потребителей в заблуждение относительно производителя товара, а также паразитированию на известности товарного знака компании и ее репутации, то есть извлечению конкурентом компании необоснованных преимуществ при ведении предпринимательской деятельности (недобросовестной конкуренции).

Согласно статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых

делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Согласно пункту 2 статьи 6 Директивы № 2005/29/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О недобросовестной коммерческой практике по отношению к потребителям на внутреннем рынке» коммерческая деятельность считается вводящей в заблуждение, если исходя из фактической ситуации, принимая во внимание все особенности и обстоятельства, она ведет или может вести к совершению среднестатистическим потребителем сделки, которая при других обстоятельствах не была бы совершена, и включает в себя любое продвижение товара на рынке, которое порождает затруднения в идентификации товаров, торговых знаков, торговых наименований или иных отличительных знаков контрагентов.

Доказательств того, что незаконно ввезенный третьим лицом на территорию Российской Федерации и предлагаемый к реализации ответчиком спорный товар является зарегистрированным на имя ответчика либо иных третьих лиц товарным знаком и введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации легально, либо обозначение находится в стадии регистрации в материалы дела ответчиком и третьими лицами не представлено.

Также не представлено доказательств того, что разработанный дизайн товара является, помимо истца, чье-то иной интеллектуальной собственностью.

В силу статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в, пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

На основании статьи 1255 Гражданского кодекса Российской Федерации автору в отношении его произведения принадлежат исключительные права на использование произведения. В соответствии со статьей 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации производными произведениями являются произведения, представляющие собой переработку другого произведения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

На основании статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Произведение изобразительного искусства также подлежит правовой охране (пункт 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации), как объект авторских прав. Персонаж различных аудиовизуальных произведений и произведений живописи также подлежит правовой охране (пункт 7 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Авторские права распространяются на произведения, выраженные, в том числе и в объемно-пространственной форме (в соответствии с пунктом 3 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации). Примером такой формы может служить игрушка.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение

указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемой по усмотрению суда.

Ответчик не предоставил в материалы дела доказательств того, что истец разрешил ему или производителю купленной игрушки использование результата интеллектуальной деятельности. В соответствии с пунктами 1, 5 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации такими доказательствами могут являться договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор или сообщения неопределенному кругу лиц, заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать принадлежащие Истцу результаты интеллектуальной деятельности.

Таким образом, ответчик не опроверг довод истца о контрафактности товара, хотя, обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав, что указано в правовой позиции, изложенной в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах». В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, суд полагает доказанным факт нарушения исключительных прав истца на товарный знак, изображающий Кота по свидетельству 1 111 340.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двухкратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещён товарный знак, или в двухкратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Обосновывая размер компенсации, истец исходил из следующего:

- стоимость контрафактного экземпляра составляет 1450 руб.

Доказательств того, что после обращения за судебной защитой ответчиком из оборота контрафактный товар не выведен (прекращено предложение к продаже на соответствующем сайте), в материалы дела не представлено.

В этой связи, правоообладатель полагает, что он мог реализовать свой лицензионный товар в дополнительном объёме 1694 единицы и получить доход в размере 2456300 руб. Двухкратный размер стоимости контрафактного товара составляет 4912600 руб.

В указанной ситуации не имеет значения объём продаж, так как предположение о возможной сумме прибыли от продажи предлагаемого товара (с учётом разных его моделей и предложения мелкого опта) свидетельствует о том, что ответчик планировал получение прибыли в определённом объёме и имел стабильный источник получения такого товара.

Кроме того, ответчик не заявлял о том, что занимается также и иным видом предпринимательской деятельности и имеет от неё доход.

Также судом учтено, что ответчик, находясь в споре с истцом, не прекратил своей деятельности по предложению к продаже контрафактного товара и не заявил об этом суду.

Исходя из объёмов предлагаемого к продаже товара, ценности правоотношений, на которые посягает ответчик, отказа от прекращения нарушения интеллектуальных прав, длительности нарушения прав, использования интернет-ресурса, где число посетителей сайта не ограничено, суд полагает необходимым

взыскание с ответчика компенсации в требуемом истцом размере.

Суд также полагает обоснованным и подлежащим удовлетворению требование истца о возмещении расходов, связанных с восстановлением нарушенного права в размере стоимости вещественных доказательств – товара, приобретённого в торговой сети ответчика – 1450 руб.

В ходе восстановления нарушенного права на вышеуказанные объекты интеллектуальной собственности истцом понесены судебные издержки.

В соответствии со статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Расходы, понесенные истцом в ходе сбора доказательств до предъявления иска, признаются судебными издержками, в случае, если указанные доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости.

Истцом понесены судебные издержки в виде уплаты нотариального сбора за составления протокола нотариального осмотра сайта – 1000 руб.

Обоснованность такого требования подтверждается пунктом 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.01.2016, согласно которому расходы, понесенные истцом в ходе сбора доказательств, до предъявления иска признаются судебными издержками.

Таким образом, факт несения истцом расходов, связанных с нотариальным удостоверением осмотра сайта, на котором предлагался спорный товар, также является доказанным, а сами расходы подлежащими возмещению за счёт ответчика в пределах суммы 1000 руб.

Расходы истца, понесённые в связи с переводом с сайта «WIPO» - 3400 руб. также соответствуют критериям судебных расходов и подлежат взысканию с ответчика.

По результатам рассмотрения дела государственная пошлина, в отношении уплаты которой истцу при обращении за судебной защитой была предоставлена отсрочка, подлежит отнесению на ответчика на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 106, 110, 112, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Рич Фэмили» (ОГРН <***>) в пользу Outfit7 Limited (Компания «Аутфит7 Лимитед»)4912600 руб. компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на средство индивидуализации – товарный знак № 1 111 340; 1000 руб. расходов, связанных с нотариальным удостоверением осмотра сайта, 1450 руб. расходов по восстановлению нарушенного права в размере стоимости вещественных доказательств – товара, приобретённого у ответчика, судебных издержек, связанных с организацией судебной защиты (3400 руб. расходов по переводу текста товарного знака с сайта «WIPO»).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Рич Фэмили» (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 47570,25 руб. государственной пошлины.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в срок, не превышающий месяца со дня его принятия.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья

С.Ф. Шевченко