Гражданский кодекс часть 1

третье лицо: АО «Региональный сетевой информационный центр» (адрес: Россия 123308, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, д. 2, стр. 1, этаж 4 пом. 1 ком. 40)

об обязании совершить действия и о взыскании 5 017 000,00 руб.

при участии

- от истца: представитель ФИО1 по доверенности от 15.02.2020, ген. директор ФИО2 (решение от 21.01.2016);

- от ответчика: представитель ФИО3 по доверенности от 19.11.2019;

- от третьего лица: представитель не явился (извещен);

установил:

ООО «ЛИГАЛ АРТ» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к АБ «РБМ ЛИГАЛ АРТ» об обязании ответчика прекратить использование товарного знака истца № 408769 и о взыскании 5 000 000,00 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака истца № 408769.

Определением от 31.07.2018 исковое заявление принято к производству, возбуждено производство по делу, назначено предварительное судебное заседание и судебное разбирательство.

В судебном заседании от 05.09.2018, учитывая достаточность собранных по делу доказательств, суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству.

Ответчик представил отзыв.

Истец ходатайствовал об истребовании доказательств из ООО Яндекс и ООО Гугл, а также о назначении судебной экспертизы.

Ответчик не возражал против заявленных ходатайств и представил заключение патентного поверенного.

Ответчик ходатайствовал об истребовании у истца бухгалтерской отчетности (балансов), подтверждающих понесенные убытки в 2016, 2017 годах.

Рассмотрев ходатайства в порядке статьи 159 АПК РФ, судом были приняты следующие решения.

Ходатайство о направлении запросов в ООО «Яндекс» и ООО «Гугл» судом было удовлетворено.

Вопрос указанным организациям:

-заключались ли между ООО «Яндекс» (119021, <...>) и ООО «ГУГЛ» (115035, <...>) с Адвокатским бюро «РБМ Лигал арт» и/или фирмой Nota Bene договоры на размещение контекстной рекламы со словами «ЛИГАЛ АРТ». Адрес и реквизиты Адвокатского бюро «РБМ Лигал арт» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 190121, РФ, <...>, пом. 6-Н).

Ходатайство о назначении судебной экспертизы судом также было удовлетворено.

В отношении ходатайства об истребовании у истца бухгалтерской документации для подтверждения размера компенсации, судом было оставлено на усмотрение самого истца.

Для предоставления ответчиком вопросов для проведения экспертизы, судебное заседание было отложено.

В судебном заседании 24.10.2018 судом были приобщены дополнительные доказательства, представленные, как истцом, так и ответчиком.

Ходатайство ответчика об отложении судебного заседания до рассмотрения заявления Роспатентом было отклонено, в связи с отсутствием для этого оснований.

Однако, в целях направления запросов в экспертные организации, судебное заседание судом отложено. Судом вопросы были поставлены в редакции суда с учетом доводов сторон.

В судебном заседании 05.09.2018 истец заявил ходатайство о назначении экспертизы, с постановкой перед экспертом следующих вопросов:

-является ли фирменное наименование АБ РБМ ЛИГАЛ АРТ тождественным и сходным до степени смешения с товарным знаком ООО «ЛИГАЛ АРТ» № 408769;

-воспринимаются ли потребителями наименования двух лиц ООО «ЛИГАЛ АРТ» и АБ РБМ «ЛИГАЛ АРТ» как одинаковые?

-обладают ли различительной способностью буквы РБМ в названии «РБМ ЛИГАЛ АРТ»?

В редакции ходатайства от 01.10.2018 вопросы поставлены следующего характера:

-является ли обозначение АБ «РБМ ЛИГАЛ АРТ», используемое ответчиком для индивидуализации юридических услуг, сходным до степени смешения с товарным знаком истца «Legalart» по свидетельству № 408769?

-является ли наименование АБ «РБМ ЛИГАЛ АРТ» тождественным и сходным до степени смешения с ООО «ЛИГАЛ АРТ»?

-придает ли различительную способность добавление букв РБМ в наименование «ЛИГАЛ АРТ»?

Предложил в качестве экспертной организации:

-Межрегиональная общественная организация содействия деятельности патентных поверенных «Палат патентных поверенных» (адрес: 107061, город Москва, площадь Преображенская, д. 6, ИНН <***>, ОГРН <***>, тел. <***>;

-ООО «Патентная фирма «Пропатент» (адрес: 117556, <...> этаж, пом. YII 19, ИНН <***>, ОГРН <***>);

-НКО «Ассоциация судебной экспертизы интеллектуальной собственности», (адрес: 119049, <...>).

Ответчик, возражая против данного ходатайства, представил следующий перечень вопросов:

-распространяется ли защита товарного знака, принадлежащего истцу № 408769, на вид деятельности ответчика - профессиональная правовая помощь оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном Федеральным законом, физическим и юридическим лицам (доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию, согласно действующим классам МКТУ,

-может ли возникнуть в глазах потребителя смешение наименования ответчика - Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «РБМ Лигал арт» и услуг, которые могут реализовываться под товарным знаком, принадлежащим истцу № 408769?

Одновременно предложил следующие экспертные организации:

-ООО «Партнерство экспертов Северо-Запада» (адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 30, оф. 810, тел. <***>; тел. <***>, факс: <***>, E-mail: info@exp-nw.ru;

-ООО «Альянс Судебных Экспертов» (адрес: 194044, <...>, пом. 1-Н, тел. Раб. (812) 326-69-08, тел. <***>, E-mail: all-f-e@yandex.ru.

Дополнительно судом выбраны следующие экспертные организации, которым может быть поручено производство экспертизы:

-ООО «ПАТЕНТИКА» (тел: +7 812 595 40 51, BOX 1125, Санкт-Петербург, 190000, vadim.chagin@patentica.com),

-ООО «Атлант оценка» (111020, Москва, ул. 2-я ФИО4 д. 9А, стр. 10, тел. <***> (доб. 312),

-ООО «Бюро экспертиз и консультаций № 1» (197022, Санкт-Петербург,

Малый пр. П.С. д. 87, офис 306, тел. <***>),

-ООО «Европейский центр судебных экспертов» (191011, Санкт-Петербург, Итальянская ул., д. 11, пом. 17-Н, тел/факс <***>, 715-57-09),

-Ленинградская областная торгово-промышленная палата (190000, Санкт-Петербург, Конногвардейский б. д. 3).

В связи с заявленным ходатайством о назначении экспертизы и в целях обеспечения процессуальных прав лиц, участвующих в деле, суд на основании требований статей 82 и 107 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предложил руководителям:

-ООО «Патентная фирма «Пропатент» (адрес: 117556, <...> этаж, пом. YII 19, ИНН <***>, ОГРН <***>);

-НКО «Ассоциация судебной экспертизы интеллектуальной собственности», (адрес: 119049, <...>);

-ООО «Альянс Судебных Экспертов» (адрес: 194044, <...>, пом. 1-Н, тел. Раб. (812) 326-69-08, тел. <***>, E-mail: all-f-e@yandex.ru.

-ООО «ПАТЕНТИКА» (тел: +7 812 595 40 51, BOX 1125, Санкт-Петербург, 190000, vadim.chagin@patentica.com),

-ООО «Атлант оценка» (111020, Москва, ул. 2-я ФИО4 д. 9А, стр. 10, тел. <***> (доб. 312),

-ООО «Бюро экспертиз и консультаций № 1» (197022, Санкт-Петербург, Малый пр. П.С. д. 87, офис 306, тел. <***>),

-Ленинградская областная торгово-промышленная палата (190000, Санкт-Петербург, Конногвардейский б. д. 3)

представить кандидатуры экспертов, которым может быть поручено проведение экспертизы с представление документов, подтверждающих их образование, специальность, стаж работы и занимаемую должность, срок проведения экспертизы, размер вознаграждения, причитающийся эксперту или экспертному учреждению.

Перед экспертами поставить следующие вопросы.

1. Является ли словесное обозначение, а также наименование АБ «РБМ ЛИГАЛ АРТ», используемое ответчиком для индивидуализации юридических услуг, сходным до степени смешения с товарным знаком истца «Legalart» по свидетельству № 408769 и с наименованием ООО «ЛИГАЛ АРТ»?

Распространяется ли защита товарного знака, принадлежащего истцу № 408769, на вид деятельности ответчика - профессиональная правовая помощь оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном Федеральным законом, физическим и юридическим лицам (доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию, согласно действующим классам МКТУ.

Для установления возможности производства по экспертизе, судебное заседание было отложено.

В судебном заседании 28.11.2018 было установлено, что не от всех экспертных учреждений поступил ответ, в связи с чем по ходатайству сторон судебное заседание было отложено для получения от остальных организаций ответ о возможности проведения экспертизы.

В судебном заседании 26.12.2018 по ходатайству сторон судебное заседание было отложено для мирного урегулирования спора.

Судебное заседание 23.01.2019 судебное заседание не состоялось по техническим причинам.

В судебном заседании 20.02.2019, в связи с недостижением мирного урегулирования спора, истец поддержал ходатайство о направлении дела на экспертизу.

Судебное заседание 17.04.2019 судом отложено для предоставления сторонам ознакомиться с материалами полученной экспертизы и предоставления своей правовой позиции.

В судебном заседании 08.05.2019 истцом заявлено ходатайство о назначении повторной экспертизы.

Рассмотрев данное ходатайство в порядке статьи 159 АПК РФ судом данное ходатайство отклонено в виду отсутствия для этого оснований.

Однако, учитывая предоставление истцом консультационного заключения патентным поверенным ФИО5, суд посчитал необходимым вызвать эксперта для дачи пояснений по возникшим у истца вопросам.

Учитывая данное обстоятельство судебное заседание было отложено.

В судебном заседании были заслушаны пояснения эксперта ФИО6, записанные на аудиозапись.

Для уточнения исковых требований, судебное заседание было отложено. Одновременно судом было предложено истцу представить наименование регистратора для привлечения его в качестве третьего лица.

В судебном заседании 19.07.2019 истцом в порядке статьи 49 АПК РФ были уточнены исковые требования в первой части исковых требований, а именно:

«Обязать ответчика прекратить использование товарного знака истца № 408769, (Гос. ФИО7 за требование неимущественного характера 6 000,00 руб.):

-в наименовании ответчика;

-на сайте ответчика https://rbm.legal (в том числе в программном коде данного сайта и в исходном коде страницы);

-для целей поиска в поисковых системах и системах обеспечения перенаправления пользователей к сайту https://rbm.legal (включая диспетчер тегов https://www.googletagmanager.com);

-в доменном имени https://rbm.legal.

Уточнения судом были приняты.

Одновременно в ходе обсуждения был установлен регистратор спорного сайта - АО «Региональный сетевой информационный центр» (123308, <...>, этаж 4 пом. 1 ком. 40).

Судом данная организация была привлечена в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Учитывая данное обстоятельство, судебное заседание было отложено.

В судебном заседании 21.08.2019 истцом заявлено ходатайство о назначении комиссионной экспертизы с постановкой следующих вопросов:

1. Является ли словесное обозначение, а также наименование АБ «РБМ ЛИГАЛ АРТ», используемое Ответчиком для индивидуализации юридических услуг, сходным до степени смешения с товарным знаком истца «Legalart» по свидетельству № 408769 и с наименованием ООО «ЛИГАЛ АРТ»?

2. Может ли обозначение Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «РБМ Лигал арт» выполнять идентифицирующую функцию товарного знака истца «Legalart» по свидетельству № 408769 относительно услуг 45-го класса, то есть основную функцию товарного знака? Придает ли различительную способность добавление букв РБМ в наименование «ЛИГАЛ АРТ»?
Распространяется ли защита товарного знака, принадлежащего истцу № 408769, на вид деятельности ответчика - профессиональная правовая помощь оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном Федеральным законом, физическим и юридическим лицам (доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию, согласно действующим классам МКТУ.

Предлагает поручить проведение экспертизы комиссии экспертов в составе ФИО8, патентному поверенному с регистрационным номером 860 ведущему специалисту «Патентная фирма «Пропатент» (адрес: 117556, <...> этаж, пом. YII 19, ИНН <***>, ОГРН <***>) имеющей высшее юридическое образование (Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «юриспруденция» …. Стаж экспертной работы с 1974 года, и ФИО9, патентный поверенный № 78, генеральный директор Ассоциации судебной экспертизы интеллектуальной собственности (адрес: 119049, <...> / стр. 04, ИНН <***>, ОГРН <***>)…

Рассмотрев данное ходатайство в порядке статьи 159 АПК РФ, судом было принято решение о назначении комиссионной экспертизы.

Для предоставления возможности ответчику подготовить кандидатуры экспертных организаций, судом судебное заседание было отложено.

Судебное заседание 11.09.2019 не состоялось по техническим причинам.

В судебном заседании 04.10.2019 обсуждалась возможность назначения комиссионной экспертизы.

Истец поддержал кандидатуру ФИО8.
Учитывая, что ответчиком не представлены кандидатуры патентных поверенных, судом самостоятельно были выбраны экспертные организации, в которых имеются патентные поверенные, а именно:

-ООО «Альянс Судебных Экспертов» (адрес: 194044, <...>, пом. 1-Н, тел. Раб. (812) 326-69-08, тел. <***>, E-mail: all-f-e@yandex.ru.

-ООО «ПАТЕНТИКА» (тел: +7 812 595 40 51, BOX 1125, Санкт-Петербург, 190000, vadim.chagin@patentica.com),

-ООО «Атлант оценка» (111020, Москва, ул. 2-я ФИО4 д. 9А, стр. 10, тел. <***> (доб. 312),

-ООО «Бюро экспертиз и консультаций № 1» (197022, Санкт-Петербург, Малый пр. П.С. д. 87, офис 306, тел. <***>),

-Ленинградская областная торгово-промышленная палата (190000, Санкт-Петербург, Конногвардейский б. д. 3),

которым было предложено представить кандидатуры экспертов, которым может быть поручено проведение комиссионной экспертизы с патентным поверенным ФИО8, имеющей регистрационный номер 860, ведущему специалисту ООО «Патентная фирма «Пропатент» (адрес: 117556, <...> этаж, пом. YII 19, ИНН <***>, ОГРН <***>), с представлением документов, подтверждающих их образование, специальность, стаж работы и занимаемую должность, срок проведения экспертизы, размер вознаграждения, причитающийся эксперту или экспертному учреждению.

Учитывая данные обстоятельства, судебное заседание судом было отложено.

В судебном заседании 20.11.2019 было установлено, что на дату рассмотрения дела, от экспертных организаций ответа не было получено, в связи с чем судом по ходатайству истца повторно было отложено судебное заседание для получения ответов от экспертных организаций, при наличии возражений со стороны ответчика, так как последний полагает, что проведение экспертизы в данном случае не нужно.

В судебном заседании 29.11.2019 было установлено, что в адрес суда поступил ответ от ООО «Альянс Судебных Экспертов», которым была предложена кандидатура ФИО10 - патентный поверенный, зарегистрирована в Реестре патентных поверенных РФ 15.08.2005 за № 1041.

Однако, не было получено официального ответа от ООО Патентная фирма «Пропатент» о возможности участия в комиссионной экспертизе.

Ответчик представил возражения к судебному заседанию 29.11.2019, в которых возражает против проведения экспертизы, представляя одновременно свою правовую позицию в отношении заявленных требований и возможности проведения соц. опроса..

Оценив доводы сторон в порядке статьи 159 АПК РФ, судом было принято следующее решение.

Суд посчитал возможным провести комиссионную экспертизу в составе патентного поверенного ФИО8 и патентного поверенного ФИО10, возложив организационные мероприятия по обсуждению поставленных вопросов и оформлению единого заключения на патентного поверенного ФИО8.

Стороны были судом предупреждены, что материалы на экспертизу будут направлены судом при получении официального ответа от ООО Патентная фирма «Пропатент» о возможности проведения экспертизы и ее оплате в указанных суммах экспертными организациями: 20 000,00 руб. для ООО Патентная фирма «Пропатент» и 167 000,00 руб. для ООО «Альянс Судебных Экспертов».

При непоступлении денежных средств на депозит суда, материалы дела на проведение экспертизы судом не направляются.

В судебном заседании 22.01.2020 было установлено, что материалы дела по техническим причинам были направлены позднее, чем предполагалось, в связи с чем на дату судебного заседания материалы экспертизы в адрес суда не поступили.

Учитывая одновременно наличие ходатайства ООО Патентная фирма «Пропатент» о продлении срока экспертизы, судом было принято решение о продлении срока экспертизы, в связи с чем, судебное заседание было отложено.

В судебное заседание 18.02.2020 истец представил свою правовую позицию в обоснование суммы заявленной ко взысканию компенсации, которая была приобщена к материалам дела.

Судом был объявлен технический перерыв в заседании до 14:00 28.02.2020.

28.02.2020 судебное заседание было возобновлено.

Ответчик заявил ходатайство об отложении судебного заседания для ознакомления с материалами проведенному по делу комиссионной экспертизы.

Ходатайство ответчиком судом было удовлетворено, судебное заседание отложено.

В судебном заседании 13.03.2020 стороны поддержали свои правовые позиции.

Третье лицо, извещенное о времени и месте судебного заседания, не явилось, каких-либо ходатайств не заявило, в связи с чем, дело на основании статьи 156 АПК РФ было рассмотрено в отсутствие представителя третьего лица.

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы сторон, суд установил следующее.

Обосновывая свои исковые требования, истец в иске указал, что является обладателем исключительных прав на товарный знак «Legalart» на основании свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 40876, зарегистрированный 17.05.2010 по классам: (35 – агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит; ведение автоматизированных баз данных; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; услуги в области общественных отношений; экспертиза деловая; 45 – арбитраж; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; лицензирование интеллектуальной собственности; поиски юридические; регистрация доменных имен; управление делами по авторскому праву; услуги юридические) и охраняемый в Российской Федерации.

При осуществлении коммерческо-хозяйственной деятельности на территории РФ истцу стало известно, что в сети Интернет на сайте rbm.legalразмещена следующая информация:

Legalart/Адвокатское бюро

rbm.legal

Адвокатское бюро «Лигаларт» - юридический бутик с многолетним практическим опытом в сфере национального и международного права. Более 6 лет адвокаты и юристы Бюро оказывают юридические услуги российскому и иностранному бизнесу, имея офисы в Москве и Санкт-Петербурге, а также широкую сеть партнерских взаимоотношений с иностранными юридическими компаниями. Новости. Скрыть

Россия, Санкт-Петербург, улица Союза Печатников,5

ФИО11

+7 (812)647-45-46.

Таким образом, считает истец, принадлежащий ООО «Лигал Арт» товарный знак № 408769 используется для предложений консультационных услуг, в том числе юридических, что относится к видам деятельности ООО «Лигал Арт» (товарный знак, в том числе, зарегистрирован по классу 45 «услуги юридические»).

При этом используется зарегистрированный товарный знак по свидетельству № 408769, а также фирменное наименование «Лигал Арт».

Факты нарушения прав истца подтверждаются нотариально заверенным протоколом осмотра сайта yandex.ru. Согласно осмотру сайта, услуги с нарушением прав истца, оказываются АБ «РБМ Лигал Арт» (ответчик).

Истец не давал ответчику каких-либо разрешений или согласия на использование товарного знака истца.

Таким образом, исключительные права истца были нарушены ответчиком путем незаконного использования товарного знака путем размещения товарного знака:

- при выполнении работ, оказании ус луг;

- в предложениях о выполнении работ, об оказании услуг;

- в сети «Интернет».

Истец также указывает, что ввел услугу с наименованием «Legalart» в гражданский оборот в связи с регистрацией своего фирменного наименования и началом оказания консультационных и юридических услуг с 06.03.2009 года – значительно ранее начала использования данного фирменного наименования ответчиком – АБ «РБМ Лигал Арт» (дата регистрации 08.07.2016).

Товарный знак используется истцом с 26.04.2009: на фирменных бланках, презентациях, договорах на оказание услуг истца. Также истцу принадлежат домены: www.legalart.ru,www.legalart.org, www.лигаларт.рф. – сайты, размещенные на этих доменах созданы для оказания и продвижения юридических услуг истца.

Кроме нарушения прав на товарный знак, действия ответчика вводят клиентов истца и потребителей в заблуждение.

17.05.2018 ответчику была направлена претензия, однако ответчик не предпринял никаких действий по прекращению нарушения прав истца на товарный знак, ответ на претензию не последовал.

В связи с чем, истец, ссылаясь на статьи 1474, 1515, 1484, 1229 ГК РФ, обратился в суд с настоящими исковыми требованиями (уточненными).

Ответчик с исковыми требованиями не согласился в полном объеме, полагая, что:

- событие гражданского правонарушения (использование чужого фирменного наименования – пункт 3 статьи 1474 ГК РФ) отсутствует по причине отсутствия у ответчика такого объекта интеллектуальных прав, как фирменное наименование;

- состав гражданского правонарушения (использование чужого фирменного наименования – пункт 3 статьи 1474 ГК РФ) отсутствует по причине неосуществления ответчиком аналогичной деятельности;

- фирменное наименование истца и наименование ответчика не являются тождественными или сходными до степени смешения (имеются существенные различия по семантическим и фонетическим признакам);

- событие гражданского правонарушения (незаконное использование знака обслуживания – пункт 3 статьи 1484 ГК РФ) отсутствует по причине неосуществления ответчиком деятельности по оказанию услуг в экономическом (товарном) смысле;

- состав гражданского правонарушения (незаконное использование знака обслуживания – пункт 3 статьи 1484 ГК РФ) отсутствует по причине неосуществления ответчиком деятельности по оказанию тождественных или однородных услуг;

- знак обслуживания истца и наименование ответчика не являются тождественными и не вызывают вероятность смешения (имеются существенные различия по семантическим, фонетическим и графическим признакам);

- положения части IV ГК РФ неприменимы к настоящему спору, поскольку наименования некоммерческих организаций изъяты из-под действия указанных правовых норм, следовательно, требования истца по праву удовлетворению не подлежат;

- истцом не представлено доказательств совершения каких-либо действий по нарушению прав истца на фирменное наименование и знак обслуживания ответчиком;

- компенсация за якобы имевшее место нарушение права истца на знак обслуживания не подлежит взысканию с ответчика по причине отсутствия со стороны последнего неправомерных действий, а также по причине отсутствия последствий (как наличных, так и вероятных) такого нарушения для истца.

При этом, ответчик представил Заключение специалиста (Патентный поверенный РФ (рег. № 1659) ФИО12), который, отвечая на вопросы АБ Санкт-Петербурга «РБМ Лигал Арт» сделал следующие выводы:

- наименование «Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «РБМ Лигал Арт» не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 408769;

- обозначения «Legalart Адвокатское бюро», «rbm.legal», «Адвокатское бюро «Лигал Арт» не являются сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 408769.

Третье лицо - АО «Региональный сетевой информационный центр» свою позицию по делу (спору) в суд не представило.

Оценив доводы сторон в совокупности с материалами дела, суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 2 статьи 1539 ГК РФ, не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статьи 1538 ГК РФ, юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

Из положений статьи 1539 ГК РФ, правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право его использования в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

В соответствии со статьей 1229 того же Кодекса лишь гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации; использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается данным Кодексом.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (статья 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок и т.д.

Согласно пункта 1 статьи 1251 ГК РФ в случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита осуществляется, в частности, путем признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, компенсации морального вреда, публикации решения суда о допущенном нарушении.

Поскольку при рассмотрении настоящего дела возникли вопросы, требующие специальных знаний, по ходатайству сторон была назначена и проведена судебная экспертиза по поставленным сторонами вопросам (скорректированным судом).

Согласно Заключению эксперта ООО «Партнерство экспертов Северо-Запада» № 32, эксперт ФИО6 пришел к следующим выводам.

По 1 вопросу: Словесное обозначение, а также наименование АБ «РБМ ЛИГАЛ АРТ», используемое ответчиком для индивидуализации юридических услуг, не является сходным до степени смешения с товарным знаком «Legalart» по Свидетельству № 408769.

Словесное обозначение, а также наименование АБ «РБМ ЛИГАЛ АРТ», используемое ответчиком для индивидуализации юридических услуг, не является сходным до степени смешения с наименование ООО «ЛИГАЛ АРТ», хотя и характеризуется с ним определенным сходством.

По вопросу 2.1: Обозначение Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «РБМ Лигал арт» не может выполнять идентифицирующую функцию товарного знака истца «Legalart» по Свидетельству № 408769 относительно услуг 45 класса МКТУ; однако при наличии доказательств высокой различительной способности товарного знака, собранных в рамках состязательного арбитражного процесса и подвергнутых надлежащей оценке со стороны суда, и положительного экспертного мнения относительно различительной способности обозначения как такового, может быть сделан обратный вывод о том, что спорное обозначение способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака правообладателя. Различительная способность элемента «Legalart» оценивается как невысокая.

По вопросу 2.2. Наличие в обозначении « *РБМ* Лигал арт», или Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «*РБМ* Лигал арт», словесного элемента «РБМ» придает обозначению различительную способность и обеспечивает необходимый уровень индивидуализации услуг конкретного исполнителя.

По вопросу 3. Защита товарного знака по Свидетельству № 408769 однозначно распространяется на вид деятельности ответчика – профессиональная правовая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном Федеральным законом, физическим и юридическим лицам (доверителям) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию, в том случае, если сравниваемое с товарным знаком обозначение тождественно или почти тождественно товарному знаку. Возможность распространения защиты товарного знака по свидетельству № 408769 на вышеуказанный вид деятельности ответчика в иных случаях зависит от степени сходства обозначения, используемого для данной деятельности, и товарного знака, соответственно.

Поскольку указанное Заключение не устроило стороны по многим параметрам, суд счел возможным провести по делу комиссионную экспертизу в составе патентного поверенного Серпковой НатальиАнатольевны (ООО «Патентная фирма «Пропатент») и патентного поверенного ФИО10 (ООО «Альянс судебных экспертов»), возложив организационные мероприятия по обсуждению поставленных вопросов (3 вопроса) и оформлению единого заключения на патентного поверенного ФИО8.

Согласно Заключению эксперта № 02/2020 от 17.02.2020 по вопросу 1 и 3 эксперты пришли к единому выводу.

По вопросу 1: Словесное обозначение, а также наименование АБ «РБМ ЛИГАЛ АРТ», используемое ответчиком для индивидуализации юридических услуг, является сходным до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству № 408769 и с наименованием ООО «Лигал Арт».

По вопросу 3: Защита товарного знака № 408769, принадлежащего истцу, распространяется на деятельности ответчика – профессиональная правовая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицам (доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.

Согласно Заключению эксперта № 02-1/2020 от 18.02.2020 по вопросу 2 эксперт ФИО10 пришла к следующему выводу: Обозначение Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «РБМ ЛИГАЛ АРТ» может выполнять идентифицирующую функцию товарного знака истца «Legalart» по Свидетельству № 408769 относительно услуг 45 класса.

Согласно Заключению эксперта № 02-1/2020 от 17.02.2020 по вопросу 2 эксперт ФИО8 пришла к следующему выводу:

Если считать, что под идентифицирующей функцией товарного знака имелась в виду идентифицирующая функция товарного знака, то часть обозначения Адвокатское бюро Санкт-Петербурга «РБМ ЛИГАЛ АРТ», а именно: его охраноспособные элементы «ЛИГАЛ АРТ» способны выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака истца по Свидетельству № 408769 относительно услуг 45 класса, то есть основную функцию товарного знака.

Добавление в наименовании «ЛИГАЛ АРТ», не обладающего различительной способностью сочетания букв РБМ, не усиливает различительную способность наименования «ЛИГАЛ АРТ» применительно к услугам 45 класса МКТУ.

Таким образом, согласно выводам экспертов относительно зарегистрированного по 45 классу МКТУ товарного знака истца № 408769, в самом перечне услуг по 45 классу МКТУ содержатся «услуги, оказываемые юристами, их помощниками и адвокатами….».

Защита товарного знака № 408769, принадлежащего истцу, распространяется на вид деятельности ответчика – профессиональная правовая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицам (доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.

Что касается второго вопроса, то несмотря на различный подход к его рассмотрению, эксперты в разных формулировках, но пришли к схожим мнениям о том, что охраноспособные элементы «ЛИГАЛ АРТ» способны выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака истца по свидетельству № 408769 относительно услуг 45 класса, то есть основную функцию товарного знака.

Выводы экспертов основаны на положениях нормативных актов – Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственно регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Рекомендации по проверки заявленных обозначений на тождество и сходство (приложение к приказу Роспатента от 31.12.2009 № 198), Рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198.

Учитывая специализацию экспертов, их практический опыт и стаж работы в области промышленной собственности, у суда нет оснований не доверять их выводам по всем трем вопросам.

Согласно статьи 64 АПК РФ заключение эксперта относится к доказательствам по делу и оценивается наравне со всеми представленными по делу доказательствами по правилам статьи 71 АПК РФ, в том числе как допустимое доказательство.

Суд считает, что заключение экспертов в настоящем деле каких-либо противоречий не содержит и соответствует требованиям статьи 86 АПК РФ, сомнений в его достоверности не имеется; выводы экспертов являются полными и обоснованными, в связи с чем заключение экспертов обладает признаками относимости и допустимости доказательства по делу.

Таким образом, суд считает, что использование спорного товарного знака и обозначения, содержащих словесный элемент «Лигал арт» и обладающих общими фонетическими, графическими и смысловыми элементами для однородных услуг, создает реальную угрозу их смешения.

Материалами дела установлено, что использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству № 408769, осуществляется без согласия правообладателя, в связи с чем, нарушаются исключительные права истца.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При указанных обстоятельствах, суд не может принять возражения ответчика, в связи с чем требования истца об обязании ответчика прекратить использование товарного знака истца № 408769 правомерны, подтверждаются материалами дела, и обосновываются статьями 307, 309, 310, 1515, 1229, 1251, 1484 ГК РФ и подлежат удовлетворению.

В силу статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от 10 000 руб. до 5 000 000 руб., определяемой по усмотрению суда.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации:

-в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

-в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец просит взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака истца № 408769 в размере 5 000 000,00 руб.

В разъяснениях, содержащихся в пунктах 43.2, 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», указано, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации, суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя (данное нарушение является первым (доказательств обратного суду не представлено), вероятные убытки правообладателя (продана одна единица товара (отсутствует тиражность, множественность нарушения), принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В данном случае суд считает, что заявленный истцом размер компенсации является несоразмерным последствиям нарушения. Истец не обосновал высокий размер заявленной компенсации. Характер допущенного нарушения, как установлено судом, не является злостным. Нарушение, совершенно впервые, срок незаконного использования товарного знака является непродолжительным. Товарный знак истца не является широко известным, усилий для популяризации своего товарного знака истец не предпринимал, ответчик прекратил использования спорного обозначения.

При определении размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, суд, учитывая отсутствие негативных последствий для правообладателя в связи с совершенными ответчиком нарушениями его исключительных прав (суду не представлено доказательств несения каких-либо убытков при наступлении для истца неблагоприятных последствий), необходимость сохранения баланса прав и законных интересов сторон, считает возможным взыскать с ответчика 500 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака истца № 408769.

В соответствии со статьями 106, 110, АПК РФ, расходы по оплате государственной пошлины, по экспертизе, расходов за нотариальное удостоверение осмотра сайта относятся на ответчика от суммы удовлетворенных требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Обязать АБ «Румянцев Лигал (правовой)» прекратить использование товарного знака истца № 408769:

-в наименовании ответчика;

-на сайте ответчика https://rbm.legal (в том числе в программном коде данного сайта и в исходном коде страницы);

-в доменном имени https://rbm.legal.

Взыскать с АБ «Румянцев Лигал (правовой)» (местонахождение:190121, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу ООО «Лигал Арт» (местонахождение: 121099, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) 500 000,00 руб. компенсации, 17 000,00 руб. расходов за нотариальное удостоверение осмотра сайта, 194 000,00 руб. расходов по экспертизе и 10 800,00 руб. расходов по оплате госпошлины.

В остальной части иска отказать.

Возвратить ООО «Лигал Арт» (местонахождение: 121099, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета 85,00 руб. излишне уплаченной госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Кожемякина Е.В.