Гражданский кодекс часть 1

к 1) Обществу с ограниченной ответственностью Резервуарный завод «ВЕССЕЛ» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации: 18.10.2010 г., 392526, Тамбовская область, Тамбовский район, Промышленная зона, здание 39)

2) Обществу с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия» (ИНН <***>, ОГРН <***>, <...>)

третьи лица: ОГУП «Усманский водоканал» (Липецкая область, г.Усмань), ОГУП «Липецкий районный водоканал» (Липецкая область, с.Боринское)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от доверенности от 14.06.2022;

от ответчиков:

от ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ»: не явились, извещены,

от ООО «Стройиндустрия»: ФИО2, представитель по доверенности от 26.04.2021;

от третьих лиц: не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Биокси-Про» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации: 09.07.2014 г., 121609, <...>, эт.1, ком.21 А, 21 Б) обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью Резервуарный завод «Весел» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации: 18.10.2010 г., 392526, Тамбовская область, Тамбовский район, промышленная зона, здание 39) о взыскании 900 000,00 руб.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Областное государственное унитарное предприятие «Липецкий областной водоканал» (398059, <...>), ООО «Стройиндустрия» (393190, <...>).

Определением суда от 12.04.2021 дело назначено к судебному разбирательству на 17.05.2021, к участию в деле в качестве соответчика привлечено ООО «Стройиндустрия» (393190, <...>), исключено из числа третьих лиц.

Определением суда от 26.07.2021 в порядке процессуального правопреемства произведена замена третьего лица, не заявляющего самостоятельных исковых требований относительно предмета спора, ОГУП «Липецкий областной водоканал» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 398059, Липецкая область, г.Липецк) на правопреемника ОГУП «Усманский водоканал» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 399140, Липецкая область, г. Усмань).

Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 02.08.2021, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2021, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2021 решение Арбитражного суда Тамбовской области от 02.08.2021 по делу №А64-8491/2020 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2021 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Тамбовской области.

В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2022 указано, что судом первой инстанции не соблюдена методология установления сходства и вероятности смешения спорного обозначения и товарного знака истца, в частности, при определении сильного (доминирующего) элемента в комбинированном обозначении; судом первой инстанции не приняты во внимание разъяснения, содержащиеся в пункте 162 Постановления № 10, согласно которым для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров; сделанные судом выводы, том числе о том, что аббревиатура «БИОКСИ5000АР» является общепринятым наименованием очистных сооружений, не основаны на представленных в материалы дела доказательствах.

Судом первой инстанции не вынесен на обсуждение сторон вопрос об определении размера компенсации, не определены юридически значимые для дела обстоятельства, в том числе связанные с заявленным размером компенсации и способом ее расчета.

В соответствии с ч. 2.1 ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса РФ указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

Определением Арбитражного суда Тамбовской области от 11.02.2022 дело принято на новое рассмотрение.

Определением суда от 25.04.2022 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ОГУП «Липецкий районный водоканал» (Липецкая область, с.Боринское).

В судебное заседание 31.08.2022 представители ответчика-1 ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ», третьих лиц в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

От ОГУП «Липецкий районный водоканал» в материалы дела поступили дополнительные документы, приобщены судом к материалам дела.

В соответствии со ст. 123, 156 АПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей ответчика-1 и третьих лиц по имеющимся материалам, поскольку указанные лица надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания.

Представитель истца поддержал исковые требования с учетом устного уточнения от 08.08.2022, согласно которому просит взыскать солидарно с ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ» и ООО «Стройиндустрия» в пользу ООО «БИОКСИ-ПРО» компенсацию за неправомерное использование товарного знака «БИОКСИ» в размере 80 661 602,00 руб.

Представители ответчиков ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ», ООО «Стройиндустрия» исковые требования не признают.

Суд, не выявив обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в судебном заседании 31.08.2022, рассмотрел дело по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Как следует из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью «БИОКСИ-ПРО» является правообладателем товарного знака «БИОКСИ» за номером 328256, сроком действия правовой охраны до 16.11.2025 года, и аналогичного товарного знака на английском языке за номером 328441, сроком действия правовой охраны до 16.11.2025 года.

Правовая охрана товарным знакам установлена в отношении классов МКТУ:

11 - совокупность технических средств (приборов, устройств и установок), обеспечивающих функционирование систем приема, сбора, обработки, обеззараживания и утилизации стоков, в том числе канализационных и бытовых; части указанных технических средств; туалеты передвижные; устройства для вентиляции, охлаждения, нагрева; устройства и аппараты для дезинфекции, дезодорации воздуха; водоспуски для туалетов; кабины душевые; краны; краны-смесители для водопроводных труб; оборудование для ванных комнат, саун; приборы водозаборные.

37 - установка, ремонт, техническое обслуживание технических средств (приборов, устройств и установок), обеспечивающих функционирование систем приема, сбора, обработки, обеззараживания и утилизации стоков, в том числе канализационных и бытовых.

Производимая истцом продукция подтверждена сертификатами соответствия №1624109 и №1624127.

В ноябре 2019 года ОГУП «Липецкоблводоканал» проводил аукцион на выполнениестроительно-монтажных работ по объекту: «Очистные сооружения г. Усмань со строительством 2-й очереди».

Согласно аукционной документации подрядчик, в соответствии с выданной Заказчиком в производство работ проектно-сметной документацией, выполненной проектной организацией ООО "СЭНТО" (шифр 18.11.00-ИОС5.1.1), соблюдая требования СНиП, СанПиН, ГОСТ, технических регламентов и иных нормативных документов, обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту: "Очистные сооружения г. Усмань со строительством 2-й очереди".

По результатам аукциона, проведенного ОГУП «Липецкоблводоканал», подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Очистные сооружения г. Усмань со строительством 2-й очереди» было выбрано ООО «Стройиндустрия» (ИНН <***>).

Письмом № 43 от 10.01.2020 ООО «Стройиндустрия» обратилось к истцу с предложением изготовить комплекс очистной станции БИОКСИ 5000 АР и сообщить стоимость ее комплектующих. В ответ истец направил коммерческое предложение победителю аукциона со стоимостью работ в сумме, не превышающей 200 миллионов рублей, однако между истцом и ООО «Стройиндустрия» соответствующий договор подряда так и не был заключен.

17.12.2019 между Обществом с ограниченной ответственностью Резервуарный завод «ВЕССЕЛ» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия» (Заказчик) заключен договор поставки продукции №191217-RZ-STI, согласно п.1.1. которого Поставщик обязуется на условиях настоящего договора поставить Заказчику продукцию согласно Спецификации №1 (Приложение №1 к настоящему договору) для выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Очистные сооружения г.Усмани со строительством 2-й очереди».

Согласно спецификации № 1 к указанному договору ответчик принял на себя обязательства поставить очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытового стока «БИОКСИ 5000АР».

Истец, ссылаясь на то, что им не предоставлялось ответчикам разрешения на использование товарного знака «БИОКСИ» за номером 328256, а ответчики, нарушили принадлежащие истцу исключительные права на данный товарный знак, обратился к ответчику с претензией, предложив прекратить производство продукции под товарным знаком «БИОКСИ»; уничтожить за свой счет всю произведенную контрафактную продукцию под товарным знаком «БИОКСИ»; выплатить компенсацию в размере 421 891 271,04 руб.

Однако в досудебном порядке урегулировать возникший спор сторонам не удалось.

Полагая, что ответчиками нарушены исключительные права истца как правообладателя товарного знака, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению. При этом суд исходил из следующего.

Согласно п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии с п. 1 ст. 11 ГК РФ арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Статьей 12 ГК РФ предусмотрены определенные способы защиты гражданских прав. Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с рассматриваемым требованием, являются установление наличия у истца принадлежащего ему субъективного материального права потребовать исполнения определенного обязательства от ответчика, наличия у ответчика обязанности исполнить это обязательство и факта его неисполнения последним.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Согласно статье 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 Кодекса).

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смещений обозначение, являются контрафактными. Указанная норма применяется в нормативном единстве с пунктом 4 статьи 1252 Гражданского кодекса, в соответствии с которым в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

При этом товарный знак может быть использован как при его нанесении на товар (в соответствии с п. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ), так и при изготовлении самого товара в виде товарного знака. Таким образом, средство индивидуализации (товарный знак) может быть не только размещено на товаре, но и выражено в товаре иным способом.

Как установлено судом, следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, Общество с ограниченной ответственностью «БИОКСИ-ПРО» является правообладателем товарного знака «БИОКСИ» за номером 328256, сроком действия правовой охраны до 16.11.2025, и аналогичного товарного знака на английском языке за номером 328441, сроком действия правовой охраны до 16.11.2025. Товарный знак №328256 имеет правовую охрану в отношении перечня товаров и услуг – 11, 37 классов МКТУ.

В ноябре 2019 года ОГУП «Липецкоблводоканал» проведен аукцион на выполнениестроительно-монтажных работ по объекту: «Очистные сооружения г. Усмань со строительством 2-й очереди».

Между ОГУП «Липецкоблводоканал» и ООО «Стройиндустрия» 16.12.2019 был заключен контракт №0546500000319000032_336027.

В соответствии с п. 1.1 указанного контракта Подрядчик - ООО «Стройиндустрия» в установленные сроки обязуется выполнить все предусмотренные проектной документацией строительно-монтажные работы по строительству объекта капитального строительства «Очистные сооружения г. Усмани со строительством 2-й очереди» и передать объект Заказчику. Работа должна быть выполнена в соответствии с проектно-сметной документацией (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью контракта, а также нормами действующего законодательства, а Заказчик обязуется принять объект и уплатить определенную контрактом цену.

17.12.2019 между победителем аукциона ООО «Стройиндустрия» (Заказчик) и ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ» (Поставщик) года заключен договор поставки продукции № 191217-RZ-STI, с учетом дополнительных соглашений от 12.05.2020, от 06.07.2020, от 23.07.2021.

ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ» был поставлен полный комплект оборудования ООО «Стройиндустрия», 07.07.2020 осуществлена его комиссионная приемка и передача в монтаж по акту ОС-15.

31.01.2022 между ОГУП «Липецкий районный водоканал» и ООО «Стройиндустрия» подписан акт о приемке выполненных работ.

Порядок заключения и исполнения контракта регулируется нормами Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ).

Согласно части 1 статьи 34 Закона №44-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт.

Контракт по своей структуре, составу и содержанию соответствует проекту контракта, размещенному на официальном сайте торговой площадки в составе аукционной документации, заключен сторонами после внесения заказчиком в проект контракта ценового предложения победителя закупки (ответчика).

Положения статьи Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ императивно не запрещают заказчику при описании в документации о закупке объекта указывать сведения в отношении товарных знаков и знаков обслуживания.

Из пункта 1 части 1 статьи 33 Закона №44-ФЗ следует обязанность заказчика при описании в документации о закупке объекта закупки указывать функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами «или эквивалент» либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

В соответствии с аукционной документацией, размещенной на официальном сайте www.zakupki.gov, описание объекта закупки отражено в проекте контракта и проектно-сметной документации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использовано в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

Истец указывает, что обозначение «БИОКСИ 5000АР», использованное ответчиками, сходно до степени смешения с товарным знаком истца, при этом истец разрешения на использование товарного знака ответчикам не давал.

Ответчиками доказательств наличия у них прав на использование названного товарного знака не представлено.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик ООО «Стройиндустрия» указал, что товарный знак истца не использовался при осуществлении хозяйственной деятельности ООО «Стройиндустрия»; положения федерального закона о закупках для государственных и муниципальных нужд не запрещают в описании объекта закупки указывать сведения в отношении товарных знаков и знаков обслуживания, между тем, в материалах дела отсутствуют доказательства, что в рамках заключенного контракта с ОГУП «Липецкоблводоканал» ответчиком-2 был поставлен товар, маркированный товарным знаком истца или обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком №328256; пояснил, что обозначение «БИОКСИ 5000АР» включено в документы, подтверждающие исполнение контракта, заказчиком в описательных целях, что не является нарушением исключительных имущественных прав истца; указал, что отсутствуют признаки сходства до степени смешения спорного обозначения с товарным знаком истца.

Ответчик ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ» также возражал против удовлетворения исковых требований, в обоснование своих возражений пояснил, что ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ», продукцию под товарным знаком «БИОКСИ» не выпускает; товарный знак «БИОКСИ» не использует; ни один товар, входящий в комплекс очистных сооружений, поставленный ООО «Стройиндустрия», не был маркирован товарным знаком истца; вся продукция, производимая ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ», производится под товарным знаком «ВЕССЕЛ».

Как следует из пояснений представителя ответчика ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ», при исполнении обязательств перед ООО «СтройИндустрия» по договору поставки очистных сооружений, с учетом разъяснения положений аукционной документации, где был отражен комплект оборудования, составляющего комплекс под общим названием «БИОКСИ-5000АР», было установлено, что очистные сооружения «БИОКСИ-5000АР» скомплектованы из общепромышленного оборудования других производителей, общедоступного к покупке. Представитель ответчика-1 указал, что технология очистки хозяйственно-бытовых сточных вод является открытой и общедоступной. Комплекс очистных сооружений состоит из оборудования, которое частично производилось ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ» самостоятельно, частично закупалось у третьих лиц.

В свою очередь, истец полагал, что размещение на паспорте товара, декларации о соответствии товара техническим регламентам обозначения «БИОКСИ5000АР», а также реализация оборудования, на которое оформлены вышеуказанные документы, является нарушением исключительных имущественных прав ООО «БИОКСИ-ПРО» на товарный знак №328256.

Выслушав доводы сторон, оценив представленные в материалы дела доказательства, полагает следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также приведенных выше норм материального права, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком.

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 632208 подтвержден материалами дела и не оспаривался сторонами.

Судом установлено, что спорное обозначение размещено в паспорте изделия «Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытового стока «БИОКСИ 5000АР», разработанном ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ», а также в декларации о соответствии товара техническим регламентам Евразийского экономического союза ЕАЭС NRUД-1Ш.НХ37.В.08322/20, зарегистрированной в Федеральной службе по аккредитации от 17.09.2020, и выданной ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ», акте по форме КС-2 от 07.07.2020, составленном в рамках исполнения государственного контракта от 16.12.2019 №0546500000319000032_336027, заключенного между ОГУП «Липецкоблводоканал» и ООО «Стройиндустрия». Акт по форме КС-2 от 07.07.2020 размещен ОГУП «Липецкоблводоканал» на сайте www.zakupki.gov при указании сведений о результатах проведения электронного аукциона №2482305255519000040.

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами № 482 и п.162 Постановления № 10.

Согласно п.41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

К комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов разного вида обозначений: изобразительных, словесных, объемных и других обозначений (п. 32 Правил №482).

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил № 482.

В силу п.42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в приведенном пункте Правил № 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в п.162 Постановления №10, установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Таким образом, при сравнении комбинированных обозначений в первую очередь необходимо установить их сильные и слабые элементы.

Дальнейший анализ зависит от того, какие элементы сравниваемых обозначений являются сходными (тождественными) - сильные или слабые.

При исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Степень значимости изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в композиционном решении заявленного обозначения, а также степень связанности его с общей композицией всего обозначения.

При этом должно учитываться, насколько словесный эквивалент изобразительного элемента товарного знака коррелирует со словесным элементом (например, не является ли изобразительный элемент визуальным воплощением словесного элемента).

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

С учетом приведенных правовых норм и правовых позиций высшей судебной инстанции в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

При установлении смешения сходных обозначений проводится анализ однородности товаров, для которых зарегистрирован защищаемый истцом товарный знак, со спорным товаром ответчика.

Как следует из пункта 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Аналогичные положения применяются при оценке однородности услуг.

Однородность товаров и услуг устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Применив вышеуказанную методику определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте, а также следуя указаниям суда кассационной инстанции, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) №328256, товарный знак №328256 имеет правовую охрану в отношении перечня товаров и услуг - 11, 37 классов МКТУ.

Товарный знак №328256 является комбинированным, представляет собой сочетание графического и буквенного изображений, а именно комбинации заглавных букв «БИОКСИ» синего цвета, заключенных в рамку сине-голубого цвета со сглаженными углами по нижнему краю; комбинация букв расположена в верхней части изображения; буква «О» растянута по горизонтали в виде трубы для стока вод; из центра буквы «О» до края рамки изображены четыре волнистые линии, имитирующие текущую воду.

Обозначение «БИОКСИ5000АР» использованное ответчиками, представляет собой буквенно-цифровое обозначение, выполненное в черном цвете, шрифтом TimesNewRoman, обычно используемым при написании деловых документов.

Судом установлено, что на товарном знаке истца и обозначении, использованном ответчиками, имеется словесное обозначение «БИОКСИ».

В силу пункта 42 Правил №482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Оценив сходство сравниваемых обозначений по звуковым (фонетическим) признакам, суд отмечает наличие совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, идентичное расположение звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов (слов) и их одинаковое расположение, полное вхождение одного обозначения в другое.

Таким образом, судом установлено, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства по фонетическому признаку.

Оценив сходство сравниваемых обозначений по графическим (визуальным) признакам, суд отмечается, что имеются различия как в используемых шрифтах словесных обозначений, так и цветовом исполнении обозначений. Словесное обозначение, использованное ответчиками, выполнено в черном цвете; на товарном знаке истца словесные элементы «БИОКСИ» представлены в синем цвете с сине-голубым обрамлением.

В части графического написания букв, в сравниваемых обозначениях используются печатные буквы, с применением заглавных букв.

Расположение букв по отношению друг к другу идентичное – в одну строку. Сравниваемые словесные обозначения выполнены с использованием алфавита на основе кириллицы. При этом товарный знак истца дополнен графическим изображением в виде четырех волнистых линий, имитирующих текущую воду. Тогда как обозначение, использованное ответчиками, каких-либо дополнительных изобразительных элементов не содержит.

Степень сходства сравниваемых обозначений по графическому критерию оценивается судом как низкая.

Оценив сходство сравниваемых обозначений по смысловым (семантическим) признакам, суд отмечает, что использованное ответчиками обозначение представляет собой аббревиатуру «БИОКСИ5000АР» и означает - биологический комплекс сооружений инфраструктуры, аэрационный, производительностью 5000 м³/сутки, что следует из первичных бухгалтерских документов, оформленных при исполнении договорных обязательств между сторонами.

Обозначение, использованное в товарном знаке истца, является фантазийным (не несет в себе определенного смысла).

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений по смысловому (семантическому) признаку отсутствует.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, доминирующим элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Степень значимости изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в композиционном решении заявленного обозначения, а также степень связанности его с общей композицией всего обозначения.

Судом установлено, что словесный элемент товарного знака истца «БИОКСИ» является доминирующим, сильным элементом товарного знака.

При этом, сильный элемент товарного знака истца и словесный элемент сравниваемого обозначения являются тождественными.

Вхождение доминирующих словесных элементов «БИОКСИ» товарного знака истца в обозначение, использованное ответчиками, исключает вывод о несходстве таких обозначений.

В данной ситуации возможен лишь вывод об определенной степени сходства (низкой или высокой).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Таким образом, при сопоставлении обозначения и товарного знака основное правило заключается в том, что вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления от товарного знака и противопоставляемого обозначения.

По смыслу нормы статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Как уже было отмечено выше, товарный знак истца зарегистрирован в отношении товаров по 11 классу МКТУ - совокупность технических средств (приборов, устройств, установок), обеспечивающих функционирование систем приема, сбора, обработки, обеззараживания и утилизации стоков, в том числе, канализационных и бытовых; по 37 классу МКТУ – установка, ремонт, техническое обслуживание технических средств (приборов, устройств и установок), обеспечивающих функционирование систем приема, сбора, обработки, обеззараживания и утилизации стоков, в том числе, канализационных и бытовых.

Произведенное ответчиком ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ» оборудование - комплекс очистных сооружений, смонтированное ООО «Стройиндустрия» также соответствует 11, 37 классам МКТУ.

В этой связи, суд приходит к выводу, что товары и услуги, реализованные ответчиками, и товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, используются в области инженерной инфраструктуры.

Таким образом, товары и услуги, реализованные ответчиками, являются однородными с товарами и услугами, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

Судом установлено, что истцом и ответчиком ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ» производятся товары в области очистки сточных вод, что позволяет сделать вывод о производстве сторонами по делу товаров одного назначения в сфере коммунального хозяйства.

Согласно п.162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о наличии сходства сравниваемых обозначений, в связи с чем, имеется вероятность смешения обозначений использованных ответчиками, с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации №328256, право на который принадлежит истцу.

Учитывая, что правообладатель разрешения ответчикам на использование своего товарного знака не давал, то использование указанного знака является незаконным.

В этой связи, суд считает факт использования ответчиками товарного знака правообладателя №328256доказанным.

Доводы ответчиков, согласно которым паспорт изделия, первоначально представленный истцом в материалы дела, в гражданский оборот ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ» не вводился, не принимается судом, поскольку актуальный паспорт изделия представлен в материалы дела только при повторном рассмотрении спора.

Кроме того, из совокупности иных доказательств, имеющихся в материалах дела, в том числе, спецификации №1 к договору поставки продукции от 17.12.2019 №191217-RZ-STI, заключенному между ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ» (поставщик) и ООО «Стройиндустрия» (заказчик), акта по форме КС-2 от 07.07.2020, составленного в рамках исполнения государственного контракта от 16.12.2019 №0546500000319000032_336027, заключенного между ОГУП «Липецкоблводоканал» и ООО «Стройиндустрия»; переписки заказчика ОГУП «Липецкоблводоканал» с прокуратурой Советского района г. Липецка, следует, что ответчиками реализовано оборудование, соответствующее проектно-сметной документации - «Биокси 5000АР».

О фальсификации доказательств в предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации порядке ответчики не заявляли.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению. В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Размер компенсации был определен истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ - в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

В пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

С учетом указаний суда кассационной инстанции, вопрос о стоимости реализованного товара – технологического оборудования, вынесен на обсуждение лиц, участвующих в деле.

Истец указал, что ответчиком ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ» произведено оборудование, в дальнейшем реализованное ООО «Стройиндустрия» в целях исполнения последним обязательств перед ОГУП «Липецкий областной водоканал» по заключенному государственному контракту. Расчет компенсации произведен истцом, исходя из данных КС-2 от 07.07.2020 о стоимости оборудования, которое должно быть смонтировано в рамках исполнения государственного контракта.

В судебном заседании истец пояснил, что из справки по форме КС-2 от 07.07.2020, оформленной в рамках исполнения государственного контракта, следует, что стоимость оборудования составила 40 830 801,00 руб., соответственно двойная стоимость товара составит 81 661 602,00 руб.

Из письменных пояснений ОГУП «Липецкий областной водоканал» от 07.06.2021 следует, что акт приемки выполненных работ от 07.07.2020 (КС-2) №5 подтверждает поставку технологического оборудования, общей стоимостью 210 978 780,00 руб. Указанная сумма складывается из базисной цены, закладываемой в КС-2 в расценках базы на 2001 г. – 40 830 801,00 руб., которая умножается на коэффициент оборудования 4,34 и на понижающий коэффициент, который заказчик обязан использовать, так как является участником торгов.

При этом, согласно договору поставки продукции от 17.12.2019 №191217-RZ-STI, заключенному между ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ» (поставщик) и ООО «Стройиндустрия» (заказчик), с учетом дополнительного соглашения от 12.05.2020, общая стоимость поставленной заказчику продукции, согласно спецификации №1, для выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Очистные сооружения г. Усмани со строительством 2-й очереди», составила 210 945 635,52 руб.

Таким образом, суд полагает, что приведенный истцом расчет двойной стоимости реализованного товара, равный 81 661 602,00 руб. (40 830 801,00 руб. х 2) и заявленная истцом к взысканию сумма компенсации, равная 80 661 602,00 руб. (с учетом уточнения иска), не нарушает прав ответчиков.

Ответчиками контррасчет суммы компенсации не представлен.

Истец просит взыскать сумму компенсации с ответчиков солидарно.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 1252 ГК РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 71 Постановления Пленума N 71, требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. В случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения. Положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата.

С учетом изложенного для взыскания компенсации солидарно с ответчиков необходимо проанализировать действия каждого ответчика в связи с использованием спорного обозначения и указать какие из представленных в материалы дела доказательств подтверждают, что они совершали совместные действия, имели общую цель и ожидали получить единый результат.

Судом установлено, что между ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ» (подрядчик) и ОГУП «Липецкий областной водоканал» (заказчик) заключен контракт на осуществление авторского надзора за строительством объекта капитального строительства: «Очистные сооружения г. Усмани со строительством 2-й очереди» от 20.01.2020 №1-АН, по условиям которого подрядчик принял на себя обязательство по осуществлению авторского надзора специалистами исполнителя по строительству объекта капитального строительства: «Очистные сооружения г. Усмани со строительством 2-й очереди».

В ходе судебного разбирательства лица, участвующие в деле, подтвердили, что поставщик оборудования для очистных сооружений ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ» одновременно осуществлял авторский надзор за строительством ООО «Стройиндустрия» очистных сооружений, в том числе, монтажом оборудования.

Согласно акту монтажа технологического оборудования от 27.07.2021 №01-ТХ в числе лиц, участвующих в осмотре работ, выполненных ООО «Стройиндустрия», присутствовали как представители ООО «Стройиндустрия», так и представители ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ».

Из акта монтажа технологического оборудования от 31.01.2022 №01-ТХ, подписанного как представителями ООО «Стройиндустрия», так и ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ», следует, что работы по монтажу комплекса оборудования «БИОлогический Комплекс Сооружений Инфраструктуры, АэРационный», производительностью 5000 м³/сутки выполнены по проектной документации ООО «Техпроект» и технологической схеме ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ».

Таким образом, действия ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ» не ограничились поставкой оборудования, продолжены при строительстве очистных сооружений обществом «Стройиндустрия» и монтаже оборудования, а следовательно, действия ответчиком не могут быть рассмотрены в качестве последовательных нарушений исключительного права различными лицами.

С учетом изложенного, суд соглашается с доводами истца о совместных и сонаправленных действиях ответчиков для достижения единого результата от использования спорных обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца.

В ходе судебного разбирательства ответчиками заявлено снижении суммы компенсации до 100 000,00 руб.

Как следует из разъяснений, приведенных в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 24.07.2020 в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью предпринимательской деятельности ответчика и не носило грубый характер.

Поскольку компенсация, по смыслу взаимосвязанных положений статей 1250, 1252 и 1515 ГК Российской Федерации, имеет штрафной характер, принципиальное значение приобретает норма абзаца второго пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса о критериях, которыми должны руководствоваться суды при определении размера компенсации: он определяется в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Заявляя о снижении суммы компенсации ответчики, ссылаясь на положения Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 24.07.2020 №40-П, указывают, что нарушение исключительных прав совершено впервые, при этом истец не понес убытков при исполнении ответчиками договора поставки продукции от 17.12.2019 №191217-RZ-STI, а также государственного контракта от 16.12.2019 №0546500000319000032_336027; полагают, что нарушение не носило грубый характер и не является существенной частью деятельность ответчиков.

Истец возражал против снижения суммы компенсации, указав, что производство и монтаж оборудования с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, явилось существенной частью деятельности ответчиков, с учетом цены государственного контракта от 16.12.2019; по мнению истца, допущенное нарушение носило грубый характер, поскольку ответчики, совершив действия по поставке и монтажу спорного оборудования, не только выдали принадлежащую истцу технологию производства очистного сооружения «БИОКСИ5000АР» за свою собственную, но и обозначили ее товарным знаком истца.

Как разъяснено в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 24.07.2020 №40-П, при наличии соответствующего заявления от ответчика снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации величины, размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака).

При этом подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса в системной связи с абзацем вторым пункта 3 его статьи 1252 допускает различные правовые оценки в зависимости от того, кто является правообладателем и нарушителем, а равно от способа нарушения. Например, возможна ситуация, когда субъект права, занимающийся предпринимательской деятельностью и являющийся конкурентом правообладателя товарного знака, маркирующего им свои товары, маркирует, не заключив лицензионный договор, товары тем же товарным знаком или обозначением, сходным с ним до степени смешения (пункт 2 статьи 1515 данного Кодекса), намереваясь незаконно эксплуатировать экономический успех правообладателя.

Иную оценку может получить ситуация, когда право на товарный знак нарушено индивидуальным предпринимателем, занимающимся розничной торговлей и продающим товары, маркированные товарными знаками правообладателя, который, в свою очередь, не производит товары, а заключает лицензионные договоры с производителями.

Между тем в этом случае индивидуальный предприниматель, не занимаясь изготовлением товаров, нарушает право на товарный знак иным способом, например продает малоценный товар хозяйственного назначения и тем самым причиняет правообладателю незначительный ущерб.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017).

По мнению суда, наличие критериев, предусмотренных Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации 24.07.2020 №40-П, допускающих снижение суммы компенсации, ответчиками не доказано.

Судом принимается во внимание, что ответчики являются конкурентами истца, занимаются производством оборудования, выполнением работ по монтажу оборудования в области инженерной инфраструктуры.

Ответчиками не доказан низкий уровень дохода от осуществляемой ими хозяйственной деятельности, а также то, что использование объекта интеллектуальной собственности, принадлежащего истцу, не является существенной частью деятельности ответчиков, с учетом цены государственного контракта от 16.12.2019 №0546500000319000032_336027 – 347 096 247,75 руб., и договора поставки продукции от 17.12.2019 №191217-RZ-STI - 210 945 635,52 руб.

Судом учитывается, что при расчете суммы компенсации истец исходил из базисной цены оборудования в расценках справочной базы на 2001 г., указанной в справке по форме КС-2 от 07.07.2020, то есть из цены, существенно ниже фактической стоимости реализованного оборудования, которая следует из заключенного между ООО «Стройиндустрия» и ООО Резервуарный завод «ВЕССЕЛ», договора поставки продукции от 17.12.2019 №191217-RZ-STI (210 945 635,52 руб.).

Таким образом, истцом при уточнении исковых требований самостоятельно была снижена сумма компенсации более чем в два раза.

При указанных обстоятельствах, суд полагает, что основания для снижения заявленной суммы компенсации отсутствуют.

В соответствии с ч. 2 ст. 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

В силу ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Исходя из требований ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Представленные по делу и исследованные судом доказательства и обстоятельства по спору сторон согласно заявленным основаниям, предмету иска суд находит достаточными для разрешения спора по существу.

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу, что требования истца о взыскании с ответчиков солидарно компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №328256 в размере 80 661 602,00 руб., подлежат удовлетворению.

Согласно правилам ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Таким образом, судебные расходы истца по уплате государственной пошлины в сумме 21 000,00 руб., подлежат возмещению за счет ответчиков солидарно.

С учетом указаний суда кассационной инстанции о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы, судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы в сумме 3000,00 руб., подлежат возмещению за счет ответчиков солидарно.

Недоплаченная сумма государственной пошлины подлежит взысканию с ответчиков солидарно в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 102, 110, 112, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Резервуарный завод «ВЕССЕЛ» (ИНН <***>, ОГРН <***>), Общества с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «БИОКСИ-ПРО» (ИНН <***>, ОГРН <***>) солидарно компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак №328256 в размере 80 661 602,00 руб., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 24 000,00 руб.

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения в мотивированном виде, а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа в течение двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную силу.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанции через Арбитражный суд Тамбовской области.

Гражданский кодекс часть 1

Гражданский кодекс часть 2

Гражданский кодекс часть 3

Гражданский кодекс часть 4

Решение № А64-8491/20 от 31.08.2022 АС Тамбовской области

Судья Ю.Н. Митина