Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи Н.М. Морозовой, при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи и составлении протокола в письменной форме помощником судьи Ю.Д. Тюфтиной, рассмотрев в судебном заседании

общества с ограниченной ответственностью «Фототех», г. Переславль-Залесский (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Стратегия», г.Ижевск (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 5000000 руб. компенсации за незаконное использование фирменного наименования и словесного обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком №205384, №210825.

при участии представителей:

от истца: ФИО1 – представитель по доверенности от 20.112020 (копия диплома)

от ответчика: ФИО2 – представитель по доверенности от 24.05.2021 (копия диплома)

у с т а н о в и л:

Иск заявлен о запрете ответчику использовать фирменное наименование и словесное обозначение «Фототех-Поволжье», сходного до степени смешения с товарным знаком № 205384 на материалах, которыми сопровождается выполнение работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок, сайта http://phototech-okna.ru/, а также иных интернет ресурсов, которые использует в своей деятельности ответчик, а также запретить использование обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком №210825, в доменном имени phototech-okna.ru и на сайте в сети интернет http://phototech-okna.ru/.

В ходе заседания от 12.05.2021 на основании ходатайства истца и в порядке ст.ст. 41, 49, 159, 184, 185 АПК РФ уточнены требования до взыскания 5000000 руб. компенсации за незаконное использование фирменного наименования и словесного обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком №205384, №210825.

В ходе судебного заседания уточнено наименование ответчика по делу – общество с ограниченной ответственностью «Стратегия», г.Ижевск (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Суд счет возможным рассмотреть дело без получения истребуемой информации в Межрайонную инспекцию ФНС России №1 по Ярославской области о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Фототех", ИНН/КПП <***>/760801001, 152025, Ярославская область, город Переславль-Залесский, площадь Менделеева, 2, стр. 34а с учетом внесенных в реестр изменений с 2013 года (в частности, смены участников и исполнительного органа).

Истец требования поддержал.

Ответчик требования оспорил, по основаниям, изложенным в отзыве (т. 1 л.д.90-91, т.2 л.д. 11-12), а именно: ответчик в своей работе не использует товарный знаки истца для нанесения на продукцию. Кроме того, истцом не представлено доказательств реализации ответчиком продукции с использование товарных знаков истца. Заявил о чрезмерности заявленной суммы судебных расходов.

Кроме того, общество указывает, что в настоящее время ответчик не использует сходное с товарным знаком наименование и доменное имя. Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения может быть удовлетворено в случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права.

Отмечает, что истцом не предоставлен обоснованный расчет суммы компенсации, не указан период правонарушения, иные доказательства, указывающие на стоимость права использования его товарных знаков, либо иное обоснование столь значительной суммы компенсации.

Также обращает внимание суда, на несостоятельность ссылки истца на Решение Удмуртского УФАС по делу №018/01/14.6-109/2021 от 21 апреля 2021 года, обосновывающее по его мнению факт нарушения ответчиком интеллектуальных прав общества «ФОТОТЕХ», поскольку указанное решение ответчиком обжалуется, следовательно факт нарушения не доказан.

Кроме того, ответчик указывает бывший Генеральный директор ООО «Фототех» ФИО3 и одновременно учредитель ООО «Фототех» знал и понимал наименование и сферу деятельности ООО «Фототех-Поволжье». Между учредителями данных имелось соглашение,
о партнерстве и согласие на использование наименования, подписанное в 2013 году. Между сторонами велось сотрудничество, продукция истца закупалась для производства и дальнейшей реализации. При этом сотрудничество велось как с истцом, так и с аффилированной организацией, созданной тем же участником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ФОТОТЕХ", ИНН/КПП <***>/77160100, 129337, <...>, этаж 3 пом. I комн. 2-10 (в которой и на сегодняшний день участник ООО «Фототех» является участником и директором).

Кроме того, ФИО3 и ФИО4 тесно взаимодействовали, являлись соучредителя ООО «Фототех-Поволжье» в г. Казани, что подтверждается решением об учреждении и договором об учреждении.

В 2018 году отношения между сторонами прекратились (последние поставки были в 2017 году), но истец не требовал смены наименования организации. Ответчик как хозяйствующий субъект занимался самостоятельной хозяйственной деятельностью, не используя товарные знаки истца на своей продукции. Первая претензия была направлена только 27.01.2020 года.Таким образом, учредитель истца (а равно истец) знал об использовании наименования в 2013 году. Смена участника не может влиять на срок исковой давности.

Учитывая, что в 2013 году единственным участником ООО «Фототех» дано согласие на использование в наименовании слова «Фототех» сходного со словесным обозначением товарного знака, также долговременное сотрудничество между сторонами, вина истца отсутствует. Кроме того, у ответчика не было прямо направленных действий на использование товарного знака для получения преимущества на рынке в ущерб истцу. В подтверждение иного со стороны истца не представлено.

Помимо уже представленных доказательств о партнерских отношениях с учредителем ООО «Фототех» ФИО3, ответчик обращает внимание суда, на то, что истец представил документы о смене исполнительного органа, среди которых директором являлся ФИО5 Он также являлся генеральным директором ООО «Компания Фототех», через которую непосредственно производились поставки ответчику вплоть до 2017 года (подпись ФИО5 имеется на товарных накладных). Учитывая состав участников ООО «Фототех», ООО «Фототех-Поволжье» в г. Казани, ООО «Компания Фототех» г. Москва и соответственно ответчик - организации создавались как взаимосвязанные компании для реализации общих коммерческих интересов. Ответчик не предусмотрел, что смена руководства и учредительного состава истца приведет к сложившейся ситуации.

Требование о смене наименования направлено только 27.01.2020 года. Ситуация с пандемией не позволила ответчику своевременно принять меры по смене наименования организации. Еще раз также отмечаем, что при этом организация занималась производством иных оконных конструкций, товарные знаки ответчика на товаре не использовала и не имела намерения развиваться с использованием этих товарных знаков. Исключительно не было необходимости в смене наименования до предъявления требования ответчика.

Истец возразил на доводы ответчика (приобщены к материалам дела), указав, что копия расписки (л.д. 20 том 2), подтверждающая наличие партнерских отношений между Истцом и Ответчиком, и свидетельствующая о предоставлении Ответчику права использовать товарный знак № 205384, состоящий из словесного обозначения «ФОТОТЕХ» и товарный знак № 210825, состоящий из словесного обозначения «РНОТОТЕСН» (далее - Товарные знаки), подлежит исключению из материалов дела, поскольку установить достоверность и подлинность данного доказательства не представляется возможным, не представлен оригинал указанной расписки.

Истец обращает внимание суда, что копия расписки, приобщенная Ответчиком, не является лицензионным договором или иным документом, подтверждающим передачу прав по использованию Товарных знаков, так как не удовлетворяет условиям, предусмотренным для данного вида договоров.

Как следует из материалов дела, Истец - ООО «ФОТОТЕХ» является правообладателем исключительных прав на фирменное наименование «ФОТОТЕХ», дата регистрации 08.07.1999г.

Кроме того, ООО «ФОТОТЕХ» является правообладателем исключительных прав на товарные знаки (знаки обслуживания):

- № 205384 - состоящий из словесного обозначения «ФОТОТЕХ», на основании свидетельства, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.10.2001г., с датой приоритета от 15.03.2000г., и продленным сроком действия регистрации по 15.03.2030 года. Свидетельство на товарный знак выдано в отношении «01»; «02»; «06»; «17»; «37»; «39»; «40»; «42»классов по международной классификации товаров и/или услуг;

- № 210825 - состоящий из словесного обозначения «РНОТОТЕСН», на основании свидетельства, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.04.2002г., с датой приоритета от 25.04.2000г., и продленным сроком действия регистрации по 25.04.2030 года. Свидетельство на товарный знак выдано в отношении «01»; «02»; «06»; «17»; «37»; «39»; «40»; «42»классов по международной классификации товаров и/или услуг.

Как стало известно истцу, товарные знаки, состоящие из словесного обозначения «ФОТОТЕХ»/«РНОТОТЕСН», использованы на сайте в сети Интернет http://phototech-okna.ru/. Нарушение на сайте в сети Интернет http://phototech-okna.ru/ исключительных прав истца осуществлялось в виде использования сходного до степени смешения словесного обозначения «ФОТОТЕХ» в названии общества с ограниченной ответственностью «ФОТОТЕХ-ПОВОЛЖЬЕ» и словесного обозначения «РНОТОТЕСН» в наименовании доменного имени «phototech-okna.ru».

В связи с указанными обстоятельствами, истец обратился к ответчику с претензией (исх. б/н от 27.01.2020г., исх. б/н от 07.08.2020г., исх. б/н от 02.10.2020г., т. 1 л.д.33-39), в которых сообщил о нарушении своих исключительных прав в отношении товарного знака (знака обслуживания) №205384 и его незаконном использовании ответчиком.

В ответ на претензию истца ответчик письмом №69 от 27.03.2020 (т. 1 л.д.40) сообщил о предстоящем осуществлении действий по регистрации смены наименования организации ООО «ФОТОТЕХ-ПОВОЛЖЬЕ» с 06.04.2020.

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения ООО «ФОТОТЕХ» в антимонопольный комитет.

Факт незаконного использования ООО «Стратегия» (смена наименования 02.02.2021) наименования ООО «ФОТОТЕХ-ПОВОЛЖЬЕ» которое является сходным до степени смешения с ООО «ФОТОТЕХ» и товарным знаком по свидетельству №205384 «ФОТОТЕХ», а также ООО «Стратегия» незаконно использовало в доменном имени phototech-okna.ru товарный знак по свидетельству №210825 «РНОТОТЕСН», установлено решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике по делу № 018/01/14.6-109/2021.

ООО «Стратегия» было признано нарушившим п. 1 статьи 14.6 ФЗ от 26.07.206 № 135 -ФЗ «О защите конкуренции» (л.д. 127-129 т. 1).

Указанные обстоятельства послужили истцу, основанием для защиты нарушенных прав и обращения в суд с иском о взыскании 5000000 руб. компенсации за незаконное использование фирменного наименования и словесного обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком №205384, №210825.

Исследовав и оценив представленные доказательства в порядке ст. 71 АПК РФ, заслушав доводы сторон, суд считает иск подлежащим удовлетворению исходя из следующего.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ признается исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

В силу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Из материалов дела, а также из Решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике по делу № 018/01/14.6-109/2021, следует, что на территории Удмуртской Республики 01.07.2002 зарегистрировано и осуществляет деятельность общество с ограниченной ответственностью «ФОТОТЕХ» (ИНН <***>, ОГРН <***>). В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО «ФОТОТЕХ» является производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве (ОКВЭД 22.23). Также ООО «ФОТОТЕХ» осуществляет производство прочих изделий из стекла, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 23.19.9), производство малярных и стекольных работ (ОКВЭД 43.34), торговля оптовая изделиями из керамики и стекла (ОКВЭД 46.44.1), торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями (ОКВЭД 46.73.6).

Вместе с тем, в Удмуртской Республике 23.06.2009 зарегистрировано и осуществляет деятельность общество с ограниченной ответственностью «Стратегия» (ИНН <***>, ОГРН <***>) (до 02.02.2021 ООС «ФОТОТЕХ-ПОВОЛЖЬЕ»), основным видом деятельности которого является производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве (ОКВЭД 22.23). Также ООО «Стратегия» осуществляет производство прочих изделий из стекла, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 23.19.9), производстве малярных и стекольных работ (ОКВЭД 43.34), торговля оптовая изделиями т керамики и стекла (ОКВЭД 46.44.1), торговля оптовая прочими строительным материалами и изделиями (ОКВЭД 46.73.6).

В рамках антимонопольного дела № 018/01/14.6-109/2021 установлено, что согласно акту осмотра Интернет-сайта phototech-okna.ruот 03.12.2020 ООО «Стратегия» производит светопрозрачные противопожарные конструкции, окна, двери, витражи, перегородки, зенитные фонари, предлагает клиентам из любого региона России широкий ассортимент качественных технологий остекления, производство оснащено новейшим германским оборудованием, обеспечивающим безупречную точность изготовления конструкций из профильной системы SCHUCO и других систем остекления на основе алюминия и ПВХ.

ООО «ФОТОТЕХ» производит и реализует продукцию (в области безопасного остекления и защитных конструкций на собственном предприятии) через свои обособленные подразделения во всех федеральных округах России.

ООО «ФОТОТЕХ» является правообладателем товарных знаков свидетельство №205384 «ФОТОТЕХ» (дата регистрации 04.10.2001) и свидетельство №210825 (дата регистрации 12.04.2002).

ООО «Стратегия» до 02.02.2021 имело наименование ООО «ФОТОТЕХ-ПОВОЛЖЬЕ», а также в период с 12.11.2019 по 08.04.2021 использовало обозначение «РНОТОТЕСН» в доменном имени phototech-okna.ru.

Согласно пункту 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В пункте 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее по тексту - Правила) предусмотрено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

В силу подпункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

При сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей.

Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При определении сходства словесных обозначений они сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товара, круг потребителей и другие признаки.

В данном случае словесное обозначение «ФОТОТЕХ-ПОВОЛЖЬЕ» является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №205384, №210825 поскольку ассоциируются с ними в целом в силу фонетического сходства словесных элементов «ФОТОТЕХ». Обозначение доменного имени phototech-okna.ru является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №210825, поскольку ассоциируется с ним в целом в силу фонетического тождества словесных элементов «phototech»/«PHOTOTECH». Фирменные наименования ООО «ФОТОТЕХ-ПОВОЛЖЬЕ» и ООО «ФОТОТЕХ» являются сходными до степени смешения, поскольку ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического тождества словесных элементов «ФОТОТЕХ».

В рамках антимонопольного дела актом осмотра Интернет-сайта от 03.12.2020, было также установлено, что при осуществлении своей деятельности ООО «Стратегия» в доменном имени интернет сайта http://phototech-okna.ru/, в фирменном наименовании общества «ФОТОТЕХ-ПОВОЛЖЬЕ» (до 02.02.2021) использовало товарные знаки №210825, №205384 при реализации и производстве пластмассовых изделий.

Решением №3 единственного участника ООО «Фототех-Поволжье» от 18.12.2020 полное наименование общество с ограниченной ответственностью «Фототех-Поволжье» и сокращенное ООО «Фототех-Поволжье» сменено на общество с ограниченной ответственностью «Стратегия» и ООО «Стратегия» соответственно.

02.02.2021 в ЕГРЮЛ внесены изменения в связи со сменой наименования ООО «Фототех-Поволжье» на ООО «Стратегия».

Вопреки доводам ООО «Стратегия» о том, что общество незамедлительно обратилось в налоговый орган для смены наименования юридического лица после получения претензии от ООО «ФОТОТЕХ» стоит отметить, что первая претензия в адрес ООО «Стратегия» датируется 27.01.2020, однако решение о смене наименования общества было принято лишь 18.12.2020.

Довод общества «Стратегия» заявило о наличии ранее партнерских отношений между ООО «ФОТОТЕХ-ПОВОЛЖЬЕ» и ООО «ФОТОТЕХ», указав, о том, что между Генеральным директором ООО «ФОТОТЕХ» ФИО3 и ФИО4 в 2013 году было достигнуто соглашение об использовании наименования «Фототех-Поволжье» в наименовании организации на территории Удмуртской Республики в г. Ижевске, представив копию расписки от 11.01.2013 (л.д. 20 том 2), судом рассмотрен и отклонен.

В ходе судебного разбирательства судом также отклонено ходатайство ответчика о вызове свидетеля ФИО3, обосновывая ходатайство невозможностью предоставления оригинала расписки от 2013 года, и тем обстоятельством, что указанное лицо является прежним участником ООО «Фототех» и может пояснить о имеющимся соглашении о партнерстве и согласии на использование наименования, подписанное в 2013 году, руководствуясь ст. 68 АПК РФ, согласно которой обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами, поскольку расписка от 2013 года представлена в копии, в ненадлежащем образом заверенной, и подлинник суду не представлен, устные пояснения свидетеля по вопросу наличия партнерских отношений не могут быть приняты судом.

Вп. 3 ст. 1474 ГК РФ указано, что не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

В соответствии с п.3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Копия расписки от 2013 года, приобщенная Ответчиком не является лицензионным договором или иным документом, подтверждающим передачу прав по использованию Товарных знаков, так как не удовлетворяет условиям, предусмотренным для данного вида договоров.

Согласно ст. 1489 ГК РФ лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными пунктом 6 статьи 1235 ГК РФ, а именно:

1)предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

2)способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации);

3) перечень товаров, в отношении которых предоставляется право
использования товарного знака.

В соответствии со ст. 1490 ГК РФ отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 ГК РФ.

Пунктом 2 ст. 1232 ГК РФ закреплено, что в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с ГК РФ регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся (п. 6 ст. 1232 ГК РФ).

Более того, расписка не была представлена в оригинале и установить ее подлинность не представляется возможным.

Так, согласно п.6 ст.71 АПК РФ арбитражный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен или не передан в суд оригинал документа, а копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств.

Какое-либо партнерское соглашение или иной документ, свидетельствующий о предоставлении Ответчику права на законных основаниях использовать Товарные знаки, в материалы дела не представлены (ст. 65 АПК РФ).

Из пояснений истца следует, что полная смена учредительного состава ООО «ФОТОТЕХ» и назначение на должность нового Генерального директора произошли в 2014 году (документы приобщены к материала дела). Особых условий, в договорах купли-продажи по отчуждению долей, предусматривающих использование исключительных прав ООО «ФОТОТЕХ» другими организациями, отражено не было.

Более того, после отчуждения долей в 2014 году, между Истцом и Ответчиком не было заключено ни одного партнерского соглашения, договора и/или иного документа, устанавливающего правоотношения между Сторонами.

Иного ответчиком не представлено (ст. 65 АПК РФ).

Таким образом, ссылка Ответчика на то, что между Сторонами существовали партнерские отношения несостоятельна, а приобщенная копия расписки (как доказательство их наличия) не соответствует требованиям, предусмотренным ст. 1232, 1235, 1489, 1490 ГК РФ, ст. 68, ст. 71 АПК РФ, так как не представляется возможным установить ее подлинность ввиду отсутствия оригинала.

Доводы ответчика о пропуске установленного статьей 196 Гражданского кодекса срока исковой давности судом отклонены.

В соответствии со ст. 208 ГК РФ исковая давность не распространяется на требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом.

Истец по настоящему спору, подал иск, направленный на пресечение длящегося правонарушения со стороны Ответчика.

Истцу стало известно о нарушении своих исключительных прав в январе 2020 года и сразу же в адрес Ответчика была направлена первая Претензия от 27.01.2020г.

Истец подал исковое заявление в Арбитражный суд Удмуртской Республики, спустя 11 месяцев, после того, как исчерпал все возможные способы по урегулированию спора мирным путем, и только после вынесения решения УФАС о наличии в действиях Ответчика признаков недобросовестной конкуренции, Истец заявил требование о взыскании денежной компенсации.

Таким образом, срок исковой давности истцом не нарушен, доводы ответчика в указанной части судом отклонен.

Статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за незаконное использование товарного знака, в том числе путем выплаты компенсации.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 62 постановления от 23.04.2019 № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Определяя размер компенсации, истец исходил из следующего:

ООО «Стратегия», с момента государственной регистрации (23.06.2009) имело наименование ООО «ФОТОТЕХ-ПОВОЛЖЬЕ» вплоть до 02.02.2021 - что составляет 11 лет 7 месяцев 10 дней.

ООО «Стратегия», в период с 12.11.2019 по 08.04.2021 использовало обозначение «РНОТОТЕСН» в доменном имени phototech-okna.ru, что составляет 1 год 4 месяца 27 дней.

Более того, Истцом, в части уточнения действительного использования Ответчиком доменного имени phototech-okna.ru, был подан запрос исх. б/н от 22.04.2021 (приобщен к материалам дела), в рамках которого ООО «ФОТОТЕХ» запросило сведения у АО «Региональный Сетевой Информационный центр», как регистратора доменного имени phototech-okna.ru.

Ответом исх. № 2498-С от 27.06.2021 (приобщен), регистратор указал, что АО «РСИЦ» являлось регистратором доменного имени phototech-okna.ru с 09.10.2016 по 12.11.2019. Также, АО «РСИЦ» обладает сведениями в части использования вновь зарегистрированного доменного имени phototech-okna.ru с даты 12.11.2019 и по настоящее время, так как осуществляет его обслуживание.

С учетом ответа регистратора доменного имени phototech-okna.ru, принадлежавшего ООО «Стратегия» (о чем также свидетельствует мотивировочная часть решения Удмуртского УФАС) Ответчик использовал обозначение «РНОТОТЕСН» в доменном имени phototech-okna.ru начиная с 09.10.2016.

Руководствуясь вышеизложенным, срок использования Ответчиком исключительных прав Истца, в части фирменного наименования составляет - 11 лет 7 месяцев 10 дней, а в части доменного имени - 4 года 5 месяцев 10 дней.

Ответчиком, за периоды с 2016 по 2020 годы была получена выручка от продаж, в общем размере 295356000 рублей, что в свою очередь могло поспособствовать недополученному доходу со стороны Истца, т.к. часть потребителей, желающих воспользоваться услугой ООО «ФОТОТЕХ», могла обратиться к конкуренту, в виду схожего словесного обозначения.

Так, согласно сведениям с сайта по проверке контрагентов СПАРК-интерфакс (прилагается), ООО «Стратегия» была получена выручка от реализации товаров и услуг, согласно следующим отчетным периодам:

-955000 руб. - за 2016 год;

-75957000 руб. - за 2017 год;

-97149000 руб. - за 2018 год;

-41650000 руб. - за 2019 год;

-79645000 руб. - за 2020 год.

При таких обстоятельствах, поскольку факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на спорные товарные знаки подтвержден, доказательств обратного в материалы дела не представлено, факт использования ответчиком при осуществлении своей деятельности, в своем фирменном наименовании и доменном имени товарные знаки № 205384 «ФОТОТЕХ», № 210825 «РНОТОТЕСН», правообладателем которых является истец также подтвержден документально, а также на длительность использования, факт смены наименования и блокировка интернет ресурса произошла только после подачи Истцом настоящего заявления в суд, о неоднократности направления досудебных претензий (исх. б/н от 27.01.2020г., исх. б/н от 07.08.2020г., исх. б/н от 02.10.2020г.), которые остались без удовлетворения, суд признает заявленные требования о взыскании компенсации в размере 5000000 руб. обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Кроме того, истец заявил к взысканию с ответчика 100000 руб. в возмещение судебных расходов на оплату услуг представителя.

В подтверждение обоснованности произведенных расходов, истцом представлен договор об оказании консультационных (юридических) услуг и представление интересов заказчика в арбитражном суде от 20.11.2020, расходный кассовый ордер №113 от 20.11.2020 на перечисление 100000 руб. (т.1 л.д.26-28).

Как следует из положений статьи 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Согласно пункту 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В силу части 2 статьи 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

Из материалов дела следует, что 20.11.2020 года между ООО «Фототех» (заказчик) и ФИО6 (исполнитель), заключен договор об оказании консультационных (юридических) услуг и представление интересов заказчика в арбитражном суде, в соответствии с которым исполнитель по заданию заказчика принимает на себя обязательство оказывать заказчику консультационные (юридические) услуги, а также
представлять интересы Заказчика в Арбитражном суде Удмуртской Республики на стадии первой инстанции процесса в отношении подачи искового заявления в отношении требований ООО «ФОТОТЕХ» к ООО «ФОТОТЕХ-ПОВОЛЖЬЕ» о защите исключительного права на средства индивидуализации, а заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере и порядке, предусмотренных Договором (п.1.1 Договора).

Согласно п. 3.1 Договора цена услуг определена сторонами в размере 100000 руб.

Заказчик оплатил оказанные услуги в полном объеме в размере 100000 руб., что подтверждается расходного кассового ордера №113 от 20.11.2020 на перечисление 100000 руб.

Таким образом, факт и размер понесенных заявителем судебных издержек подтвержден представленными в материалы дела документами (статьи 9, 65 АПК РФ).

В силу ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу пункта 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах» лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность.

Между тем в соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 21.12.2004 № 454-О, обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя и тем самым – на реализацию требования статьи 17 (часть 3), Конституции Российской Федерации.

Таким образом, в части 2 статьи 110 АПК РФ речь идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц, участвующих в деле.

Ответчик заявил о чрезмерности заявленной суммы судебных расходов.

Лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек (пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее – Постановление Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1).

Согласно пункту 11 Постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ).

Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ, статьи 3, 45 КАС РФ, статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер.

В соответствии с пунктом 13 Постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

Разумность судебных издержек на оплату услуг представителя не может быть обоснована известностью представителя лица, участвующего в деле.

Расходы представителя, необходимые для исполнения его обязательства по оказанию юридических услуг, например расходы на ознакомление с материалами дела, на использование сети «Интернет», на мобильную связь, на отправку документов, не подлежат дополнительному возмещению другой стороной спора, поскольку в силу статьи 3092 ГК РФ такие расходы, по общему правилу, входят в цену оказываемых услуг, если иное не следует из условий договора (часть 1 статья 100 ГПК РФ, статья 112 КАС РФ, часть 2 статья 110 АПК РФ) (пункт 15 Постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1).

Для установления разумности рассматриваемых расходов суд оценивает их соразмерность применительно к условиям договора на оказание услуг и характера услуг, оказанных в рамках этого договора, их необходимости и разумности для целей восстановления нарушенного права.

Согласно нормам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд установил факт оказания ответчику юридических услуг в рамках рассматриваемого дела, оплаты данных услуг.

В связи с этим, с учетом уровня сложности спора, объема услуг, оказанных представителем, количества судебных заседаний с участием представителя, а также принципов разумности и справедливости понесенных расходов на оплату услуг представителя применительно к обстоятельствам данного дела, исходя из проделанной представителем работы, суд пришел к выводу об удовлетворении заявления в заявленном размере.

Доказательства того, что взысканная сумма судебных расходов явно завышена и не отвечает признакам разумности и достоверности, ответчиком в материалы дела не представлены, равно как и доказательства явной несоразмерности стоимости оплаченных услуг сложившейся в регионе стоимости аналогичных услуг (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Следует отметить, что право выбора исполнителя правовых услуг принадлежит лицу, нуждающемуся в защите своих прав, нарушенных действиями ответной стороны, и поэтому такое лицо (заявитель, ответчик) не обязано обращаться к исполнителям услуг, предлагающим наименьшую цену на рынке подобных услуг, поскольку результативные правовые услуги, как правило, оказываются высококвалифицированными специалистами в этой области, высоко оценивающими свой труд. Поэтому само по себе превышение стоимости понесённых заявителем судебных расходов по оплате правовых услуг над их средней ценой на рынке не свидетельствует о нарушении принципа разумности, положенного законодателем в основу критерия ограничения размера стоимости таких услуг, относимого на проигравшую сторону.

При заключении договора об оказании услуг их заказчик, действуя разумно и осмотрительно, преследует цель достижения определённого положительного для себя эффекта. В противном случае заключение договора оказания услуг лишено экономического смысла.

Следовательно, при рассмотрении вопроса о разумности предъявленной ко взысканию суммы судебных расходов, суд, помимо проверки фактического оказания услуг путём совершения определённых действий, вправе оценить качество оказанных услуг, в том числе знания и навыки представителя, а также такие обстоятельства, как оперативное достижение цели обращения в суд.

Из определения Конституционного Суда Российской Федерации от 04.10.2012 № 1851-О следует, что при разрешении вопроса о взыскании заявленных к возмещению расходов, как поименованных, так и не поименованных в ст. 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, требуется судебная оценка на предмет их связи с рассмотрением дела, а также необходимости, оправданности и разумности.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.09.1999 № 48 «О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг», размер вознаграждения должен определяться в порядке, предусмотренном статьёй 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учётом фактически совершённых исполнителем действий (деятельности).

Материалами дела подтверждено, что в рассматриваемой ситуации выплата вознаграждения осуществлена за фактически оказанные услуги по договору, поскольку в ходе исполнения обязательств по договору исполнителями были осуществлены фактические действия по оказанию юридических услуг в рамках настоящего дела, окончательный судебный акт по которому был вынесен в пользу заявителя: разработана правовая позиция в отношении заявленных требований, обеспечено участие представителя в судебных заседаниях.

Доказательств явной чрезмерности указанной суммы судебных расходов материалы дела не содержат.

Суд полагает, что приведенные в отзыве на заявление обстоятельства сами по себе не свидетельствуют о чрезмерности предъявленных ко взысканию судебных расходов, учитывая объем оказанных представителем услуг.

Довод о завышении размера судебных расходов ввиду несоответствия объему оказанных услуг рассмотрен судом и отклонен, поскольку из представленного в материалы дела Договора следует, что стоимость услуг исполнителя определена в твердой сумме, определение стоимости от фактически совершенных процессуальных действий не предусмотрено.

При определении разумности предъявленных к взысканию судебных расходов суд руководствуется объёмом выполненной юридической работы, её трудоёмкостью, степенью сложности дела.

Проделанная представителем юридическая работа относится к сфере процессуальных правоотношений, связана с подготовкой рассмотрения дела в суде и доказательств, непосредственной защитой интересов в суде, предполагающей, в том числе предварительную работу с документами, нормативными правовыми актами.

Таким образом, учитывая характер спора, обстоятельства дела, объем оказанных представителям услуг, объем и характер составленных представителями документов, принимая во внимание длительность рассмотрения дела, суд признал, что на основании статьи 106, части 2 статьи 110 АПК РФ, судебные издержки, понесенные истцом, подлежат взысканию с ответчика в заявленном размере. Оснований для снижения суммы судебных расходов по мотиву явной несоразмерности судом не установлено.

С учётом изложенной совокупности обстоятельств, учитывая, что сумма судебных расходов 100000 руб. документально подтверждена и отвечает принципу разумности, оснований для снижения суммы судебных расходов судом не установлено.

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст.ст. 333.21, 333.22, п.1 ч. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации Арбитражный суд Удмуртской Республики

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стратегия», г.Ижевск (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Фототех», г. Переславль-Залесский (ОГРН <***>, ИНН <***>) 5000000 руб. компенсации, а также 100000 руб. судебных издержек, 48000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины по иску.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Фототех», г. Переславль-Залесский (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета 12000 руб. излишне уплаченную государственную пошлину по платежным поручениям № 3101 от 17.12.2020, № 3102 от 17.12.2020.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд г. Пермь в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Судья Н.М. Морозова Н.М. Морозова