Гражданский кодекс часть 1

Судья Арбитражного суда Челябинской области Мухлынина Л.Д., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Меньшениной Е.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление открытого акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь», г. Москва

к Открытому акционерному обществу «Слакон», г. Челябинск, обществу с ограниченной ответственностью «Слакон», г. Челябинск

о взыскании 10 000 000 руб. компенсации за использование товарного знака

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 – представителя, действующего на основании доверенности от 08.05.2013, ФИО2 - представителя, действующего на основании доверенности от 20.12.2012

от ответчика ОАО «Слакон»: ФИО3 - представителя, действующего на основании доверенности №9 от 17.06.2011,

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь», г. Москва обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Слакон», г. Челябинск, обществу с ограниченной ответственностью «Слакон», г. Челябинск о взыскании с ОАО «Слакон» в пользу ОАО «Красный Октябрь» компенсации за незаконное использование товарного знака «ИСКУШЕНИЕ» в размере 5 000 000 руб.;

- о взыскании с ООО «Слакон» в пользу ОАО «Красный Октябрь» компенсации за незаконное использование товарного знака «ИСКУШЕНИЕ» в размере 5 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 22 августа 2012 года исковые требования открытого акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь», г. Москва удовлетворены в части. С открытого акционерного общества «Слакон» в пользу открытого акционерного общества «Красный октябрь» взыскано 200 000 (двести тысяч) руб. в счет компенсации за нарушение прав на товарный знак, а также 1 920 руб. в счет возмещения судебных расходов, связанных с уплатой госпошлины. С общества с ограниченной ответственностью «Слакон» в пользу открытого акционерного общества «Красный октябрь», взыскано 200 000 (двести тысяч) руб. в счет компенсации за нарушение прав на товарный знак, а также 1 920 руб. в счет возмещения судебных расходов, связанных с уплатой госпошлины.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02 ноября 2012 года решение Арбитражного суда Челябинской области от 22 августа 2012 года по делу № А76-10445/2012 отменено. В удовлетворении исковых требований открытого акционерного общества «Красный Октябрь» к обществу с ограниченной ответственностью «Слакон» и открытому акционерному обществу «Слакон» о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак отказано.

Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26 марта 2013 года решение Арбитражного суда Челябинской области от 22 августа 2012 года по делу № А76-10445/2012 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02 ноября 2012 года по тому же делу отменено. Дело передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

Распоряжением от 28 июня 2013 года в связи с уходом судьи Мулинцевой Е.М. в отставку произведена замена судьи Мулинцевой Е.М. по делу №А76-10445/2012 судьей Мухлыниной Л.Д. (л.д.14 т.3)

В судебное заседание представитель ООО «Слакон», не явился, об арбитражном процессе извещен надлежащим образом в соответствии со ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Истец в судебном заседании на иске настаивал в полном объеме, ответчик исковые требования не признал.

Исследовав и оценив доказательства, представленные в материалы дела, заслушав представителей сторон, арбитражный суд пришел к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению в части в силу следующего.

Как усматривается из материалов дела, ОАО «Красный Октябрь» является обладателем исключительных прав на товарный знак «ИСКУШЕНИЕ», зарегистрированного 15.09.1997 с приоритетом 29.07.1996 в отношении товаров 30 класса МКТУ – кондитерские изделия, карамель, конфеты, шоколад, пралине, срок действия продлен до 29.07.2016 (свидетельство №156286, т. 1 л.д. 25-28).

Общество с ограниченной ответственностью «Слакон» по товарной накладной №30128 от 21.02.2012 предложило к передаче в собственность покупателя товар с наименованием: 3,9 кг конфет «Ореховое искушение» на сумму 517 руб. 57 коп., 5,9 кг печенье «Лакомка ТВ» на сумму 443 руб. 01 коп. (т. 1 л.д. 21, 22).

В материалы дела также представлена фотография этикетки продукции изготовителя ОАО «Слакон», на которой указано: конфеты «Ореховое искушение» (т. 1 л.д. 24).

В протоколе осмотра нотариус зафиксировал факт публикации на web-сайте http://www.slakon.ru/ графического изображения с текстом: «Ореховое искушение» вафельные конфеты с пралиновой начинкой (т. 1 л.д. 43-49).

Ссылаясь на то, что на товаре, изготовленном и реализованном ответчиками, содержится обозначение, являющееся изображением товарного знака, правообладателем которого является истец, последний обратился в суд с рассматриваемыми требованиями.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В соответствии со статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах.

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя. Единственным таким ограничением, предусмотренным законодательством, является указание об исчерпании исключительного права (ст. 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Согласно статье 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Предусмотренные настоящим Кодексом способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Согласно статье 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Понятие "использование товарного знака" не может быть сведено лишь к индивидуализации товара без его введения в гражданский оборот, использования товарного знака на выставках, в документации, в рекламе товара, при импорте, продаже и иными способами, перечислить которые в полном объеме невозможно по причине достаточно широкого диапазона видов товарных знаков (графический, словесный, объемный, смешанный и т.д.). О том, что перечень способов использования товарных знаков не исчерпывается п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации прямо указывают п. 1 ст. 1484 и п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Как указано в п. 8 Постановления Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 г. N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", способы использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара в силу ст. ст. 1484, 1519 Гражданского кодекса Российской Федерации не ограничиваются лишь размещением перечисленных средств индивидуализации. Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара любым не противоречащим закону способом.

Оценив в совокупности и взаимной связи представленные по делу доказательства в порядке главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, суд установил следующее.

ОАО «Красный Октябрь» указывает на использование ОАО «Слакон» в отсутствие согласия истца комбинированного обозначения «ИСКУШЕНИЕ» для маркировки производимых ОАО «Слакон» конфет, а также на реализацию ООО «Слакон» товара, в наименовании которого содержится слово «искушение».

Данное нарушение прав истца обнаружено при закупке ИП ФИО4 продукции - конфет, маркированных комбинированным обозначением – «ОРЕХОВОЕ ИСКУШЕНИЕ» (производитель - ОАО «Слакон»), продавцом продукции являлось ООО «Слакон».

Рассмотрев представленные истцом доказательства в подтверждение реализации, суд считает, что истцом не доказан факт реализации спорного товара ООО «Слакон» по товарной накладной №30128 от 21.02.2012.

Истец по указанной товарной накладной не является ни грузополучателем, ни грузоотправителем товара. В судебном заседании представитель истца, не смог пояснить, как копия спорной накладной попала к нему, оригинал документа не представил. Кроме того, в товарной накладной в графе «груз принял» отсутствуют отметки лица, получившего товар. В квитанции к приходному кассовому ордеру №2127 от 21.02.2012 указание на товарную накладную №30128 от 21.02.2012 отсутствует (т.1, л.д. 23). Сведения о наличии договорных отношений между ИП ФИО4 (грузополучатель по накладной) и обществом с ограниченной ответственностью «Слакон» в материалах дела отсутствуют.

Между тем, в протоколе осмотра нотариус зафиксировал факт публикации на web-сайте http://www.slakon.ru/ графического изображения с текстом: «Ореховое искушение» вафельные конфеты с пралиновой начинкой (т. 1 л.д. 43-49). Что свидетельствует о том, что обществом с ограниченной ответственностью «Слакон» предлагается к реализации спорный товар.

Анализируя используемое ОАО «Слакон» обозначение «Ореховое искушение», суд пришел к выводу о том, что оно сходно с товарным знаком истца по фонетическому и семантическому критериям; обозначение, охраняемое в качестве товарных знаков истца «ИСКУШЕНИЕ», полностью входит в словосочетание, использованное ответчиком при производстве продукции «ОРЕХОВОЕ ИСКУШЕНИЕ», состоящее из двух слов «ОРЕХОВОЕ» и «ИСКУШЕНИЕ», выполненных буквами русского алфавита, стандартным шрифтом, с заглавных букв.

В сравниваемых товарных знаках истца и комбинированном обозначении «ОРЕХОВОЕ ИСКУШЕНИЕ» совпадает словесный элемент «ИСКУШЕНИЕ», на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное смысловое значение, при этом общее зрительное впечатление товарного знака истца по свидетельству №156286 и обозначение, используемое на товаре, производимом ОАО «Слакон», позволяет сделать вывод, что указанные обозначения являются сходными по признакам формы (прямоугольник); смыслового значения (наличие на упаковках изображения орехов).

Довод представителя ОАО «Слакон» о том, что обозначение «ОРЕХОВОЕ ИСКУШЕНИЕ» отличается от товарного знака ОАО «Красный Октябрь» как по общему впечатлению, так и по существенным частным признакам: количеству слов, виду шрифта, манере написания, цветовой гамме, наличием словесного элемента «ОРЕХОВОЕ», а также указанием на конфетах производителя ОАО «Слакон», которые, как полагает ответчик не позволяют ассоциировать этикетку «ОРЕХОВОЕ ИСКУШЕНИЕ» с товарным знаком истца, судом отклоняется.

С точки зрения рядового потребителя комбинированное обозначение «ОРЕХОВОЕ ИСКУШЕНИЕ» может ассоциироваться с комбинированным товарным знаком «ИСКУШЕНИЕ» в целом даже при наличии неких отличий изображений упаковки.

Кроме того, товар, производимый и распространяемый ответчиками, является однородным (идентичным) товарам по 30 классу МКТУ, для которого действует правовая охрана товарного знака истца.

Представитель ОАО «Слакон» в судебном заседании пояснил, что несмотря на наличие сертификата соответствия на продукцию с наименованием изделий «ОРЕХОВОЕ ИСКУШЕНИЕ» (т.3 л.д. 33-34), указанный товар им не производился. Однако, указанный довод ответчика судом не принимается в качестве состоятельного, так как согласно Постановлению Государственного Комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 28 апреля 1999 года №21 «О правилах проведения сертификации пищевых продуктов и продовольственного сырья», одним из этапов сертификации кондитерских изделий и продуктов сахарной промышленности является отбор образцов (проб) и подготовка их к проведению испытаний. Из чего следует, что для прохождения процедуры сертификации ОАО «Слакон» все-таки была изготовлена определенная партия спорной продукции.

Не приняты в качестве состоятельных возражения представителя ОАО «Слакон» о том, что истец с 2008 года не выпускал конфеты, содержащие в наименовании слово «искушение», что, по мнению ответчика, свидетельствует о невозможности отождествить рядовым покупателем продукцию двух разных кондитерских предприятий.

Как было указано выше, кондитерские изделия относятся к одному классу МКТУ-30, следовательно, выпуск истцом иной продукции (печенья), с названием «Искушение» для потребителя может являться указанием на то, что выпускаемые ОАО «Слакон» конфеты, не что иное, как продолжение торговой линейки истца по выпуску иной продукции с наименованием «Искушение».

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При определении размера компенсации за нарушение исключительных прав истец применил подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Указанной нормой закона установлена минимальная сумма компенсации за нарушение исключительного права на произведение в сумме 10000 рублей.

Согласно разъяснениям, данным в п. п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", применяя положения статей 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 ГК РФ о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, пп. 1 п. 4 ст. 1515 или пп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК РФ.

Размер компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела.

Суд, с учетом конкретных обстоятельств дела, руководствуясь принципами разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям правонарушения, пришел к выводу о том, что взыскиваемая с ООО «Слакон» и ОАО «Слакон» в качестве компенсации нарушенных исключительных прав на товарный знак сумма подлежит уменьшению, а исковые требования частичному удовлетворению в сумме 200 000 рублей.

Согласно положениям пункта 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

То есть порядок распределения государственной пошлины по результатам рассмотрения арбитражного дела определен нормами процессуального закона. При этом Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрено применение по аналогии к нормам процессуального права, норм материального права, в данном случае, норм статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Тот факт, что суду предоставлено право определять сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, не является основанием для применения пункта 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 6 от 20.03.1997 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами законодательства Российской Федерации о государственной пошлине" в котором разъяснено, что при уменьшении арбитражным судом размера неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации расходы истца по государственной пошлине подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее уменьшения, поскольку данное разъяснение не относится к статье 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Установленная пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации мера ответственности применяется по выбору истца вместо возмещения убытков. Требование об уплате компенсации подлежит удовлетворению при наличии доказательств несанкционированного использования товарного знака, то есть факта правонарушения. Размер же компенсации определяется судом, исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков.

Со ссылкой на положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд не вправе уменьшить размер взыскиваемой суммы компенсации, установленного пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку обязательство нарушителя исключительных прав по выплате компенсации вместо возмещения убытков не является неустойкой. Статья 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не может быть применена и по аналогии, поскольку в силу пункта 1 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации аналогия закона применяется в случае, если соответствующие отношения не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота. В данном же случае существует специальное регулирование - при оценке соразмерности совершенного нарушения и ответственности за это суду предоставлена возможность определения конкретной суммы компенсации в пределах, установленных законом, - от 10 000 руб. до 5 000 000 руб.

В условиях, когда законом установлен минимальный и максимальный размер компенсации, а также предусмотрено право суда определять конкретный размер взыскания исходя из перечисленных выше критериев нарушения, истец, заявляя исковые требования в максимальном размере, в силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации несет риск наступления последствий совершения им процессуальных действий, который в рассматриваемом случае заключается в отнесении на истца государственной пошлины пропорционально размеру необоснованно заявленной компенсации.

Руководствуясь ст. ст. 167-170, ст. 176 АПК РФ, Арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Слакон», г. Челябинск в пользу открытого акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь», г. Москва 100 000 руб. в счет компенсации за нарушение прав на товарный знак, а также 9 600 руб. в счет возмещения судебных расходов, связанных с уплатой госпошлины.

Взыскать с открытого акционерного общества «Слакон», г. Челябинск в пользу открытого акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный октябрь», г. Москва 100 000 руб. в счет компенсации за нарушение прав на товарный знак, а также 9 600 руб. в счет возмещения судебных расходов, связанных с уплатой госпошлины.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Судья Л.Д. Мухлынина

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его изготовления в полном объеме, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 180 АПК РФ).

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru или Федерального арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.