Гражданский кодекс часть 1

Акционерное общество «Копейский машиностроительный завод» (ОГРН <***>, ИНН <***>) (далее – истец, АО «Копейский Машзавод») обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с требованием к Обществу с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Копейские Машины» (далее − ответчик, Копейские Машины) о защите исключительного права на товарные знаки №58199 и №457419 и фирменного наименования АО «Копейский Машзавод».

С учетом ходатайства об уточнении исковых требований от 28 ноября 2019 г. истец просит:

- Запретить ООО Торговый дом «Копейские Машины» незаконное использование исключительного права на товарный знак №457419 в доменном имени kopmash.ru, и товарный знак №58199 в предложениях о продаже товаров на сайте с доменным именем kopmash.ru, на реализуемых товарах;

- Обязать ООО Торговый дом «Копейские Машины» прекратить использование фирменного наименования «Копейские Машины» сходного до степени смешения с фирменным наименованием АО «Копейский Машзавод» и товарным знаком №457419 в отношении следующих видов деятельности: (i) Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов (код ОКВЭД 46.69.1), (ii) Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин (код ОКВЭД 46.69.2), (iii) Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием (код ОКВЭД 46.69.3), (iv) Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения (код ОКВЭД 46.69.9).или изменить свое фирменное наименование на иное, не включающее в себя фирменное наименование «Копейские Машины», путем внесения изменений в учредительные документы и государственной регистрации этих изменений в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- Взыскать с ООО Торговый Дом «Копейские Машины» (адрес: 456617, <...>, офис. 102, ОГРН: <***>; ИНН: <***>) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки №58199 и №457419 в размере 1 000 000 (один миллион) руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 09.04.2019 принято к производству исковое заявление АО «Копейский машиностроительный завод» к обществу с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Копейские машины», к акционерному обществу «Региональный Сетевой Информационный Центр»,

о запрете ООО ТД «Копейские Машины» незаконного использования исключительного права на товарный знак №457419 в доменном имени kopmash.ru, и товарный знак №58199 в предложениях о продаже товаров на сайте с доменным именем kopmash.ru, на реализуемых товарах;

об обязании ООО ТД «Копейские Машины» прекратить использовать в фирменном наименовании словосочетание «Копейские Машины», сходного до степени смешения с фирменным наименованием АО «Копейский Машзавод», путем внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и учредительные документы;

о взыскании с ООО ТД «Копейские Машины» компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки №58199 и №457419 в размере 1 000 000 руб.;

об обязании АО «РСИЦ» пресечь незаконные действия по использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации №457419 в доменном имени kopmash.ru путем прекращения делегирования доменного имени kopmash.ru, принадлежащего ООО ТД «Копейские Машины».

В ходе судебного разбирательства по делу, ответчиками (ООО ТД «Копейские Машины», АО «РСИЦ») было заявлено ходатайство о выделении части исковых требований о запрете ООО ТД «Копейские Машины» незаконного использования исключительного права на товарный знак №457419 в доменном имени kopmash.ru, и товарный знак №58199 в предложениях о продаже товаров на сайте с доменным именем kopmash.ru, на реализуемых товарах; об обязании ООО ТД «Копейские Машины» прекратить использовать в фирменном наименовании словосочетание «Копейские Машины», сходного до степени смешения с фирменным наименованием АО «Копейский Машзавод», путем внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и учредительные документы; о взыскании с ООО ТД «Копейские Машины» компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки №58199 и №457419 в размере 1 000 000 руб. в отдельные производства для их раздельного рассмотрения и передачи дела по подсудности в Арбитражный суд Челябинской области.

Определением суда от 27.05.2019 требование о взыскании компенсации за нарушение прав на товарные знаки №581199 и №457419 в размере 1 000 000 руб. с ООО ТД «Копейские Машины» выделено в отдельное производство и передано на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

Определением от 19.08.2019 исковое заявление принято Арбитражным судом Челябинской области, возбуждено производство по делу, дело назначено к рассмотрению.

Определением 05.11.2019 по делу №А40-86871 Арбитражным судом г. Москвы исправлена опечатка в резолютивной части определения суда от 27.05.2019 года, вместо выделения только одного требования о взыскании с ООО ТД «Копейские Машины» компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки №58199 и №457419 в размере 1 000 000 руб., суд определил выделить требования АО «Копейский машзавод» к ООО ТД «Копейские машины»:

о взыскании с ООО ТД «Копейские Машины» компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки №58199 и №457419 в размере 1 000 000 руб. Передать выделенное в отдельное производство дело по подсудности на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 27.07.2020 исковые требования Акционерного общества «Копейский машиностроительный завод» удовлетворены частично.

Суд запретил ООО Торговый дом «Копейские Машины» незаконное использование товарного знака №457419 и товарного знака №58199 в предложениях о продаже товаров на сайте с доменным именем kopmash.ru, на реализуемых товарах.

Взыскал с ООО Торговый Дом «Копейские Машины» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки №58199 и №457419 в размере 200 000 руб., а также в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 10600 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказал.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2020 решение Арбитражного суда Челябинской области от 27.07.2020 по делу № А76-31038/2019 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18.02.2021 решение Арбитражного суда Челябинской области от 27.07.2020 по делу № А76-31038/2019 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2020 по тому же делу отменено в части отказа в удовлетворении требования о запрете использования исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 457419 в доменном имени «kopmash.ru», в части удовлетворения требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 200 000 руб., а также в части распределения судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Дело № А76-31038/2019 в указанной части направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

В остальной части решение Арбитражного суда Челябинской области от 27.07.2020 по делу № А76-31038/2019 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2020 по тому же делу оставлено без изменения.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 24.03.2021 исковое заявление Акционерного общества «Копейский машиностроительный завод» принято к рассмотрению.

В качестве правового обоснования требований истец ссылается на положения ст. 1229, 1252, 1473, 1474, 1475, 1484, 1515 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), ст. 8 и 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

При новом рассмотрении дела, истец в ходе судебного разбирательства заявил об уточнении исковых требований, просил:

- запретить ООО Торговый дом «Копейские Машины» незаконное использование товарного знака №457419 и товарного знака №58199 в предложениях о продаже товаров на сайте с доменным именем kopmash.ru;

- взыскать с ООО Торговый Дом «Копейские Машины» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки №58199 и №457419 в размере 1 000 000 руб. (т.8 л.д. 3-7).

В судебном заседании в соответствии со ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв с 22.04.2022 до 27.04.2022 и до 29.04.2022. Сведения об объявленном перерыве были размещены на сайте Арбитражного суда Челябинской области.

В ходе судебного заседания истец настаивал на удовлетворении исковых требований в полном объеме, представил письменные объяснения в отношении заявленных требований с учетом Постановления Суда по интеллектуальным правам от 18.02.2021.

Ответчик в судебное заседание не явился, об арбитражном процессе по делу, а также о дате, времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом в соответствии с ч. 1 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). Дело рассмотрено в его отсутствие по правилам ч. 3 ст. 156 АПК РФ.

Ответчик в материалы дела представил отзыв, в котором возражал против удовлетворения исковых требований в полном объеме, представил экспертное заключение по вопросу о сходстве товарного знака №457419 со словесным элементов «Копемаш» с доменным именем kopmash.ru. (т.8 л.д. 42-43. 44-61).

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в части в силу следующего.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истцу принадлежат товарные знаки №58199 и №457419, что подтверждается свидетельствами на товарные знаки (т.1 л.д. 23 – 29).

№ товарного знака	Товарный знак	Классы МКТУ	Дата приоритета
58199		06, 07, 08, 16, 21	20.07.1976
457419		06, 07, 12	28.12.2009

Истцу стало известно, что ответчиком зарегистрирован домен kopmash.ru, что подтверждается письмом регистратора АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» от 04.02.2019 № 501-С, согласно которому администратором домена kopmash.ru является ООО Торговый Дом «Копейские машины», юридический адрес: 456617, <...> д. З7, офис. 102.

Истец также установил, что на сайте с доменным именем kopmash.ru общество предлагает к продаже продукцию с размещением ее фотографий, на которой изображены обозначения, сходные до степени смешения с указанными выше товарными знаками истца, что подтверждается протоколом осмотра вебсайта www.kopmash.ru от 26.01.2019, подготовленным нотариусом г. Москвы ФИО2

Полагая, что указанными действиями общество нарушило исключительные права истца на товарные знаки, последний обратился в арбитражный суд с иском по настоящему делу.

Истец считает, что на сайте ответчика, расположенном на доменном имени kopmash.ru, сходном до степени смешения с товарным знаком №457419, ответчик предлагает к продаже продукцию с размещением фотографий продукции, на которой размещены обозначения, которые как указывает истец, являются сходными до степени смешения с товарными знаками истца. В обоснование этого утверждения истец приводит протокол осмотра вебсайта, расположенного на доменном имени kopmash.ru от 26.01.2019, подготовленный нотариусом г. Москвы ФИО2, на котором видно, что по состоянию на 26 января 2019 г. на вебсайте www.kopmash.ru предлагаются к продаже товары, с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца (т.1 л.д. 52 – 120, т. 2 л.д. 121-138) .

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 158 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку (пункт 158 Постановления № 10).

При рассмотрении доменных споров могут быть предъявлены требования, в частности, о запрете использования доменного имени, в том числе определенным образом (например, об обязании удалить и более не размещать информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте); об аннулировании такой регистрации.

Как следует из правовой позиции истца, отраженной в его процессуальных документах, он в данном деле ссылался на нарушение его исключительного права на товарный знак не только в связи с приобретением ответчиком права на доменное имя, но в связи с фактическим использованием такого доменного имени при реализации товаров, однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 457419.

С учетом содержащихся в пункте 158 Постановления № 10 разъяснений, использование в доменном имени обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров (услуг), однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку, может быть квалифицировано как нарушение права на товарный знак. При этом существенное значение имеет решение вопроса о наличии либо отсутствии сходства до степени смешения у обозначения, охраняемого товарным знаком, и обозначения, используемого в доменном имени.

В абзаце пятом пункта 162 постановления № 10 указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

В соответствии со сложившейся судебной практикой, а также пункта 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта, и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В целях подтверждения сходства товарного знака № 457419 с доменным именем kopmash.ru истец предоставил заключение патентного поверенного №1750 по специализации товарные знаки и знаки обслуживания ФИО3 В экспертном заключении по вопросу о сходстве товарного знака № 457419 с доменным именем kopmash.ru сделаны следующие выводы:

- Обозначение доменного имени kopmash.ru является сходными до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком № 457419;

- Товары, предлагаемые к продаже вебсайтом под доменным именем kopmash.ru, являются однородными с товарами 07 класса МКТУ, охраняемыми зарегистрированным товарным знаком № 457419;

- Существует однозначная вероятность смешения товаров, маркированных товарным знаком по свидетельству РФ № 457419, с товарами, предлагаемыми к продаже на сайте kopmash.ru.

Ответчиком было представлено заключение эксперта от 11.05.2021 по вопросу о сходстве Товарного знака со словесным элементом «Копемаш» с доменным именем kopmash.ru, выполненное экспертом ООО «ЮжУралпатент» Нестеровой Л.В (далее – Заключение ответчика).

В Заключении ответчика сделан вывод о том, что доменное имя сходно с зарегистрированным товарным знаком фонетически, но не до степени смешения, графически и семантически обозначения отличаются.

Оценивая представленные сторонами документы в обоснование соответственно, требований и возражений по правилам ст.71 АПК РФ, суд отмечает следующее.

В заключении эксперта от 11.05.2021, представленном ответчиком, исследование вопроса об однородности товаров, предлагаемых к продаже на сайте kopmash.ru, с товарами, указанными в свидетельстве на Товарный знак истца, отсутствует, в нем отсутствуют выводы по вопросам о вероятности смешения товаров, маркированных товарным знаком и с товарами, предлагаемыми к продаже на сайте kopmash.ru, а также о сходстве товарных знаков обозначений до степени смешения.

Истцом представлена рецензия от 28.06.2021 на данное экспертное заключение, подготовленная патентным поверенным № 1093 по специализации товарные знаки и знаки обслуживания ФИО4 (далее – Рецензия). Рецензия содержит следующие выводы в отношении Заключения ответчика.

У эксперта ФИО5 отсутствуют специальные знания в области товарных знаков и знаков обслуживания, что влечет возникновение сомнений в компетентности эксперта, а также в полноте и обоснованности проведенного исследования и его доказательственном значении (копии документов об образовании эксперта отсутствуют; не усматривается наличие у эксперта статуса патентного поверенного со специализацией товарные знаки и знаки обслуживания; в реестре патентных поверенных РФ отсутствуют сведения о патентном поверенном ФИО5; неясно, какое именно обучение в области товарных знаков и знаков обслуживания прошла и какой опыт работы в данной сфере имеет ФИО5).

Экспертом , по мнению рецензента, неверно идентифицированы объекты исследования при ответе на вопрос о сходстве до степени смешения обозначения, используемого в доменном имени «kopmash.ru» и на страницах сайта, со словесным элементом Товарного знака (в одной части заключения анализируется словесный элемент «Копемаш», в другой – непосредственно комбинированный товарный знак ). В результате эксперт не принял во внимание различия в сравнительном исследовании сходства словесных и комбинированных обозначений, что не соответствует предъявляемым законодательством требованиям к проведению экспертизы словесных обозначений, не отвечает принципам достаточности и достоверности, является необоснованным и неполным, а также приводит к неверным выводам.

Проведенное исследование по вопросу о сходстве и сравнение обозначения Kopmash и словесного элемента Товарного знака по фонетике, графике и семантике не соответствует предъявляемым законодательством требованиям, не отвечает принципам достаточности и достоверности, является необоснованным и неполным и приводит к неверным выводам (исследование сравниваемых обозначений по звучанию было проведено экспертом только по числу слогов в транслитерации, другие признаки фонетического сходства, содержащиеся в методологических правилах, не исследовались).

Таким образом, исследовав представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу о том, что экспертное заключение ответчика нельзя признать выполненным с соблюдением требований действующего законодательства и методик проведения исследований по установлению сходства товарных знаков и иных средств индивидуализации, а выводы - полными, достоверными и обоснованными. Ввиду изложенного выводы исследования, изложенные в Заключении ответчика, оцениваются судом критически и не могут быть приняты во внимание при принятии решения по делу.

Суд учитывает, что , как указал Суд по интеллектуальным правам в Постановлении от 18.02.2021 N C01-1884/2020 по настоящему делу, при определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений (высокой, средней, низкой) и степени однородности товаров (услуг) для обычных потребителей соответствующих товаров, которая так же, как и сходство, может быть высокой, средней или низкой.

При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) услуг, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве или высокой степени сходства спорного обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

С учетом приведенных правовых норм и правовых позиций в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Суд по интеллектуальным правам в Постановлении от 18.02.2021 № C01-1884/2020 по настоящему делу подчеркнул, что при установлении смешения проводится анализ однородности товаров (услуг), для которых зарегистрированы защищаемые товарные знаки с услугами, для индивидуализации которых ответчиком использовано спорное обозначение. Однородность товаров и услуг устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При выявлении какой-либо степени сходства обозначений и какой-либо степени однородности услуг осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений. При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемого товарного знака.

Кроме того, как разъяснено в пункте 162 Постановления № 10, при наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

-используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

-длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

-степень известности, узнаваемости товарного знака;

-степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

-наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482).

В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) – если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Аналогичный вывод содержится в пункте 162 Постановления №10: при выявлении сходства до степени смешения, используемого Ответчиком в доменном имени обозначения с товарным знаком Истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В силу пункта 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1)звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2)графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3)смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Для вывода о наличии сходства до степени смешения двух обозначений не требуется, чтобы соответствующее сходство имелось по всем критериям сходства, предусмотренным законодательством.

Из п. 44 Правил № 482 следует, что комбинированные обозначения сравниваются с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. Таким образом, сравнению подлежит словесный элемент товарного знака Копемаш и доменное имя «kopmash.ru», которое не содержит изобразительных элементов.

Звуковое сходство обозначений подтверждается следующими обстоятельствами:

- идентичностью звуков, оба обозначения имеют одинаковый состав гласных и согласных звуков, за исключением одной гласной буквы «е» или звука «и»;

- наличием совпадающих слогов и их расположением в сравниваемых обозначениях;

- ударение в обоих словах падает на последний слог;

- сравниваемые обозначения являются транслитерациями друг друга.

Смысловое сходство подтверждается совпадением всех смысловых элементов в сравниваемых обозначениях «Копемаш» и «kopmash» и подобием заложенных в них понятий, т.к. данные словесные обозначения содержат элемент «коп/kop», указывающий на географический элемент в виде наименования города «Копейск», а также элемент «маш/mash», указывающий на принадлежность деятельности компаний к производству и продаже машин.

Учитывая доминирующее положение словесного элемента Копемаш в товарном знаке и отсутствие графических (изобразительных) элементов в доменном имени в силу технических особенностей функционирования доменных имен, определяющим критерием сходства выступает критерий фонетического (звукового) сходства. Таким образом, наличие фонетического сходства обозначений достаточно для установления факта сходства до степени смешения товарного знака с другим обозначением, если другие признаки не могут быть исследованы или не имеют определяющего значения.

Таким образом, суд установил, что истцом доказано сходство до степени смешения между товарным знаком №457419 и доменом kopmash.ru.

Товарный знак №457419 зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ, включая горные комбайны, врубовые машины, погрузочные машины, гидравлические механизмы подачи и узлы для горных машин.

Согласно п. 45 Правил, при установлении однородности «принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки».

Товары, предлагаемые к продаже на вебсайте с доменным именем kopmash.ru, а именно: грунторезы и агрегаты траншейные, являются однородными в отношении товаров 07 класса МКТУ, врубовых машин, буров для горных работ, установок в отношении которых зарегистрированы товарные знаки №457419, № 58199. Идентичная продукция реализуется и на вебсайте истца. В связи с этим существует реальная возможность смешения указанных товаров в глазах потребителя.

В том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения, то однородность между товарами 07 класса МКТУ, на которые распространяется охрана товарного знака, и товаров, информация о которых размещается на вебсайте ответчика, признается очевидной.

В соответствии с общедоступной, предоставленной истцом, в том числе энциклопедической информацией, врубовые машины являются разновидностью грунторезов или грунторезных машин. Данные машины объединяются общим термином баровые машины, так как оснащены общим баровым рабочим органом.

Использование данного вебсайта ответчиком для целей продажи однородных товаров подтверждается Решением Арбитражного суда Челябинской области по настоящему делу в его неотменённой части, в котором установлено предложение к продаже контрафактных товаров однородных товарным знакам истца. На возможность смешения товаров указывает и утверждения самого ответчика на сайте с доменным именем kopmash.ru о том, что он является «официальным дилером Копейского машиностроительного завода».

Таким образом, суд приходит к выводу о наличии сходства до степени смешения между товарным знаком №457419 и доменным именем ответчика kopmash.ru. Также суд считает установленным факт однородности предлагаемых к продаже товаров ответчиком с товарами 07 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак №457419. На основании п. 1 ст. 1229, п. 3 ст. 1484 ГК РФ правообладатель исключительных прав, помимо правомочия распоряжения результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации, наделен также правом запрещать другим лицам использование этого результата или средства и в случае нарушения требовать пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, выплаты компенсации в соответствии со ст. 1515 ГК РФ.

Следовательно, учитывая тот факт, что истцом доказано незаконное использование доменного имени kopmash.ru, сходного до степени смешения с Товарным знаком , действия ответчика по регистрации доменного имени и его администрированию с целью извлечения необоснованной прибыли нарушают исключительное право на товарный знак истца.

Согласно п. 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденных Решением № 2011-18/81 от 05.10.2011г. Координационного центра национального домена сети Интернет (т.1 л.д. 32-51) администратор - пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя в Реестре; Домен - область (ветвь) иерархического пространства доменных имен, обозначаемая уникальным доменным именем и обслуживаемая набором серверов DNS; Домен .RU - домен верхнего уровня с уникальным обозначением «ru».

Согласно п. 3.1.3 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, поскольку регистратор не вправе отказать в регистрации выбранного пользователем доменного имени на основаниях, не предусмотренных настоящими Правилами, пользователь (администратор) самостоятельно несет ответственность за выбор доменного имени и за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и регистрацией доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

Таким образом, являясь администратором домена kopmash.ru, ответчикнесет ответственность за выбор доменного имени, в том числе за нарушение исключительного права на товарный знак №457419.

Ответчик свое право на использование товарных знаков №457419, №58199 не подтвердил. Следовательно, действия ответчика по использованию доменного имени, сходного до степени смешения с товарным знаком истца №457419, а также путем предложения к продаже товаров следует расценивать как нарушение исключительных прав истца на указанные товарные знаки.

Поскольку факт нарушения исключительного права истца на товарные знаки при использовании ответчиком в доменном имени kopmash.ru, а также путем предложения к продаже товара ответчиком подтверждается доказательствами, предоставленными в материалы дела, суд считает необходимым удовлетворить требование истца о запрете ответчику использовать товарный знак №457419 в доменном имени kopmash.ru, и товарный знак №58199 в предложениях о продаже товаров на сайте с доменным именем «kopmash.ru» на реализуемых товарах.

В соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации при незаконном использовании товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В рамках настоящего дела истцом заявлено требование о взыскании суммы компенсации на основании пп. 1 п. 4 вышеуказанной статьи.

Согласно пункту 59 Постановления №10, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Согласно пункту 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В рассматриваемом случае нарушение ответчика состоит в несанкционированном предложении к продаже товаров, маркированных товарными знаками истца в интернет-магазине на вебсайте www.kopmash.ru и непосредственно в доменном имени kopmash.ru. По мнению истца, ответчик недобросовестно извлекает прибыль, реализуя товары с нарушением прав на товарные знаки истца.

Следовательно, истец имеет право требовать выплаты компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Компенсация рассчитывается исходя из фактических обстоятельств дела, в том числе учитываются следующие факторы: характер допущенного нарушения; срок допущенного нарушения; вероятные имущественные потери правообладателя.

В обоснование заявленной суммы компенсации истец предоставил расчет компенсации с учетом следующих обстоятельств дела:

- Незаконное использование ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца (факт которого зафиксирован в том числе в нотариальном протоколе) в доменном имени kopmash.ru, на главной странице сайта www.kopmash.ru (в том числе путем утверждения, что ответчик является официальным дилером истца), на страницах сайта с предложениями к продаже продукции с размещением фотографий продукции на сайте www.kopmash.ru;

-Многократный характер незаконного использования нескольких товарных знаков (товарные знаки используются на страницах сайта www.kopmash.ru более 10 раз, что свидетельствует об умышленном характере незаконных действий ответчика);

- Длительный характер неправомерного использования ответчиком товарных знаков истца, составляющий более трех лет, нарушение в доменном имени не устранено. В частности, нарушение ответчика носит длящейся характер, связанный с ежедневным администрированием домена, сходного до степени смешения с товарным знаком истца №457419, и использованию обозначений, сходных с товарными знаками истца, на сайте kopmash.ru с целью реализации товаров. Истец приводит доказательства (нотариальный протокол,информация, доступная через Интернет-сайт https://web.archive.org/), которые подтверждают, что вебсайт www.kopmash.ru поддерживался и обновлялся после 2013 года (даты расторжения дилерского договора между истцом и ответчиком). В частности, скриншоты с 2013 года содержат иные цены, чем цены, которые были размещены на сайте по состоянию на 2018 год.Срок регистрации доменного имени составляет один год (п. 4.1. Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ (утв. решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 05.10.2011 N 2011-18/81)). Следовательно, ответчик ежегодно продляет доменное имя и в последний раз такое продление состоялось в августе 2020 г.

-Незаконная деятельность ответчика ведет к возникновению вероятных убытков на стороне истца, поскольку потребители. Не делая различий между товарами истца и товарами ответчика, потребители могут приобретать товары ответчика (фактически – вместо товаров истца), что влечет убытки в форме упущенной выгоды для истца. При этом сам ответчик извлекает незаконный доход из своих многочисленных нарушений.

-Согласно представленной ответчиком Книге поставок и продаж с 2015 по 2018 гг., суммарная выручка от продажи товаров через Вебсайт составила 15 200 810 71 рублей (пятнадцать миллионов двести тысяч восемьсот десять рублей 71 копейка). В том числе, за этот период ответчиком были реализованы Агрегат траншейный АТ.00.000.000, Грунторез 2086.31.000-02, Грунторез ЭТЦ-1609(Н-410), изображения которых на вебсайте ответчика содержат обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками. Согласно Книге поставок и продаж с 2015 по 2018 гг., общая выручка от продажи товаров, размещенных на Вебсайте, составила 1 768 630 (один миллион семьсот шестьдесят восемь шестьсот тридцать) рублей. В результате нарушения прав на товарные знаки истец понес потенциальные имущественные потери и исходя из стоимостных характеристик товаров, незаконно предлагаемых к продаже и реализуемых ответчиком, размер имущественных потерь истца превышает 1 000 000 (один миллион) рублей.

-Использование ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца №58199 и №457419, для реализации однородных товаров без согласия правообладателя, через вебсайт, в том числе в доменном имени, на отдельных страницах сайта, на фотографиях товаров, приводит к получению необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности за счет высокой деловой репутации истца и высокой различительной способности его средств индивидуализации.

Исследовав представленные в дело доказательства по правилам ст.71 АПК РФ, с учетом вышеуказанных критериев и характера допущенного ответчиком нарушения исключительного права истца на товарный знак № 457419, выразившегося в использовании доменного имени kopmash.ru, и исключительного права на товарный знак №58199 в виде предложения к продаже товаров на сайте с доменным именем kopmash.ru, а также принимая во внимание характер нарушения, долгосрочный период незаконных действий, вероятные имущественные потери от допущенных ответчиком нарушений (как материальные, так и репутационные, связанные с реализацией контрафактных товаров, качество которых не может быть подтверждено производителем, незаконным использования доменного имени), суд приходит к выводу, что размер компенсации, заявленный истцом, подлежит снижению с учетом следующего.

Ответчик, возражая против размера компенсации и полагая его чрезмерным, представлял контррасчет имущественных потерь истца от 27.11.2019 (т.6 л.д. 38), в котором утверждает, что за период с 01.01.2015 по 31.12.2018 им было приобретено и реализовано три вида техники – агрегат траншейный стоимостью 728 000 руб., экскаватор траншейный цепной стоимостью 535 000 руб. и режущая навеска ЭТЦ-1609 стоимостью 505630 руб. Данное обстоятельство подтверждается отчетом по товарам с 01.01.2015 по 31.12.2018, а также представленными договорами ( т.6 л.д. 150-164).

Вместе с тем, как указывает ответчик, истец никогда не являлся производителем экскаватора траншейного и режущей навески. Доказательств того, что ответчик приобретал либо реализовывал технику – агрегат траншейный производства АО «КМЗ», материалы дела также не содержат. Таким образом, материалами дела подтверждается только факт предложения ответчиком на сайте к продаже товара, с обозначениями, сходными с товарными знаками истца, а не сам факт их реализации.

Также при оценке размера компенсации суд учитывает, что в период с 2010 до 2015 года сторонами были заключены договоры, согласно которым ответчик являлся дилером ОАО «КМЗ» и брал на себя обязанность осуществлять сбыт его продукции на территории Российской Федерации, навесное оборудование для тракторов и запасные части к данному оборудованию, а также запасные части к горно-шахтному оборудованию ( договор № 591 от 12.01.2010, № 591 от 29.12.2012, № 59-1/14/40 от 21.01.2014). Таким образом, продукция истца вводилась в гражданским оборот ответчиком до 2015 года на законных основаниях. Доказательств обратного истцом не представлено.

Согласно Постановлению Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2019 N С01-923/2019 по делу N А27-26243/2018 при определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исследовав представленные в дело доказательства по правилам ст.71 АПК РФ, с учетом вышеуказанных критериев, суд приходит к выводу, что размер компенсации, заявленный истцом за нарушение прав на товарные знаки №58199 и №457419, не может быть признан несоразмерным допущенному нарушению исключительного права и не соответствует принципам разумности и соразмерности, а потому размер заявленной истцом компенсации суд полагает подлежащим снижению до суммы 600 000 руб, по 300 000 руб. за нарушение прав на каждый товарный знак, исходя из указанного истцом количества размещенных ответчиком изображений на сайте и продолжительности его размещения . При этом суд учитывает, что факт размещения на сайте фотографических изображений, содержащих товарный знак истца, ответчик не оспаривает, правонарушение совершено ответчиком впервые ( доказательств иного в дело не представлено), изначально правоотношения сторон строились на договорной основе, направленной на реализацию ответчиком продукции истца. По мнению суда, указанный размер компенсации является разумным и соразмерным последствиям допущенного ответчиком нарушения прав истца на принадлежащие ему товарные знаки.

Таким образом, требование о взыскании с ответчика компенсации подлежит удовлетворению в размере 600 000 руб., в удовлетворении остальной части требования о взыскании компенсации суд отказывает.

При обращении в Арбитражный суд г.Москвы истцом уплачена государственная пошлина в размере 41 000 руб. платежным поручением № 163 от 02.04.2019 ( 3 требования неимущественного характера по 6 000 руб. и 23 000 руб. за требование имущественного характера).

Принимая во внимание, что в удовлетворении двух требований неимущественного характера истцу отказано ( Арбитражным судом г.Москвы по требованию к АО «РСИЦ» и при первоначальном рассмотрении дела по требованию о защите фирменного наименования) количество удовлетворенных требований неимущественного характера и размер удовлетворенных требований имущественного характера, а также принцип пропорционального возмещения судебных издержек по правилам ст.ст.106,110,112 АПК РФ, ответчиком истцу подлежит возмещению 19 800 руб. ( 6 000 руб. и 13800 руб. по требованию о взыскании компенсации) в возмещение судебных расходов на оплату государственной пошлины.

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Акционерного общества «Копейский машиностроительный завод» удовлетворить частично.

Запретить ООО Торговый дом «Копейские Машины» незаконное использование товарного знака №457419 и товарного знака №58199 в предложениях о продаже товаров на сайте с доменным именем kopmash.ru, на реализуемых товарах.

Взыскать с ООО Торговый Дом «Копейские Машины» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки №58199 и №457419 в размере 600 000 руб., а также в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 19 800 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) в апелляционную инстанцию - Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья И.К. Катульская