Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос о возобновлении производства по делу А56-121309/2018 и апелляционную жалобу ООО "Смешарики" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.03.2020 по делу А56-121309/2018 (судья Виноградова Л.В.), принятое

по иску ООО "Смешарики"

к ООО "Карамболь"

о взыскании,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Смешарики", место нахождения: 191011, <...>, п. А, по. 1-Н, ОГРН <***> (далее - истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о взыскании с индивидуального предпринимателя ФИО4 (далее - ответчик, предприниматель) 150 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства - рисунки "Ежик", "Крош", "Нюша", "Кар-Карыч".

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.01.2019, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.04.2019, исковые требования удовлетворены частично: с предпринимателя в пользу общества взыскано 17 976 рублей компенсации, в удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 22.08.2019 принятые по делу судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В ходе рассмотрения дела Общество в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнило свои требования и просило взыскать с предпринимателя компенсацию в размере 150 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - рисунок "Ежик".

Решением суда от 23.03.2020 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.08.2020 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.03.2020 отменено. С предпринимателя в пользу общества взыскано 1797 руб. 60 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на произведение изобразительного искусства - рисунок "Ежик", а также 66 руб. расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2021 постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.08.2020 по делу № А56-121341/2018 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Определением от 19.02.2021 апелляционный суд назначил апелляционную жалобу ООО «Смешарики» к рассмотрению на 01.04.2021.

Определением от 23.04.2021 суд апелляционной инстанции приостановил производство по настоящему делу до рассмотрения по существу дела №А56-121985/2018.

Определением от 08.10.2021 суд апелляционной инстанции назначил на 25.11.2021 судебное заседание для рассмотрения вопроса о возобновлении производства по настоящему делу.

В настоящем судебном заседании стороны не возражали против возобновления производства по настоящему делу, в связи с чем, суд апелляционной инстанции на основании статей 146, 147 АПК РФ протокольным определением возобновил производство по делу.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, а представитель ответчика возражал против ее удовлетворения, пояснив при этом, что в случае удовлетворения жалобы истца, размер компенсации подлежит определению исходя из расчета, произведенного в рамках дела №А56-121985/2018.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена в апелляционном порядке.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 07.05.2018 в торговой точке, расположенной по адресу: <...>, магазин "Карат Плюс" представителем общества, на основании предоставленного предпринимателем каталога, был заказан эксклюзивный торт с изображениями, имитирующими образы персонажей "Ежик", "Крош", "Нюша", "Кар-Карыч".

Заказанный торт 13.05.2018 получен представителем общества и оплачен полностью на основании кассового чека от 07.05.2018 на сумму 8988 руб.

В подтверждение факта предложения торта к продаже и его реализации в материалы дела обществом представлены кассовый чек от 07.05.2018 на общую сумму 8 988 руб., заказ N 141997, подтверждающий факт получения торта 13.05.2018, видеосъемка заказа и покупки товара.

Ссылаясь на то, что реализацией торта ответчиком нарушены исключительные права истца на произведения (образы персонажей) из анимационного сериала "Смешарики" общество направило в адрес предпринимателя претензию от 07.06.2018 с требованием о выплате компенсации в сумме 600 000 руб.

Полагая, что действиями ответчика по предложению к продаже, изготовлению и продаже торта с использованием персонажей анимационного сериала "Смешарики" нарушены исключительные авторские права истца на произведения изобразительного искусства - рисунки персонажа "Ежик", "Крош", "Нюша", "Кар-Карыч", общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

При новом рассмотрении дела Общество в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнило свои требования и просило взыскать с предпринимателя компенсацию в размере 150 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства – рисунок «Ежик».

Суд первой инстанции при повторном рассмотрении иска отказал в удовлетворении заявленных требований, сославшись на недоказанность наличия у истца права на иск, а также того что использование ответчиком при изготовлении торта по индивидуальному заказу истца изображение персонажей сериала "Смешарики" не является их распространением применительно в пункту 1 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и не нарушает исключительные права Общества на данные изображения.

Апелляционная инстанция, выслушав мнение представителей сторон, изучтв материалы дела и оценив доводы жалобы, пришла к следующему

В силу статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения.

В силу указанного пункта статьи 1259 ГК РФ произведения изобразительного искусства - рисунки также отнесены к числу объектов авторских прав. Они обладают признаками оригинальности (уникальности, неповторимости), индивидуальными характеристиками, созданными в результате творческой деятельности конкретного автора (художника), и в отношении них существует возможность их использования как самостоятельных объектов интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 3 указанной нормы авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Как установлено судом и следует из материалов дела, между истцом (заказчик) и ФИО5 (автор) заключен авторский договор заказа от 15.05.2003 N 15/05-ФЗ/С, в соответствии с которым автор обязался разработать образы, имена, логотип, произведения фирменного стиля для проекта "Смешарики" (далее - произведения) для их использования в Brandbook и в иных проектах заказчика.

В соответствии с пунктами 1.2, 1.3. договора все работы по созданию произведений выполняются автором на основании принадлежащей заказчику творческой концепции анимационного сериала "Смешарики".

В пункте 1.4 договора предусмотрено, что все имущественные авторские права на произведения, т.е. исключительные права на их использование любым образом, включая переделку и внесение других изменений, принадлежат заказчику. Авторские права, переходящие к заказчику в соответствии с настоящим договором, являются исключительными.

В разделе 4 договора согласованы условия о передаче авторских прав заказчику. Согласно пункту 4.1. договора исключительные права на весь срок действия авторских прав переходят к заказчику с момента подписания акта приемапередачи произведений.

15.06.2003 по акту приема-передачи ФИО5 передал истцу рисунки (изображения) персонажей анимационного сериала "Смешарики" и права на них, в том числе в отношении персонажей «Ёжик», «Крош», «Нюша». В данном акте содержатся изображения (рисунки) персонажей.

Истец, заявляя иск по настоящему делу о взыскании компенсации, указал о нарушении ответчиком авторских прав в отношении произведения изобразительного искусства - рисунок "Ёжик", являющегося объектами графического Произведения, указанного в приложении N 1 и созданного на основании договора авторского заказа N 15/05-ФЗ/С от 15.05.2003.

Доводы ответчика, поддержанные судом первой инстанции о том, что обладателем исключительных прав на товарные знаки "Крош", "Нюша", "Ежик" является компания "Smeshariki GmbH" (Смешарики ГмбХ), в связи с чем, ООО "Смешарики" не является надлежащим истцом по делу, отклоняются судом апелляционной инстанции, поскольку в рассмотренном случае объектом права и защиты является не товарный знак (который по закону является самостоятельным объектом прав), а изображение (рисунок) персонажей анимационного сериала "Смешарики", права на которые истец приобрел на основании авторского договора заказа от 15.05.2003 N 15/05-ФЗ/С.

Факт наличия у истца исключительных прав на рисунки подтвержден материалами дела, а также вступившими в законную силу судебными актами по делам А28-9146/2018, А13-11517/2018, А28-9231/2018, А67-1980/2019, А05- 10211/2018, Определение Верховного суда Российской Федерации от 18.12.2019 N 301-ЭС19-23887.

Как указано выше, в ходе рассмотрения дела было установлено и не оспорено предпринимателем, что явившийся в магазин представитель истца заказал ответчику изготовить торт, выбрав вариант в предложенном им каталоге, а затем в назначенную дату получил готовое кондитерское изделие.

Следовательно, в данном случае каталог представляет собой не информационный ресурс, то есть совокупность отдельных документов, массивов документов, обычно структурированных в базы данных и используемых определенной информационной системой, а является предложением к продаже товаров по образцам, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах, представленными в фотографиях и других информационных материалах.

По смыслу статей 128, 129 ГК РФ гражданский оборот - это свободный переход, отчуждение объектов гражданских прав, а именно: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, работы, услуги и т.д. от одного к другому.

В силу статей 1259, 1273, 1286 ГК РФ введение товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации может выражаться, в том числе в предложениях к продаже либо оказанию услуг по его изготовлению.

Статьей 497 ГК РФ предусмотрено, что договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления покупателя с образцом товара, предложенным продавцом и выставленным в месте продажи товаров (продажа товара по образцам) и на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара).

Согласно статье 437 ГК РФ содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).

На основании пункта 8 Правил продажи товаров по образцам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.1997 N 918 демонстрация образцов товаров в месте продажи признается публичной офертой независимо от того, указаны ли существенные условия договора, за исключением случаев, когда продавец явно определил, что товары не предназначены для продажи. Продавец обязан заключить договор с любым лицом, выразившим намерение приобрести товар, выставленный в месте продажи.

С учетом изложенного, а также, учитывая, что ответчик осуществляет предпринимательскую деятельность, в том числе по розничной купле-продаже тортов на заказ (по каталогу, образцам), приведенный выше вывод суда первой инстанции является неправильным

Материалами дела подтверждено, что ответчик использовал изображения персонажа анимационного сериала "Смешарики", предлагая к продаже кондитерскую продукцию (торт) с изображением, сходным с изображением персонажа анимационного сериала "Смешарики". Факт совершения ответчиком правонарушения подтвержден кассовым чеком на 8 988 руб., компакт-диском с видеозаписями процесса заказа и выкупа торта.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных указанным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных статьями 1250, 1252 и 1253 ГК РФ, вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

В рассматриваемом случае истцом был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 3 статьи 1301 ГК РФ (в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель) в сумме 300 000 руб. со ссылкой на стоимость лицензии по сублицензионному договору от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С между ООО Мармелад Медиа" и ООО "Комбинат питания Алтуфьево".

Отменяя постановление суда апелляционной инстанции, и направляя настоящее дело на новое рассмотрение, Суд по интеллектуальным правам указал, что суд апелляционной инстанции при определении размера компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 3 статьи 1301 ГК РФ, не принято во внимание, что обществом "Смешарики" заявлялось о нарушении исключительных прав на произведения как путем размещения этих произведений в каталоге продукции, так и при реализации одной единицы товара.

Таким образом, суду апелляционной инстанций необходимо было в совокупности оценить доводы истца и представленные им доказательства, подтверждающие не только единичную реализацию ответчиком спорного товара, но и размещение ответчиком в каталоге предложения к продаже товара, содержащего спорные изображения, и с учетом оценки данных доводов определить подлежащую взысканию компенсацию, рассчитанную исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего изображения, проанализировав при этом как доводы истца, так и возражения ответчика.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование, может определяться, в том числе с учетом ранее заключенных лицензионных договоров на предоставление права использования объекта интеллектуальных прав (статья 1489 ГК РФ).

Учитываться могут также сублицензионный договор (статья 1238 ГК РФ), договор коммерческой концессии (статья 1027 ГК РФ), коммерческой субконцессии (статья 1029 ГК РФ), предусматривающие использование объекта интеллектуальных прав как части комплекса исключительных прав.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

В обоснование размера взыскиваемой компенсации истцом представлен лицензионный договор N 0009-01/08-ММ о передаче неисключительной лицензии от 09.01.2008, в соответствии с которым Общество (лицензиар) передало обществу с ограниченной ответственностью "Мармелад Медиа" (лицензиат) неисключительную лицензию на использование произведений и/или оригинал-макетов в форме продукции, изготовляемой и/или распространяемой лицензиатом и/или его сублицензиатами на территории Российской Федерации, а также для упаковки и/или маркировки такой продукции; сублицензионный договор о передаче неисключительной лицензии от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Мармелад Медиа" и обществом с ограниченной ответственностью "Комбинат питания Алтуфьево", с приложениями к договору, сумма данного договора в редакции дополнительного соглашения от 28.07.2017 составляет 300 000 руб.

В пункте 3.1 договора от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С указано, что сублицензиат выплачивает вознаграждение за выпускаемую продукцию с использованием произведений в размере 10% от стоимости реализованной продукции.

За период с 10.04.2015 по 31.07.2016 в счет причитающегося вознаграждения сублицензиат выплачивает минимальный размер вознаграждения (аванс) в сумме 300 000 рублей (пункт 3.2 договора от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С).

Согласно приложению № 2/1 к договору от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С размер минимального вознаграждения в сумме 300 000 руб. рассчитан, исходя из следующих значений: ставка платы - 10% от стоимости товара, количество товара - 2 000 шт. и стоимость одной единицы товара - 1 500 руб. (2 000 шт. x 1500 руб. x 10%).

Согласно дополнительному соглашению от 28.07.2017 стоимость передачи неисключительной лицензии по сублицензионному договору от 10.04.2015 за период с 10.04.2015 по 31.07.2018 составляет 300 000 руб.

В соответствии с договором с учетом дополнительного соглашения от 28.07.2017, подлежащие перечислению лицензиату за использование неисключительной лицензии за период с 10.04.2015 по 31.07.2018 (39 месяцев) средства в сумме 300 000 руб., по пункту 3.2. Договора представляют собой минимальный размер аванса, в то время, как стоимость использования права на неисключительной основе сформулирована в пункте 3.1. договора и рассчитывается, как ставка платы в размере 10% от стоимости реализованной в отчетном периоде сублицензиатом продукции, содержащей (представляющей собой) воспроизведение предметов изобразительного искусства.

Таким образом, 300 000 руб. не является ценой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование изображения способом, который использовал нарушитель.

Кроме того, цена, по которой лицензия была предоставлена самим истцом, в договоре от 09.01.2008 N 0009-01/08-ММ не указана.

ООО "Мармелад Медиа", заключая сублицензионный договор, действовало в целях извлечения прибыли, следовательно, размер платы, который был установлен самим истцом, не может превышать размер платы, установленный ООО "Мармелад Медиа".

Кроме того, по сублицензионному договору от 10.04.2015 N 10/04-15 НЛ/С предоставлено право использования нескольких произведений анимационного сериала "Смешарики" на территории города Москвы и Московской области с населением по сведениям из открытых источников в сети Интернет около 19 - 20 млн человек.

Ответчик осуществляет свою деятельность на территории города Санкт-Петербурга, численность населения которого составляет по открытым источникам в сети Интернет около 5 - 6 млн человек. При этом, требование о взыскании компенсации заявлено только в отношении персонажа «Ежик».

То есть, очевидно, что потребительский спрос на территории деятельности сублицензиата значительно выше, чем на территории деятельности ответчика, а соответственно размер платы не может быть аналогичным.

Оценив представленные доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, учитывая, что ответчик осуществил не только единичную реализацию спорного товара, но и размещал в каталоге предложения к продаже товара, содержащего спорное изображение, исходя из периода использования изображения в течение 1 месяца, апелляционный суд приходит к выводу о правомерности взыскания компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из указанной в приведенном истцом сублицензионном договоре цены, с учетом периода использования продолжительностью 1 месяц.

Рассчитанная указанным образом компенсация составляет сумму 15 384,61 руб.: 300 000 руб. / 39 месяцев * 2, где 300 000 рублей - стоимость неисключительной лицензии в соответствии с представленным истцом сублицензионным договором, 39 месяцев срок сублицензионного договора (с 10.04.2015 по 31.07.2018).

На основании изложенного заявленные требования подлежат удовлетворению в части взыскания с общества «Карамболь» компенсации в сумме 15 384,61 руб. В остальной части исковые требования удовлетворению не подлежат.

В рассматриваемом деле правообладателем заявлена компенсация предусмотренная пунктом 3 статьи 1301 ГК РФ, а именно двукратный размер стоимости права использования произведения, определяемый исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель. Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом.

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются между сторонами пропорционально удовлетворенных требований в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.03.2020 по делу N А56-121309/2018 отменить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО4 (ОГРНИП <***>) в пользу ООО "Смешарики" (ОГРН <***>) компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства – рисунок «Ежик» в сумме 15 384,61 руб., расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела в судах первой, апелляционной и кассационной инстанциях в сумме 1 179,60 руб.

В остальной части в удовлетворении требований отказать.

Возвратить ООО "Смешарики" (ОГРН <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 9 500 руб.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.О. Третьякова

Судьи

М.В. Будылева

М.Л. Згурская