Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества «ГАЗ» (пр. Ленина, д. 88, <...>, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.01.2015 (судья Виноградова Л.В.) по делу № А56-62229/2014 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2015 (судьи Барканова Я.В., Жиляева Е.В., Тимухина И.А.) по тому же делу, возбужденному по исковому заявлению
открытого акционерного общества «ГАЗ» (ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «СистемПроект» (пер. Михайловский, д. 4, лит. А, Санкт-Петербург, 198092, ОГРН <***>)

о защите исключительного права на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:

открытого акционерного общества «ГАЗ»: ФИО1 (по доверенности
от 10.09.2014 № 189);

общества с ограниченной ответственностью «СистемПроект»: ФИО2 (по доверенности от 24.10.2014, адвокатский ордер от 21.06.2015 № 1435673).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество «ГАЗ» (далее – общество «ГАЗ») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «СистемПроект» (далее – общество «СистемПроект») о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки в размере 331 800 руб.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.01.2015, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда
от 30.04.2015, в удовлетворении требований общества «ГАЗ» отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество «ГАЗ», ссылаясь на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, нарушение норм материального права, просит обжалуемые судебные акты отменить, заявленные требования удовлетворить.

В обоснование кассационной жалобы общество «ГАЗ» указало, что ответчиком не представлено доказательств принадлежности брендов «IST Models» и «IXO Models» компании «Премиум энд Коллектайблс Трэйдинг Ко. Лтд» / Premium & Collectibles Trading Co. Ltd, а также документов, подтверждающих предоставление правообладателем согласие на ввод в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукции общества «СистемПроект», маркированной товарными знаками истца, ввиду чего общество «ГАЗ» считает вывод суда первой инстанции о том, что все спорные модели приобретены ответчиком у уполномоченных правообладателем лица несоответствующим имеющимся в деле доказательствам.

Вывод судов о том, что товарные знаки истца нанесены на подставках, которые к продаже не предлагаются, по мнению общества «ГАЗ», не основан на доказательствах, при этом общество полагает, что модель и подставка, на которой она размещена является единым товаром, предлагаемым к продаже.

Также общество «ГАЗ» полагает, что оценка сходства обозначений, использованных обществом «СистемПроект» с товарными знаками истца дана судами без учета норм материального права.

Общество «СистемПроект» считает, что обжалуемые судебные акты основаны на законе и мотивированы, доводы кассационной жалобы были предметом рассмотрения в суде апелляционной инстанции и направлены на переоценку установленных судами обстоятельств.

Общество «СистемПроект» полагает, что судами правильно применены подлежащие применению нормы права, в том числе исследован вопрос о сходстве использованных обозначений с товарными знаками истца.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В судебном заседании представитель общества «ГАЗ», основываясь на доводах, изложенных в кассационной жалобе, просил обжалуемые судебные акты отменить, заявленные требований удовлетворить.

Представитель общества «СистемПроект» в удовлетворении кассационной жалобы просил отказать, основываясь на доводах, изложенных в отзыве.

В судебном заседании 21.07.2015 был объявлен перерыв в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации до 23.07.2015.

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями
284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество «ГАЗ» является обладателем исключительных прав на следующие товарные знаки:

№

Номер свид-ва

Дата приоритета

Наименование товарного знака

Регистрация ТЗ в отношении 28, 35, 16 классов МКТУ

467172

19.02.2010

«ТИГР»

28 - игры; модели транспортных средств уменьшенные

151291

14.12.1995

«ГАЗ»

28 - игрушки, игры, модели уменьшенные транспортных средств;

16 - графические репродукции, печатная продукция, фотоснимки;

35 - реклама.

151290

14.12.1995

«Бегущий олень»

28 - игрушки, игры, модели уменьшенные транспортных средств;

16 - графические репродукции, печатная продукция, фотоснимки;

35 - реклама.

398915

26.03.2007

«ЧАЙКА»

28 - игры, игрушки; модели транспортных средств, уменьшенные

411871

29.07.2009

«ПОБЕДА»

28 - игры, игрушки; модели транспортных

средств уменьшенные

350261

26.03.2007

«GAZ»

28 - игры, игрушки; модели транспортных

средств уменьшенные

182146

31.03.1998

Соболь

28 - игры, игрушки; модели транспортных

средств уменьшенные

Установив, что общество «СистемПроект» является владельцем сайта «www.modelcarsheritage.ru», который используется для продажи моделей автомобилей, в том с использованием спорных товарных знаков общество «ГАЗ» обратилось в суд с настоящим заявлением.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что в число спорных товаров входят модели автомобилей, в отношении которых спорные обозначения размещены только на подставках, при этом сами подставки к продаже не предлагаются и в комплектацию товара не входят, а также модели автомобилей, приобретенных у лиц, уполномоченных правообладателем на использование в отношении это вида товаров спорных товарных знаков, ввиду чего суд пришел к выводу об отсутствии в деятельности общества «СистемПроект» нарушения исключительного права истца.

Суд апелляционной инстанции поддержал изложенные выводы, отметив, что модели автомобилей советских и российских производителей поставлялись без подставки в блистере или индивидуальной упаковке, а также что обозначение «ГАЗ» в том виде, в каком оно размещено на подставках моделей, не является зарегистрированным товарным знаком общества «ГАЗ».

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав мнения представителей участвующих в деле лиц, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о наличии правовых оснований для их отмены в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как установлено судами, общество «СистемПроект» является администратором доменного имени «modelcarsheritage.ru», посредством которого общество размещало в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предложения о продаже масштабных моделей автомобилей.

По утверждению общества «СистемПроект» ассортимент включал модели как не маркированные товарными знаками, так и модели, введенные, в гражданский оборот на территории Российской Федерации иными лицами, имеющими право использования исключительных прав на товарные знаки, которые были размещены на моделях.

Общество «ГАЗ» на основании лицензионных договоров предоставило право использовать принадлежащие ему товарные знаки ряду отечественных и зарубежных компаний, в том числе обществу с ограниченной ответственностью «ДеАгостини», обществу с ограниченной ответственностью «Феран» и компании «Премиум энд Коллектайблс Трэйдинг Ко. Лтд», в отношении товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

В частности обществом «ГАЗ» заключен лицензионный договор с компанией «Премиум энд Коллектайблс Трэйдинг Ко. Лтд»
о предоставления права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 151290 в отношении товаров «игрушки, модели уменьшенные транспортных средств» 28-го класса МКТУ, товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 202265 в отношении товаров «игрушки» 28-го класса МКТУ, товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 151291 в отношении товаров «игрушки, модели уменьшенные транспортных средств» 28-го класса МКТУ и товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 291953 в отношении всех товаров в порядке неисключительной лицензии на территории Российской Федерации сроком на три года.

Прежде чем размещать предложения о продаже масштабных моделей, произведённых компанией «Премиум энд Коллектайблс Трэйдинг Ко. Лтд», общество «СистемПроект» запросило у последней правоустанавливающие документы. В ответ были предоставлены сведения о наличии лицензионного договора с обществом «ГАЗ», а также разъяснено, что обозначения «IST MODELS» и «IХО MODELS» являются брэндами компании, в подтверждение чего были предоставлены копии сертификата соответствия по ГОСТ РФ. Доказательств того, что спорные модели, производителями которых указаны «IST» и «IХО», является иное лицо, обществом «ГАЗ» не представлено.

Также обществом «СистемПроект» предлагались к продаже масштабные модели автомобилей «Волга ГАЗ-21», которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации обществом с ограниченной ответственностью «Гроу ап» с письменного разрешения общества «ГАЗ», что подтверждается письмом правообладателя
от 26.08.2013 № 837/019-03-пд. Названные модели были приобретены ответчиком у общества с ограниченной ответственностью «Адлер», которое, в свою очередь приобрела их у общества с ограниченной ответственностью «Гроу ап», что подтверждается накладными, приложенными к отзыву.

В соответствии со статьей 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Последующая реализация товара ответчиком после реализации его производителем, имеющим право на использование товарного знака, не может быть квалифицирована как нарушение исключительных прав на использование товарных знаков, поскольку законодательством не предусмотрено возобновление действий исключительных прав после их исчерпания в случае реализации товаров, ранее введенных в гражданский оборот правообладателем или с его согласия.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что спорные модели под торговыми марками «IST MODELS» и «IХО MODELS», а также «Волга ГАЗ-21» введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации уполномоченными правообладателем лицами и контрафактными не являются.

Несогласие общества «ГАЗ» с названными выводами направлено на переоценку представленных в материалы дело доказательств и установленных на их основе обстоятельств, что не допускается в силу полномочий суда кассационной инстанции, установленных статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем обжалуемые судебные акты приняты с нарушением норм материального права и содержат выводы, не соответствующие фактическим обстоятельствам и представленным в материалы дела доказательствам.

Так, судами установлено, что модели, изготовителями которых указаны Dip Models, Kiosques, China Promo Models, Nik Models и др., а также их упаковки не содержат товарные знаки, обладателем исключительных прав на которые является общество «ГАЗ», при этом подставки, на которых такие товарные знаки размещены к продаже не предлагаются и с моделью не продаются.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

Вместе с тем, судами не приведены доказательства, на основании которых установлено что подставки не подлежат реализации совместно со спорными моделями, а также не дана надлежащая оценка доводам общества «ГАЗ» о том, что масштабная модель автомобиля и подставка являются единым товарным объектом, предлагаемым к продаже.

Кроме того, при проверке правомерности действий ответчика по использованию товарного знака в соответствии с положениям подпункта 4 пункта 2 и пункта 3 статьи 1484 ГК РФ необходимо установить факт использования им спорного обозначения в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, в объявлениях, на вывесках или в рекламе, в отношении товаров, для которых товарные знак зарегистрирован или однородных им, а также степень сходства такого обозначения с названным товарным знаком.

В подтверждение заявленных требований обществом «ГАЗ» представлены нотариально удостоверенные протоколы осмотра сайта «www.modelcarsheritage.ru» от 18.06.2014 и от 14.08.2014, из которых усматривается, что наряду с изображением товара и ценой на него на сайте ответчика использованы буквенно-символьные обозначения для индивидуализации данного товара. Однако судами данным обстоятельствам не дана надлежащая правовая оценка.

Также суд апелляционной инстанции не обосновал со ссылкой на нормы законодательства, почему он пришел к выводу о том, что слово «ГАЗ», написанное заглавными буквами в том виде, в каком оно изображено на подставке со спорным обозначением, на которой размещена модель автомобиля, предлагаемая к продаже, не сходно до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца.

Таким образом, в нарушение пункта 3 статьи 1484 ГК РФ судами не дана надлежащая правовая оценка степени сходства обозначения, используемого обществом «СистемПроект» на принадлежащем ему сайте для индивидуализации спорных моделей автомобилей, предлагаемых к продаже, а обстоятельства их использования надлежащим образом не квалифицированы.

Ввиду изложенного судебная коллегия полагает, что обжалуемые судебные акты приняты с нарушением норм материального права, не отвечают требованиям законности, обоснованности и мотивированности, а выводы, содержащиеся в судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным в материалы дела доказательствам.

Нарушений процессуальных норм, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, Судом по интеллектуальным правам не установлено.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка необходимых доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.01.2015 по делу № А56-62229/2014 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2015 по тому же делу отменить. Дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий
судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

С.П. Рогожин