Гражданский кодекс часть 1

(лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу истца, хозяйственного партнерства "Киллфиш товарный знак",

на решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 июля 2017 года

по делу № А60-8290/2017,

принятое судьей Ериным А.А.,

по иску хозяйственного партнерства "Киллфиш товарный знак" (ОГРН<***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Биг Медиа" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

установил:

хозяйственное партнерство "Киллфиш товарный знак" (далее – партнерство "Киллфиш товарный знак", истец) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Биг Медиа" (далее – общество "Биг Медиа", ответчик) о взыскании 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "KILLFISH DISCOUNT BAR".

Решением суда от 20.07.2017 в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обжаловал его в апелляционном порядке, просит отменить, иск удовлетворить. В обоснование апелляционной жалобы указывает на то, что его разрешение на использование товарного знака ответчиком получено не было. Суд ошибочно отождествил сеть баров "KILLFISH DISCOUNT BAR" и правообладателя по спорному товарному знаку, между тем бары представляют собой обособленные юридические лица, использующие товарный знак "KILLFISH DISCOUNT BAR" на условиях ограниченного коммерческого использования по соответствующим договорам.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в соответствии со ст. 156 АПК РФ не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, партнерство "Киллфиш товарный знак" является правообладателем зарегистрированного товарного знака "KILLFISH DISCOUNT BAR" (номер 463317, свидетельство на товарный знак 2011720261, дата регистрации 01.06.2012, дата регистрации договора об отчуждении - 31.05.2013), используемого для индивидуализации товаров и услуг, в том числе 43 класса МКТУ: закусочных, кафе, кафетериев, ресторанов, ресторанов самообслуживания, услуг баров, услуг кемпингов, услуг по приготовлению блюд и доставки их на дом.

Обращаясь с настоящим иском, правообладатель указал, что в период с 01.12.2015 по 31.12.2015 обществом "Биг Медиа" указанный товарный знак был незаконно использован путем размещения на двух станциях метрополитена города Екатеринбурга 4-х рекламных конструкций с изображением товарного знака "KILLFISH DISCOUNT BAR", а также путем передачи изображения товарного знака ИП ФИО1 Ссылаясь на то, что не давало обществу "Биг Медиа" разрешение на использование товарного знака "KILLFISH DISCOUNT BAR", партнерство "Киллфиш товарный знак" потребовало взыскания компенсации.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что макеты рекламных конструкций были переданы ответчику сотрудниками самого истца с целью их размещения на станциях метрополитена, в результате чего истцу оказаны услуги по рекламе деятельности сети его ресторанов и баров.

Исследовав материалы дела, доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции считает, что решение суда подлежит отмене.

В соответствии с п.1 ст.1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст.1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Согласно п.1 ст.1229 ГК РФ, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу п.1 ст.1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п.2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п.2 ст.1484 ГК РФ).

В п.3 ст.1484 ГК РФ установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Собранными по делу доказательствами подтверждается и лицами, участвующим в деле, не оспаривается факт размещения ответчиком четырех рекламных конструкций с изображением товарного знака "KILLFISH DISCOUNT BAR" на двух станциях метрополитена города Екатеринбурга (фотоматериалы, акт от 31.12.2015 №67/12 об оказании ответчику индивидуальным предпринимателем ФИО1 услуг по размещению рекламы, приложение от 25.11.2015 №6/11 к договору от 01.07.2015 № 80/15 между названными лицами).

Ссылаясь на правомерность размещения конструкций, ответчик представил в материалы дела электронную переписку. Из переписки, по мнению ответчика, усматривается, что сторонами велись переговоры относительно размещения в интересах истца рекламы с использованием товарного знака "KILLFISH DISCOUNT BAR" с целью продвижения на рынке сети ресторанов и баров "KILLFISH DISCOUNT BAR".

Оценив электронную переписку сторон в порядке ст.71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что соответствующие электронные письма достаточным, убедительным и достоверным доказательством дачи истцом согласия на использование товарного знака ответчиком не являются.

Так, из электронных писем, по справедливому утверждению истца, усматривается, что переписка велась от его имени неустановленными лицами с сотрудниками Рекламной группы «Deltaplan» (ФИО2), соответствующий электронный почтовый ящик привязан к доменному имени, который не принадлежит ответчику. При этом достаточные основания полагать, что переписка велась от имени истца уполномоченными лицами, у ответчика отсутствовали, в материалы дела не представлено ни одного письма, в отношении которого возможно было бы утверждать, что оно исходит непосредственно от партнерства "Киллфиш товарный знак" в лице уполномоченного лица.

Более того, в отсутствие заключенного между истцом и ответчиком договора на оказание рекламных услуг не представляется возможным установить факт согласия сторон на обмен юридически значимыми сообщениями посредством каналов электронной почты.

При таких обстоятельствах следует признать, что электронная переписка сторон не соответствует критериям относимости и допустимости доказательств (ст.67, 68 АПК РФ), у суда первой инстанции не имелось оснований полагать, что указанная переписка подтверждает согласие истца на использование его товарного знака ответчиком.

Отсутствие претензий со стороны баров относительно незаконного использования товарного знака в данном случае правового значения не имеет, с учетом того, что правообладателем спорного товарного знака является истец. Кроме того, как пояснил истец,бары представляют собой обособленные юридические лица, использующие товарный знак "KILLFISH DISCOUNT BAR" на условиях ограниченного коммерческого использования по соответствующим договорам с партнерством "Киллфиш товарный знак".

Ссылка ответчика на ст.1487 ГК РФ, устанавливающую правило об исчерпанииисключительного права на товарный знак, в данном случае не может быть принята судом, поскольку доказательства правомерного введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации размещенных ответчиком плакатов с использованием спорного товарного знака не представлены.

Таким образом, в отсутствие надлежащим образом выраженного согласия истца на использование его товарного знака ответчиком, при доказанности факта незаконного размещения обществом "Биг Медиа" рекламных конструкций с изображение товарного знака "KILLFISH DISCOUNT BAR" в городском метрополитене суд апелляционной инстанции приходит к выводу о допущенном ответчиком нарушении исключительного права истца.

В п. 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрена ответственность за незаконное использование товарного знака.

Согласно ч.4 указанной статьи, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В п.43.2 и п.43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, подп. 1 п. 4 ст. 1515 или подп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Судом апелляционной инстанции учтено, что ответчик, размещая рекламные конструкции с использованием товарного знака истца, фактически содействовал продвижению на рынке услуг, предоставляемых сетью ресторанов и баров "KILLFISH DISCOUNT BAR". При этом собственную материальную выгоду, либо какие-либо иные конкурентные преимущества ответчик не извлек (иного не доказано), в связи с чем, суд находит разумной и справедливой компенсацию в минимальном размере, установленном законом – по 10 000 руб. за каждый случай нарушения исключительного права истца, всего – 40 000 руб.

При указанных обстоятельствах обжалуемое решение подлежит отмене в связи с несоответствием изложенных в нем выводов обстоятельствам дела (п.3 ч.1 ст.270 АПК РФ). Исковые требования подлежат удовлетворению частично.

В связи с отменой решения суда первой инстанции, судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску и по апелляционной жалобе подлежат перераспределению в порядке ст.110 АПК РФ.

С учетом положений ст. 333.21 НК РФ и разъяснений, изложенных в п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.06.2014 № 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах" государственная пошлина за подачу иска на сумму 200 000 руб. составляет 7 000 руб., уплачена истцом при подаче иска платежным поручением от 19.01.2017 №3.

В связи с частичным удовлетворением иска на сумму 40 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 5 600 руб. относятся на самого истца, расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 400 руб. подлежат возмещению истцу за счет ответчика пропорционально размеру удовлетворенных требований (40000 х 7000 : 200000 = 1400).

В соответствии с подп.12 п.1 ст.333.21 НК РФ по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, при подаче апелляционной жалобы на решения арбитражного суда государственная пошлина уплачивается в размере 50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера.

Таким образом, государственная пошлина за подачу апелляционной жалобы по настоящему делу составляет 3000 руб., уплачена истцом платежным поручением от 12.09.2017 №81.

Учитывая, что доводы апелляционной жалобы истца признаны обоснованными, расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 3 000 руб. подлежат возмещению истцу за счет ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 110, 258, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л :

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 июля 2017 года по делу №А60-8290/2017 отменить.

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "Биг Медиа" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Хозяйственного партнерства "Киллфиш товарный знак" (ОГРН <***>, ИНН <***>) 40000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, 1400 руб. расходов по уплате государственной пошлине по иску, 3000 руб. расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

М.Н. Кощеева

Судьи

Л.В. Дружинина

О.В. Суслова