Гражданский кодекс часть 1

в отсутствие лиц, участвующих в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика -индивидуального предпринимателя ФИО1,

на решение Арбитражного суда Свердловской области от 14 марта 2022 года

по делу № А60-50706/2021

по иску общества с ограниченной ответственностью «ЗИНГЕР СПБ» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Зингер СПб» (истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ответчик, Предприниматель) о взыскании 120000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 266060, расходов по оплате государственной пошлины в размере 2000 руб., расходов на фиксацию правонарушения в размере 5000 руб., расходов на получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб., почтовых расходов в размере 115 руб., а также расходов на приобретение спорного товара.

Решением от 14.03.2022 Арбитражный суд Свердловской области иск удовлетворил частично, взыскал с ответчика в пользу истца 24000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак № 266060, а также 2000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины, 400 руб. в возмещение расходов на приобретение спорного товара, 5000 руб. расходы на фиксацию правонарушения, 200 руб. расходы на получение выписки из ЕГРИП, почтовые расходы в размере 115 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение изменить, снизить размер компенсации до 10000 руб., отказать в удовлетворении требований на фиксацию правонарушения в размере - 5000 руб. Апеллянт указал, что не учтены его доводы с учетом финансового положения индивидуальных предпринимателей. Ответчик просил суд учесть чрезмерно завышенный размер компенсации, отсутствие обоснования в иске размера компенсации, просил о необходимости снижения размера компенсации до 10000 руб., учесть однократность возможного нарушения, незначительный объем и?стоимость товара. Как полагает заявитель жалобы, истец, заявляя требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав правообладателя, должен подтвердить факт принадлежности ему исключительных прав и факт использования данных прав ответчиком. Так же ответчик оспаривает взыскание с него расходов на фиксацию правонарушения - 5000 руб., указывая, что истец не предоставил доказательств понесенных расходов, пояснений, в чем они заключались. Кроме того судом не приняты во внимание смягчающие вину обстоятельства о том, что ранее ответчик грубых нарушений не совершал, относится к малому бизнесу и данная сумма для бизнеса будет губительной, поэтому просит снизить сумму компенсации до 10 000 руб.

Истец представил письменный отзыв, в котором доводы жалобы ответчика отклонил, просит решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения, отклоняя изложенные в ней доводы.

Стороны, извещенные надлежащим образом о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в соответствии со ст. 156 АПК РФ не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, ООО «ЗИНГЕР СПб» является обладателем исключительных прав на товарный знак № 266060 (в виде словесного обозначения «ZINGER»), что подтверждается свидетельством на товарный знак №266060, зарегистрированным в Государственном Реестре товарных знаков, знаков обслуживания РФ 26.03.2004, срок действия исключительного права продлен до 03.07.2030.

28.05.2021 в торговой точке по адресу: Свердловская область, пгт. Пышма, ул. Кирова, 14, установлен и задокументирован факт предложения к продаже и реализации от имени ИП ФИО1 товара, обладающего техническими признаками контрафактности - маникюрный инструмент (ножницы для ногтей).

Факт реализации указанного товара от имени ИП ФИО1 подтверждается кассовым чеком от 28.05.2021, спорным товаром, а также видеосъемкой. Ссылаясь на то, что ответчик нарушил исключительное право истца на товарный знак № 266060, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации в размере 120000 руб. (с учетом уточнения исковых требований).

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции руководствовался нормами статей 1229, 1252, 1255, 1259, 1301, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и исходил из того, что факт незаконного использования прав на товарный знак подтвержден материалами дела, вместе с тем, снизил компенсацию до 24000 рублей, путемделения размера лицензионного вознаграждения 60000 руб. на количество классов МКТУ 5 = 12000 руб., учитывая, что настоящий иск предъявлен только по 08 классу МКТУ и умножив на 2 (двукратный размер стоимости права использования).

Оценив в порядке, предусмотренном статьи 71 АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, оценив доводы заявителя апелляционной жалобы, отзыва на нее, суд апелляционной инстанции считает, что оснований для изменения (отмены) обжалуемого судебного акта не имеется, в связи со следующим. На основании статьи 1225 ГК РФ товарный знак является результатом интеллектуальной деятельности и приравненным к нему средством индивидуализации, которым предоставлена правовая охрана.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Как следует из положений статьи 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно статье 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При этом использование товарного знака не ограничивается действиями по воспроизведению или размещению товарного знака на товарах. Исходя из статей 1229, 1484 и 1487 ГК РФ, хранение для целей продажи, предложение к продаже и продажа товаров, маркированных товарным знаком, являются самостоятельными способами использования товарного знака.

В соответствии со статьей 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения, при этом, правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Вопреки доводам ответчика, факт предложения к продаже спорного товара, а также факт заключения договора розничной купли-продажи с ответчиком подтверждается кассовым чеком от 28.05.2021, содержащим информацию о продавце: предприниматель ФИО1 (ИНН <***>), видеозаписью процесса приобретения товара, приобретенным товаром. Сам факт продажи спорного товара предприниматель в суде первой инстанции не отрицал.

Из пункта 55 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) следует, что при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности, сети Интернет.

Факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, а также заслушивания свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании иных доказательств, например аудио- или видеозаписи.

Для признания аудио- или видеозаписи допустимым доказательством согласия на проведение аудиозаписи или видеосъемки того лица, в отношении которого они производятся, не требуется. Надпись Zinger на упаковке маникюрного инструмента (ножницы для ногтей) сходна до степени смешения с товарным знаком № 266060 (в виде словесного обозначения «Zinger»), правообладателем которого является общество «Зингер СПб».

Согласно пункту 161 Постановления № 10 установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. Установление сходства осуществлено судом по результатам сравнения товарного знака, право на которое зарегистрированного за истцом, и слова Zinger, нанесенного на упаковку реализованного ответчиком товара. Разрешение на такое использование товарных знаков правообладателя путем заключения соответствующих договоров ответчик не получал, следовательно, их использование ответчиком в своей коммерческой деятельности, в частности, при продаже товаров, в предложениях о продаже товаров, осуществлено незаконно - с нарушением исключительных прав правообладателя.

Указанное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что товар, реализованный ответчиком, был введен в гражданский оборот без разрешения правообладателя товарных знаков, и соответственно обладает признаками контрафактности. При таких обстоятельствах, вопреки доводам ответчика, предложение к продаже и реализации ответчиком контрафактного товара, маркированного товарным знаком № 266060, нарушает исключительное право истца на указанный товарный знак. Реализованный ответчиком товар: ножницы для ногтей «Zinger» - является маникюрным инструментом неизвестного происхождения и состава, не имеющими подтверждения безопасности продукции и оказывающими влияние на здоровье покупателей, что, в том числе, негативно влияет на репутацию правообладателя товарных знаков.

Ответчик, являясь профессиональным участником гражданских правоотношений, обязан был удостовериться, что реализуя товар под определенным наименованием, не нарушает исключительных прав третьих лиц.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 62 Постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252). Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно пункту 2.1 лицензионного договора от 26.02.2019, заключенного между обществом «Зингер СПб» и обществом «Глобал», ежеквартальное вознаграждение за предоставление права использования товарного знака № 266060 составляет 60 000 руб. (фиксированное вознаграждение).

Исходя из стоимости правомерного использования товарного знака, истец просит взыскать компенсацию за незаконное использование товарного знака № 266060 в размере 120000 руб. - в двукратном размер стоимости права использования (60 000 руб. х 2).

Конституционный Суд Российской Федерации постановлением от 24.07.2020 № 40-П признал подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 и 55 (часть 3), в той мере, в какой он в системной связи с общими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав, в том числе с пунктом 3 его статьи 1252, не позволяет суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности исключительного права на один товарный знак, снизить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела размер компенсации, если такой размер многократно превышает величину причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Если правообладатель выбирает компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, возможность снижения ниже этого размера отсутствует (размер компенсации заявлен в сумме 120 000 руб.). Суд может лишь, опираясь на фактические обстоятельства дела, установить иную цену товара или права использования, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Соответственно, дискреция суда в случае выбора истцом подобного способа расчета компенсации ограничена по сравнению с делами, в которых правообладатель при подаче иска выбрал компенсацию, определяемую на основе подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса, и в которых возможно снижение судом компенсации по сравнению с заявленными требованиями до 10 000 руб. за одно нарушение.

Развивая выраженные в постановлении от 13.12.2016 № 28-П позиции о правовой природе компенсации за нарушение исключительного права и о необходимости находить баланс интересов участников соответствующих правоотношений, Конституционный Суд РФ в постановлении от 13.02.2018 № 8-П отметил следующее: если при рассмотрении конкретного дела будет выявлено, что применимые нормы ставят одну сторону (правообладателя) в более выгодное положение, а в отношении другой предусматривают возможность неблагоприятных последствий, то суд обязан руководствоваться критериями обеспечения равновесия конкурирующих интересов сторон и соразмерности назначаемой меры ответственности.

В настоящее же время гарантии уменьшения чрезмерной компенсации, предоставленные индивидуальным предпринимателям (в том числе находящимся в трудной жизненной ситуации), существенно разнятся. Так, если нарушено право на один результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, уменьшение компенсации относительно закрепленного в законе минимального размера невозможно. В результате баланс интересов правообладателей и нарушителей оказался чрезмерно смещен в пользу первых, что не отвечает правовым позициям Конституционного Суда РФ, выраженным в постановлениях от 13.12.2016 № 28-П и от 13.02.2018 № 8-П, и может быть квалифицировано как нарушение принципа юридического равенства, провозглашенного в статье 19 Конституции Российской Федерации.

Сформулированные в постановлении от 13.12.2016 № 28-П правовые позиции имеют общий (универсальный) характер в том смысле, что должны учитываться не только при применении тех же самых норм ГК РФ, которые стали непосредственным предметом проверки Конституционного Суда РФ, и лишь в контексте идентичных обстоятельств дела, но и в аналогичных ситуациях. Соответственно, и в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Поскольку компенсация, по смыслу взаимосвязанных положений статей 1250, 1252 и 1515 ГК РФ, имеет штрафной характер, принципиальное значение приобретает норма абзаца второго пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса о критериях, которыми должны руководствоваться суды при определении размера компенсации: он определяется в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Термин «характер нарушения» обычно понимается как относящийся к тяжести содеянного, причем, как правило, принимаются во внимание обстоятельства, характеризующие последствия нарушения, поведение причинителя вреда и наличие его вины. Вместе с тем, если иное не установлено данным Кодексом, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 его статьи 1252 меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное при осуществлении нарушителем предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если тот не докажет, что нарушение произошло вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (абз.3 п. 3 ст. 1250).

Подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса в системной связи с абзацем вторым пункта 3 его статьи 1252 допускает различные правовые оценки в зависимости от того, кто является правообладателем и нарушителем, а равно от способа нарушения. Например, возможна ситуация, когда субъект права, занимающийся предпринимательской деятельностью и являющийся конкурентом правообладателя товарного знака, маркирующего им свои товары, маркирует, не заключив лицензионный договор, товары тем же товарным знаком или обозначением, сходным с ним до степени смешения (пункт 2 статьи 1515 данного Кодекса), намереваясь незаконно эксплуатировать экономический успех правообладателя.

Иную оценку может получить ситуация, когда право на товарный знак нарушено индивидуальным предпринимателем, занимающимся розничной торговлей и продающим товары, маркированные товарными знаками правообладателя, который, в свою очередь, не производит товары, а заключает лицензионные договоры с производителями. Здесь появляются риски заключения лицензионных договоров лишь для обоснования большого размера взыскиваемой компенсации, без намерения их реально исполнять. Такое злоупотребление должно быть исключено при установлении и исследовании фактических обстоятельств дела судом, имеющим возможность оценить доказательства исполнения договора.

В законодательстве отсутствуют критерии сравнимости обстоятельств нарушения с условиями использования товарного знака, для которых определена стоимость, положенная в основу компенсации, исчисленной в двукратном размере. Между тем в случае, когда индивидуальный предприниматель, не занимаясь - в отличие от лицензиатов - изготовлением товаров, нарушает право на товарный знак иным способом, например, продает малоценный товар хозяйственного назначения и тем самым причиняет правообладателю незначительный ущерб. Оценка сопоставимости условий использования с обстоятельствами нарушения должна осуществляться судом, рассматривающим конкретное дело, а правовое регулирование не должно препятствовать нахождению баланса интересов правообладателя и индивидуальных предпринимателей - ответчиков, при том, что поиск такого баланса затруднен при формальном подходе к сопоставимости.

Юридическая конструкция, примененная в статье 1515 ГК РФ, наделяет правообладателя выбором: защищать свои права путем возмещения убытков или же вместо них потребовать компенсации, осуществив ее расчет одним из предусмотренных законом способов. На практике истцы-правообладатели склоняются к наиболее жесткому для нарушителя варианту из допустимых способов расчета компенсации, в частности к ее исчислению в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, что превращает их в экономически более сильное лицо в споре.

Отсутствие у суда правомочия снизить размер компенсации может повлечь в этом случае - вразрез с правовыми позициями Конституционного Суда РФ о необходимости учета фактических обстоятельств дела и вопреки требованиям справедливости и разумности - явную несоразмерность налагаемой на ответчика имущественной санкции ущербу, причиненному истцу, и тем самым нарушение баланса их прав и законных интересов, которые, как указал Конституционный Суд РФ в постановлении от 13.12.2016 № 28-П, защищаются статьями 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации и соблюдение которых гарантируется основанными на этих статьях принципами гражданско-правовой ответственности в сфере предпринимательской деятельности.

Принимая во внимание правовые позиции, сформулированные в постановлениях от 13.12.2016 № 28-П и от 13.02.2018 № 8-П, рекомендации которого по внесению в законодательство соответствующих изменений еще не реализованы, исходя из общих принципов гражданско-правовой ответственности и учитывая, что правообладатель товарного знака освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков, а санкция в виде выплаты компенсации, рассчитанной на основе подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, подлежит применению независимо от вины лица, нарушившего исключительное право на товарный знак при осуществлении им предпринимательской деятельности, при применении мер ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак, тем не менее - с учетом штрафного характера компенсации и преследуемых при ее применении публичных целей - нельзя не учитывать предпринятые таким лицом необходимые меры и проявление им разумной осмотрительности, чтобы избежать неправомерного использования объекта интеллектуальной собственности, права на который принадлежат другому лицу. Поскольку отсутствие у суда правомочия - при наличии побуждающих к тому обстоятельств - снизить размер компенсации, исчисленной указанным образом, в условиях правовой неопределенности может привести, вопреки конституционным требованиям справедливости и равенства, к явной несоразмерности налагаемой на ответчика имущественной санкции ущербу, причиненному правообладателю, и тем самым к нарушению баланса их прав и законных интересов, которые защищены статьями 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, следует признать, что подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ не соответствует Конституции Российской Федерации. Это однако не означает отсутствия у законодателя права прибегнуть при установлении размера компенсации к такой юридической конструкции, как двукратный коэффициент относительно стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, при условии применения судами отвечающих смыслу гражданского законодательства и правовым позициям, выраженным в постановлении от 13.02.2018 № 8-П, критериев сопоставимости обстоятельств нарушения с условиями такого правомерного использования. Впредь до внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из названного постановления, суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака). Кроме того, снижением размера компенсации за нарушение исключительного права с учетом названного постановления не могут подменяться как установление судом обстоятельств рассматриваемого им дела, так и исследование им доказательств, относящихся к допущенному нарушению и условиям правомерного использования товарного знака, на стоимость которого сослался истец.

Исходя из изложенного, суд первой инстанции, оценив все имеющиеся в деле доказательства в совокупности, пришел к обоснованному и мотивированному выводу о том, что при определении размера стоимости права использования товарного знака применительно к обстоятельствам настоящего дела верным является деление размера лицензионного вознаграждения 60 000 руб. на количество классов МКТУ 5, учитывая, что настоящий иск предъявлен только по 08 классу МКТУ. Исходя из размера стоимости права использования товарного знака применительно к обстоятельствам настоящего дела, а также исходя из заявленных требований, требования истца о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака № 266060 правомерно удовлетворено частично в размере 24 000 руб. (12 000 руб. * 2 (двукратный размер стоимости права использования). Оснований для признания данного вывода суда первой инстанции неверным у апелляционного суда не имеется.

В апелляционной жалобе ответчик настаивает на снижении размера компенсации до 10 000 руб. Апелляционный суд полагает, что данный довод подлежит отклонению на основании вышеизложенного.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 ГК РФ предпринимательская деятельность - самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

При этом ответственность лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, наступает при отсутствии вины (ст. 401 ГК РФ).

Кроме того п.3.2. Постановления Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П предусматривает то, что меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное при осуществлении предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если только он не докажет, что нарушение произошло вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (пункт 3 статьи 1250 ГК РФ). К лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, права на которые им не принадлежат, предъявляются повышенные требования, невыполнение которых рассматривается как виновное поведение.

Обладатель нарушенного права в целях реализации предписаний статьи 44 (часть 1) Конституции Российской Федерации освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков, а санкция в виде выплаты компенсации подлежит применению независимо от вины нарушителя (пункт 3 статьи 1250 и пункт 3 статьи 1252 ГК РФ). Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 10 Закона РФ «О Защите прав потребителей» на товаре в обязательном порядке должна содержаться информация об адресе (месте нахождения), фирменном наименовании (наименовании) изготовителя (исполнителя, продавца), уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортере.

Законодательством предполагается отсутствие у потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках товара, имея в виду, что в силу Закона о защите прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность компетентного выбора. Более того, апелляционный суд полагает, что нарушение прав истца со стороны ответчика носят грубый характер, поскольку сведения о наличии зарегистрированных товарных знаков в РФ являются открытыми, помимо реестра Роспатента ответчик имел возможность получить информацию из реестров посредством сети «Интернет» или направления запроса в регистрирующий орган, однако не реализовал своего права и допустил ввод в оборот, реализацию товара с использованием товарного знака истца. Следовательно, ответчик был осведомлен о противоправной природе реализуемого им товара, поскольку обязанность проверки товара лежит на производителе или продавце.

Ответчиком не предоставлено доказательств того, что им принимались меры по проверке сведений, чтобы убедиться в том, что товар не является контрафактным. Ответчик, приобретая товар, имел возможность и должен был выяснить обстоятельства правомерности использования изображений на приобретаемом им товаре, получить информацию о наличии разрешения на такое использование путем запроса у поставщика лицензионного договора. Доказательств того, что ответчик приобрел у поставщиков лицензионную продукцию во исполнение закона, предусматривающего запрет на реализацию контрафактной продукции, ответчик в материалы дела не представил.

Таким образом, нельзя сказать, что ответчик, как лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, действовал с должной степенью заботливости и осмотрительности, предпринял все зависящие от него меры для установления законности реализации спорной продукции.

Доказательств тяжелого материального положения ответчиком не представлено. Ссылка предпринимателя на отсутствие по делу товароведческого исследования, которое, по его мнению, должен был сделать суд, не принимается апелляционным судо во внимание.

В соответствии с ч. 1 ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Как отмечено в Постановлении Президиума ВАС РФ от 09.03.2011 № 13765/10, суд назначает экспертизу лишь для разъяснения возникающих у него при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний.

При отсутствии таких вопросов спор между сторонами может быть рассмотрен без дополнительной оценки фактов, для установления которых заявитель настаивал на проведении экспертизы.

Данная норма не носит императивного характера, а предусматривает рассмотрение ходатайства и принятие судом решения о его удовлетворении либо отклонении. При этом удовлетворение ходатайства о проведении экспертизы является правом, а не обязанностью суда.

Правовое значение заключения экспертизы определено законом в качестве доказательства, которое не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и в силу ст. 71 АПК РФ подлежит оценке судом наравне с другими представленными доказательствами. Между тем, как видно из материалов дела, ответчиком в суде первой инстанции ходатайство о проведении экспертизы заявлено не было.

Ответчик также не согласен с взысканием с него расходов на фиксацию правонарушения в размере 5000 руб.

Согласно ст. 106 АПК РФ к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Из содержания данной нормы следует, что перечень судебных издержек не является исчерпывающим, а потому, исходя из ее (нормы) взаимосвязи с положениями статей 64, 65 АПК РФ, за счет проигравшей стороны могут подлежать возмещению и расходы, связанные с получением в установленном порядке сведений о фактах, представляемых в арбитражный суд лицами, участвующими в деле, для подтверждения обстоятельств, на которые они ссылаются в обоснование своих требований и возражений (данная правовая позиция выражена в определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 25.09.2014 № 2186-О, от 4.10.2012 № 1851-О). При этом Конституционным судом РФ сформулированы критерии оценки таких расходов - связь их с рассмотрением дела, необходимость, оправданность и разумность.

Следовательно, действующим законодательством не исключается отнесение на проигравшую спор сторону расходов на получение доказательств по делу, однако они должны быть объективно необходимыми, оправданными и разумными. В частности, это имеет место в том случае, если представление соответствующих доказательств истцом является обязательным, а их непредставление исключает возможность обращения с соответствующим иском или его удовлетворения.

Предметом иска по настоящему делу является взыскание компенсации за незаконное использование объектов авторских прав и товарного знака.

Таким образом, в предмет доказывания по настоящему делу входит установление факта реализации ответчиком товара с использованием данных объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат истцу, а также факт контрафактности реализуемого ответчиком товара. В силу чего несение истцом расходов, направленных на приобретение спорного товара, связано с предметом спора по настоящему делу.

На основании представленных в материалы дела доказательств судом могут быть установлены обстоятельства, имеющие юридическое значение для разрешения настоящего дела.

Расходы на фиксацию правонарушения в размере 5000 руб. подтверждаются Договором поручения №05-10/2020 от 05.10.2020; Актом №4 о выполнении работ от 04.06.2021; платежным поручением об оплате вознаграждения Исполнителю по Акту № 4 о выполнении работ от 04.06.2021 к Договору поручения №05-10/2020 от 05.10.2020.

Как пояснил истец, привлечение Исполнителя (ООО «ЛИГАТОРГ НН») обусловлено необходимостью фиксации фактов, свидетельствующих о нарушении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. принадлежащие Истцу, которым суд впоследствии должен дать юридическую оценку в совокупности с другими доказательствами и сделать вывод о наличии факта незаконного использования объектов интеллектуальной собственности истца, а без установления факта реализации спорного товара сделать это не представляется возможным. Истец представил в материалы дела документы по оплате представителем истца суммы понесенных расходов. При таких обстоятельствах, судом правомерно взыскано с ответчика в пользу истца 5000 руб. расходов на фиксацию правонарушения.

Учитывая документальное подтверждение понесенных истцом судебных расходов, руководствуясь статьями 101, 106, 110 АПК РФ, пунктом 10 постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» суд первой инстанции также взыскал с ответчика 400 руб. расходов по приобретению товара, 115 руб. почтовых расходов, 200 руб. расходов на получение выписки из ЕГРИП, 2000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Таким образом, доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, подлежат отклонению, поскольку не влияют на законность обжалуемого судебного акта, не опровергают выводов суда, выражают несогласие с ними и направлены на переоценку надлежаще установленных судом фактических обстоятельств дела. При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, доводы которой проверены в полном объеме и не могут быть учтены, как влияющие на законность и обоснованность принятого по делу судебного акта.

Судом апелляционной инстанции не установлены нарушения норм материального или процессуального права, которые в силу статьи 270 АПК РФ могли бы повлечь изменение или отмену решения суда первой инстанции.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 258, 268, 269, 271 АПК РФ, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 14 марта 2022 года по делу № А60-50706/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

В.Ю. Назарова

Судьи

М.В. Бородулина

Н.А. Гребенкина