Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ершовой Е.К., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Уральский завод электромонтажных изделий» на решение Арбитражного суда Челябинской области от 04 декабря 2014 года по делу №А76-19967/2014 (судья Шумакова С.М.).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью «Коробов.Ру» - ФИО1 (паспорт, доверенность от 09.06.2014).

Общество с ограниченной ответственностью «Коробов.Ру» (далее - истец, ООО «Коробов.Ру», общество) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Уральский завод электромонтажных изделий» (далее - ответчик, завод, ООО «Уральский завод электромонтажных изделий») о запрете:

- использовать обозначение «УЗЭМИ», сходное до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания «УЗЭМИ» по свидетельству Российской Федерации №357644) в составе своего сокращенного фирменного наименования для осуществления деятельности по организации производства и продажи конструкции стальных, в том числе коробов, толков кабельных, кронштейнов, стоек, опор стальных, приспособлений зажимных для кабелей, сков из обычных металлов, уголков, фурнитуры, отводов, разделителей, соединителей, полос, швеллеров, профилей (С-образных, зетовых), подвесок, иных товаров, однородных товарам, указанным в свидетельстве на товарный знак (знак обслуживания) «УЗЭМИ» №357644, а также по предложению к продаже и реализации кабельных конструкций других производителей;

- использовать обозначение «УЗЭМИ», сходное до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) «УЗЭМИ» по свидетельству Российской Федерации №357644, в оформлении дизайна веб-страницы сайта www.uzemi74.ru, а равно любого другого сайта в сети Интернет;

- использовать обозначение «uzemi», сходное до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) «УЗЭМИ» по свидетельству Российской Федерации №357644, в доменном имени uzemi74.ru, а равно в любом другом доменом имени в сети Интернет;

- запретить использовать обозначение «uzemi», сходное до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) «УЗЭМИ» по свидетельству Российской Федерации №357644, в адресе электронной почты uzemi@bk.ru, а равно в любом другом адресе электронной почты в сети Интернет, а также о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака (знака обслуживания) в размере 400 000 руб.

Решением суда от 04 декабря 2014 года (резолютивная часть объявлена 28 ноября 2014 года) исковые требования удовлетворены частично, ответчику запрещено:

- использовать обозначение «УЗЭМИ» в составе сокращенного фирменного наименования;

- в оформлении дизайна веб-страницы сайта www.uzemi74.ru, а равно любого другого сайта в сети Интернет;

- использовать обозначение «uzemi» в доменном имени uzemi74.ru, а равно в любом другом доменном имени в сети Интернет, в адресе электронной почты uzemi@bk.ru, а равно в любом другом адресе электронной почты в сети Интернет. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 400 000 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с вынесенным решением суда, ответчик обратился в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить обжалуемый судебный акт с принятием по делу нового судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований.

Ответчик не согласен с выводами суда о том, что завод допустил нарушения прав истца на товарный знак. В отличие от сокращенного фирменного наименования истца у завода отсутствует в сокращенном наименовании изобразительный элемент в виде прямоугольника синего цвета со стилизованным изображением контура электрического изолятора, в связи с чем, потребители и (или) контрагенты истца не могут быть введены в заблуждение.

В жалобе ответчик указал, что использование им доменного имени uzemi74.ru, адреса электронной почты uzemi@bk.ru, обозначения УЗЭМИ в оформлении веб-страницы сайта www.uzemi74.ru не образуют нарушения прав истца на товарный знак, так как отсутствует комбинация в виде словесного элемента «УЗЭМИ», выполненного заглавными буквами черного цвета кириллического алфавита и размещенного над ним изобразительного элемента; доменное имя и адрес электронной почты выполнены прописными буквами латинского алфавита, а не заглавными буквами кириллического алфавита; в доменном имени использованы цифры 74, обозначающие номер региона Российской Федерации, а именно Челябинская область, в то время как истец находится в Свердловской области.

Истец представил отзыв на жалобу, по мотивам которого отклонил ее доводы.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте слушания дела на интернет-сайте суда, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечил. С учетом мнения представителя истца, в соответствии со ст. 123, 156, 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчика.

Представитель истца в судебном заседании возразил против доводов и требования апелляционной жалобы по мотивам представленного отзыва, просил оставить решение суда без изменения, считая его законным и обоснованным.

В составе суда по основаниям и в порядке ст. 18 АПК РФ произведена замена отсутствующих по уважительной причине судей Толкунова В.М., Плаксиной Н.Г., судьями Тимохиным О.Б., Малышевым М.Б., после чего рассмотрение дела произведено с самого начала.

Судьей Малышевым М.Б. был заявлен самоотвод, в порядке ст. 18 АПК РФ произведена его замена на судью Баканова В.В.

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв с 10.03.2015 по 13.03.2015.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака «УЗЭМИ» на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак - свидетельства №357644 (т. 1, л.д. 106-110), срок действия которого истекает 16.05.2017, данный товарный знак является комбинированным, содержащим словесные и изобразительные компоненты.

Истцу стало известно, что на рынке услуг появился конкурирующий хозяйствующий субъект - ООО ««Уральский завод электромонтажных изделий» (ОГРН <***>, сокращенное фирменное наименование - ООО «УЗЭМИ»), предлагающий аналогичные товары и услуги с использованием обозначений, вызывающих смешение с производственной и торговой деятельностью ООО «Коробов.Ру», осуществляемой под товарным знаком (знаком обслуживания) ООО «УЗЭМИ».

Ответчиком допущено использование наименования из зарегистрированного товарного знака ответчика «УЗЭИМ», что выразилось в следующем:

1) использование в составе сокращенного фирменного наименования ответчика - ООО «УЗЭМИ»;

2) использованное в оформлении дизайна веб-страницы сайта www.uzemi74.ru;

3) использованное в доменном имени uzemi74.ru;

4) использование в адресе электронной почты uzemi@bk.ru.

Считая, что ответчик неправомерно использует товарный знак (знак обслуживания) ООО «Коробов.Ру» - «УЗЭИМ», общество обратилось в суд с настоящим исковым заявлением.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования в части, исходил из доказанности использования ответчиком сходного до степени смешения зарегистрированному товарному знаку истца словесного обозначения «УЗЭМИ» в идентичной деятельности. При этом, отказывая в остальной части заявленных требований, суд указал, что запрет использовать товарный знак истца именно в конкретной области, как способ защиты не предусмотрен законом, данные требования направлены на ограничение предпринимательской деятельности ответчика в соответствии с его уставными документами и зарегистрированными видами деятельности, что является недопустимым.

Оценив в порядке ст. 71 АПК РФ все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд апелляционной инстанции при рассмотрении дела исходит из следующего.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В п. 4 ст. 54 ГК РФ закреплено, что юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование, которое определяется в его учредительных документах и включается в Единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации.

Согласно ч. 1 ст. 1474 ГК РФ, юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в Единый государственный реестр юридических лиц.

Фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке и знаке обслуживания. Фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания (ч. 2 ст. 1476 ГК РФ).

Статья 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883г. содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой в параграфе 2 понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. В силу названной международной нормы подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было образом вызывать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной и торговой деятельности конкурента.

Юридическое лицо, нарушившее правила п. 3 ст. 1474 названного Кодекса, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки (постановление Президиума ВАС РФ от 22.06.2010 №4819/10).

В соответствии с п. 1 ст. 1474 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ) юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет».

Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно п. 2 ст. 1474 ГК РФ распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается.

Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица (п. 3 ст. 1474 ГК РФ).

В силу п. 4 ст. 1474 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ) юридическое лицо, нарушившее правила п. 3 настоящей статьи, по требованию правообладателя обязано по своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также обязано возместить правообладателю причиненные убытки.

В силу п. 1 ст. 1477 ГК РФ под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В соответствии со ст. 1481 ГК РФ, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак (п. 1). Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Статьей 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (п. 1). Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации (п. 2). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3).

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (п. 2 ст. 1515 ГК РФ).

Согласно ст. 1252 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных правоотношений), защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб (подп. 3 п. 1). В случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения (п. 3).

В соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 №15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 43.3 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым ст. 1301, абзацем вторым ст. 1311, подп. 1 п. 4 ст. 1515 или подп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в п. 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

В силу подп. 14.4.2.2 названных Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с разделом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197 (далее - Методические рекомендации), оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом, формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и другое (постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2013 №С01-200/2013 по делу №А40-8345/2013).

Кроме того, в соответствии с данными рекомендациями:

обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия;

оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления;

сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также их однородности, близкой к идентичности - больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

В настоящем деле ответчик использовал и использует обозначение «УЗЭМИ», совпадающее с зарегистрированным товарным знаком истца - в части словесного выражения.

Причем общее впечатление, формируемое при сравнении указанных обозначений (словесном, фонетическом, семантическом), свидетельствует об использовании сторонами идентичных словесных обозначений.

При этом вероятность смешения усиливается ввиду однородности товаров (услуг), в отношении которых осуществляют свою деятельность как истец, так и ответчик.

Указанное обозначение ответчик использует в отношении товаров и услуг, являющихся однородными по отношению к товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца.

К правоотношениям сторон также подлежат применению положения приказа Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 198 «Об утверждении методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания».

В соответствии с данными рекомендациями под однородными товарами следует понимать товары, в отношении которых у потребителя может создаваться представление о принадлежности их к одному и тому же изготовителю.

В настоящем случае истец использует свой товарный знак - словесное обозначение «УЗЭМИ», а ответчик использует сходное до степени смешения зарегистрированному товарному знаку словесное обозначение «УЗЭМИ» в идентичной деятельности.

Материалами дела не установлено, что истцом предоставлено ответчику разрешение на использование в установленном порядке зарегистрированного товарного знака.

Указанное обстоятельство подтверждается отсутствием заключенных между истцом и ответчиком договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (в порядке ст. 1488 ГК РФ), лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака (в порядке ст. 1489 ГК РФ).

В п. 6 ст. 1252 ГК РФ указано, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Следовательно, допуская такую возможность, действующее гражданское законодательство предусматривает определенный правовой механизм, позволяющий при наличии сомнений по вопросу о тождестве или сходстве средств индивидуализации, исключить правовую охрану средства индивидуализации, возникшую позднее.

Поскольку ответчик - ООО «УЗЭМИ» (ОГРН <***>), как юридическое лицо с соответствующим сокращенным фирменным наименованием согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц зарегистрировано 12.09.2013 (т. 1, л.д. 119-124), а товарный знак «УЗЭМИ» по свидетельству Российской Федерации № 357644 зарегистрирован с приоритетом от 16.05.2007 (т. 1, л.д. 106), преимуществом в данном праве имеет исключительное право на товарный знак (знак обслуживания) «УЗЭМИ» истец.

Факт использования ответчиком соответствующих обозначений подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, а также представленным в материалы дела протоколом осмотра сайта www.uzemi74.ru, принадлежащего ответчику, от 19.06.2014 № 66 АА 2518178 нотариусом ФИО2, (местонахождение <...>) (т. 1, л.д. 16).

В заключении Уральской торгово-промышленной палаты от 10.07.2014, патентным поверенным дано заключение по вопросам использования ответчиком товарного знака истца в наименовании, на сайте и в адресах электронной почты и в доменном имени, в соответствии с которым (т. 1, л.д. 82-102):

1. «Товары ООО «УЗЭМИ» «лотки кабельные, короба кабельные, крышки к лоткам, кабельные стойки, кронштейны, скобы, уголки, полки, хомутики» являются идентичными товарам 06 класса МКТУ «конструкции стальные, в том числе короба, лотки кабельные; кронштейны, стойки, опоры стальные, приспособления зажимные для кабелей, скобы из обычных металлов; уголки», указанным в Свидетельстве на товарный знак Российской Федерации № 357644 «УЗЭМИ» ООО «Коробов.Ру», зарегистрированным с приоритетом от 16.05.2007.

Товары ООО «УЗЭМИ»: «фурнитура, отводы, разделители, соединители, полосы, швеллеры, профили (С-образный, зетовый), подвески» являются однородными товарам 06 класса МКТУ «конструкции стальные, короба, лотки кабельные; опоры стальные» указанным в Свидетельстве на товарный знак РФ № 357644 «УЗЭМИ» ООО «КОРОБОВ.РУ», зарегистрированным с приоритетом от 16.05.2007.

Услуга ООО «УЗЭМИ» по рекламе и предложению к продаже кабеленесущих систем иных производителей является идентичной услуге 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]» указанной в Свидетельстве на товарный знак Российской Федерации № 357644 «УЗЭМИ» ООО «Коробов.Ру», зарегистрированным с приоритетом от 16.05.2007.

2. Сокращенное фирменное наименование ООО «УЗЭМИ» (ОГРН <***>) является сходным до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) № 357644 «УЗЭМИ», зарегистрированным с приоритетом от 16.05.2007, правообладателя ООО «Коробов.Ру».

3. Обозначение «УЗЭМИ», использованное в оформлении дизайна веб-страницы сайта www.uzemi74.ru является сходным до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) «УЗЭМИ» ООО «Коробов.Ру» по Свидетельству Российской Федерации № 357644, зарегистрированным с приоритетом от 16.05.2007.

4. Обозначение «uzemi74», использованное в доменном имени uzemi74.ru, является сходным до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) «УЗЭМИ» ООО «Коробов.Ру» по Свидетельству Российской Федерации № 357644, зарегистрированным с приоритетом от 16.05.2007.

5. Обозначение «uzemi», использованное в адресе электронной почты uzemi(a),bk.ru. является сходным до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) «УЗЭМИ» ООО «Коробов.Ру» по Свидетельству Российской Федерации № 357644, зарегистрированным с приоритетом от 16.05.2007.

Исходя из разъяснений, данных в п. 62 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном ст. 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 ГК РФ.

По смыслу приведенного разъяснения исключительное право на товарный знак не может ограничено иначе как путем признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в установленном законом порядке или признания действий по регистрации соответствующего товарного знака злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Ответчиком доказательства признания правовой охраны товарного знака истца недействительной или прекращения правовой охраны товарного знака в установленном порядке не представлены, равно как и доказательства злоупотребления истцом правом либо недобросовестной конкуренции с его стороны.

Указание ответчика на отсутствие комбинация в виде словесного элемента «УЗЭМИ», выполненного заглавными буквами черного цвета кириллического алфавита и размещенного над ним изобразительного элемента; доменное имя и адрес электронной почты выполнены прописными буквами латинского алфавита, а не заглавными буквами кириллического алфавита; в доменном имени использованы цифры 74, обозначающие номер региона Российской Федерации, а именно Челябинская область, в то время как истец находится в Свердловской области, не опровергает выводы об использовании ответчиком сходного до степени смешения зарегистрированному товарному знаку словесное обозначение «УЗЭМИ» в идентичной деятельности.

Вопреки доводам апеллянта, для признания сходства обозначений достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя (аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13 по делу № А40-9614/2012). О наличии опасности смешения оказываемых услуг свидетельствуют имеющиеся в материалах дела доказательства, подтверждающие осуществление истцом и ответчиком идентичной коммерческой деятельности (оказания однородных услуг).

Поэтому, учитывая факт использования ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца, отсутствие доказательств наличия у ответчика соответствующего разрешения на такое использование, исковые требования подлежали удовлетворению в полном объеме.

Как верно указал суд первой инстанции, изменение в ходе судебного разбирательства сокращенного наименования ответчика на ООО «Уральский ЗЭМИ» фактически не устраняет нарушенное право истца, заявленные исковые требования направлены на пресечение нарушения исключительных прав истца, факт которых в ходе судебного разбирательства установлен, данные изменения на оценку сокращенного наименования ответчика как сходного (и на момент судебного разбирательства и до обращения с иском в суд) до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) «УЗЭМИ» не повлияли.

Совокупность вышеперечисленных обстоятельств нарушения прав истца на товарный знак является основанием для наступления ответственности за незаконное использование средства индивидуализации (товарного знака), а также включение его в сокращенное наименование ответчика.

Судом первой инстанции обоснованно взыскана с ответчика компенсация за незаконное использование товарного знака в размере 400 000 руб. Возражений относительно размера взысканной компенсации апелляционная жалоба не содержит.

При определении размера компенсации суд исходил из принципа разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, что соответствует пределам, установленным ст. 1301 и 1515 ГК РФ.

Между тем суд первой инстанции, придя в мотивировочной части решения к выводу о необходимости запрета ответчику использовать товарный знак истца, не учел, что истец прямо просил запретить ответчику использовать обозначение «УЗЭМИ» в составе своего сокращенного фирменного наименования для осуществления деятельности по организации производства и продажи конструкций стальных, в том числе, коробов, лотков кабельных, кронштейнов, стоек, опор стальных, приспособлений зажимных для кабелей, скоб из обычных металлов, уголков, фурнитуры, отводов, разделителей, соединителей, полос, швеллеров, профилей (С-образный, зетовых), подвесок, иных товаров, однородных товарам, указанным в свидетельстве на товарный знак (знак обслуживания) «УЗЭМИ» №357644, а также по предложению к продаже и реализации кабельных конструкций других производителей». Данное также было подтверждено представителем истца в суде апелляционной инстанции.

Исковые требования характеризуются предметом и основаниями иска. Исходя из положений ч. 1 ст. 49 АПК РФ, предметом иска является материально-правовое требование истца к ответчику о совершении определенных действий, воздержании от них, признании наличия или отсутствия правоотношения, изменении или прекращении правоотношения. Основания иска - это обстоятельства, на которые ссылается истец в подтверждение исковых требований к ответчику. Изменение основания иска - изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.

По смыслу ст. 49 АПК РФ переквалификация требования со ссылкой на иные основания судом по собственной инициативе не допустима.

Апелляционный суд, с учетом определения суда от 11.03.2015 об отказе ООО «Коробов.Ру» в удовлетворении заявления о разъяснении решения от 04.12.2014, а также сложившейся судебной практики (А76-5690/2014), полагает необходимым конкретизировать судебный акт в части вида (сферы) деятельности, при котором подлежит запрету использование обозначения «УЗЭМИ», то есть изменить решение суда, изложив его резолютивную часть в соответствующей редакции.

В данном случае решение вынесено судом первой инстанции при неправильном применении приведенных выше норм материального (ст. 1474 ГК РФ) и процессуального (ст. 168, 170 АПК РФ) права (п. 4 ч. 1 ст. 270 АПК РФ) - вынося решение, суд вышел за пределы заявленных исковых требований.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно ч. 4 ст. 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены принятого судебного акта, не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 04 декабря 2014 года по делу №А76-19967/2014 изменить в части удовлетворения исковых требований о запрете ответчику - обществу с ограниченной ответственностью «Уральский завод электромонтажных изделий», использовать обозначение «УЗЭМИ» в составе сокращенного фирменного наименования.

Изложить резолютивную часть решения суда в указанной части в следующей редакции:

«Исковые требования удовлетворить полностью.

Запретить ответчику - обществу с ограниченной ответственностью «Уральский завод электромонтажных изделий», использовать обозначение «УЗЭМИ» в составе своего сокращенного фирменного наименования для осуществления деятельности по организации производства и продажи конструкций стальных, в том числе, коробов, лотков кабельных, кронштейнов, стоек, опор стальных, приспособлений зажимных для кабелей, скоб из обычных металлов, уголков, фурнитуры, отводов, разделителей, соединителей, полос, швеллеров, профилей (С-образный, зетовых), подвесок, иных товаров, однородных товарам, указанным в свидетельстве на товарный знак (знак обслуживания) «УЗЭМИ» №357644, а также по предложению к продаже и реализации кабельных конструкций других производителей».

В остальной части решение Арбитражного суда Челябинской области от 04 декабря 2014 года по делу №А76-19967/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Уральский завод электромонтажных изделий» - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

О.Б. Тимохин

Судьи:

А.А. Арямов

В.В. Баканов