Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО4 на решение Арбитражного суда Липецкой области от 26.04.2022 по делу № А36-7537/2021,

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО6 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО4 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права,

У С Т А Н О В И Л:

Индивидуальный предприниматель ФИО6 (далее – истец, ИП ФИО6) обратился в Арбитражный суд Липецкой области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО4 (далее – ответчик, ИП ФИО4) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности при выполнении работ (оказании услуг) в размере 5 000 000 руб., обязании удалить результат интеллектуальной деятельности с материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг), взыскании расходов по оплате государственной пошлины в размере 48 000 руб. и расходов на оплату нотариальных услуг в размере 16 800 руб.

Одновременно с подачей искового заявления истцом заявлено ходатайство об истребовании у налогового органа ИФНС России по Октябрьскому району г. Липецка сведений о выручке, полученной ИП ФИО4 с точки продажи: <...>.

Определением Арбитражного суда Липецкой области от 02.11.2021 у ИФНС России по Октябрьскому району г. Липецка истребованы сведения о выручке, полученной ИП ФИО4 за 2019-2021.

30.11.2021 от налогового органа поступили сведения о выручке, полученной ИП ФИО4 за 2019 - 2021 (диск, л.д. 83, 84 т. 1).

В процессе рассмотрения дела истец ходатайствовал об уточнении заявленных требований, просил взыскать компенсацию за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности при выполнении работ (оказании услуг) в размере 500 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 48 000 руб., и 16 800 руб. расходов на оплату нотариальных услуг.

Указанное уточнение принято судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Липецкой области от 26.04.2022 по делу № А36-7537/2021 заявленные исковые требования удовлетворены в части: с ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности при выполнении работ (оказании услуг) в размере 150 000 руб., судебные расходы в размере 34 440 руб., в остальной части отказано.

Не согласившись с данным судебным актом, ссылаясь на его незаконность и необоснованность, ответчик обратился в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемое решение отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ответчик указывает, что заявленное истцом обозначениене может быть признано объектом авторского права, посколькуобозначение истца было создано техническим способом путем использования публично доступной формы для верстки текста,в состав обозначения входит словесный элемент MEDUZA, который является зарегистрированным товарным знаком и не принадлежит истцу.

Кроме того, заявитель оспаривает тождественность и сходство между спорными обозначениями, ссылается на чрезмерность и не обоснованность взыскиваемого размера компенсации.

Определением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.06.2022 апелляционная жалоба принята к производству.

Судебное заседание проводилось с использованием системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел».

От истца в материалы дела поступил отзыв на апелляционную жалобу.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, считал обжалуемое решение незаконным и необоснованным, принятым с нарушением норм материального и процессуального права, просил отказать в удовлетворении исковых требований.

Представитель истца возражал против доводов и апелляционной жалобы, считал обжалуемое решение законным и обоснованным по основаниям, указанным в отзыве на апелляционную жалобу, просил оставить его без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив правильность применения арбитражным судом норм материального и соблюдение норм процессуального права, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 19.09.2019 истцом и ФИО8, заключен договор авторского заказа на создание логотипа-изображения с отчуждением исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, (далее - договор авторского заказа), по которому ФИО8 (автор) обязался по заданию заказчика за вознаграждение создать предусмотренное заказом (приложение № 1) авторское произведение (логотип-изображение) на указанном в п. 1.3 настоящего договора материальном носителе в срок до 30.10.2019 г. и передать логотип-изображение и исключительное право на него заказчику (л.д. 10 - 14 т. 1).

Согласно п. 2.1 договора авторского заказа предусмотрено, что заказчику будет принадлежать исключительное право использовать логотип-изображение в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации в любой форме и любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1270 ГК РФ.

На основании пунктов 1.1 - 1.3 договора было согласовано, что Логотип-изображение - оригинальное начертание, изображение полного или сокращенного наименования фирмы или товаров фирмы. Специально разрабатывается с целью привлечения внимания к Заказчику и к его товарам. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрации логотипа или соблюдения каких-либо иных формальностей. Дизайн логотипа - изображение логотипа, выраженное на материальном носителе, авторское произведение.

Готовый логотип-изображение передается заказчику на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре и в электронном виде на CD-R диске в 1 (одном) экземпляре.

Материальный носитель логотипа-изображения будет передан заказчику в собственность.

Исходя из п. 1.4 договора исключительное право на логотип-изображение перейдет от автора к заказчику в момент передачи по акту приема-передачи. По акту приема-передачи от 22.10.2019 автор передал истцу в собственность флеш-накопитель с логотипом-изображением (л.д. 14 т. 1).

По отдельному акту приема-передачи от 22.10.2019 автор также передал истцу исключительное право на произведение (логотип-изображение) (материалы дела в электронном виде, л.д. 87 т. 1). Изображение содержится непосредственно в акте приема-передачи от 22.10.2019.

Факт наличия у ИП ФИО6 исключительных прав на использование логотипа-изображения подтвержден договором авторского заказа на создание логотипа-изображения с отчуждением исключительного права от 19.09.2019 и актами приема-передачи от 22.10.2019.

На основании указанных договора и акта правообладатель передал приобретателю исключительное право на логотип-изображение.

В результате принадлежность исключительных прав на логотип-изображение доказана, и ответчик данного обстоятельства не опроверг.

ИП ФИО6 использовал указанный логотип-изображение при осуществлении предпринимательской деятельности (л.д. 27, 28 т. 1).

30 апреля 2021г. истцу стало известно, что ответчиком ИП ФИО4 при оказании услуг по приготовлению и продаже наборов суши нарушено исключительное право на указанный результат интеллектуальной деятельности, а именно, использован разработанный по договору авторского заказа логотип-изображение при продаже наборов суши и роллов в Гастрорынке «ТНЕ EDA» (<...>).

09.07.2021 года ИП ФИО4 была направлена претензия о выплате компенсации за неправомерное использование логотипа, которая получена 27.07.2021 года.

Ответчик в ответе на претензию в выплате компенсации отказал, отметив, что при сравнении логотипов просматривается наличие дополнительных графических элементов, величины шрифта, наклона и прочего, и обязался изменить логотип.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд.

Факт реализации товара, с использованием интеллектуальной собственности, принадлежащей истцу подтверждается протоколом осмотра доказательств 27АА 1738420 от 09.07.2021, составленного нотариусом ФИО9, в отношении Интернет-адреса: https://www.instagram.com/ meduzasushi, на котором установлено размещение на сайте фотографий, содержащих, в частности, использованное ответчиком ИП ФИО4 изображение.

Использование ИП ФИО4 логотипа-изображения подтверждено также видеоматериалом закупки, проведенной 20.08.2021 в торговых точках ответчика в торговом центре «Европа», в гастромаркете The Eda в г. Липецке (материалы видеосъемки, л.д. 42 т.1).

На данном изображении отображены контуры прямоугольника синего цвета, разделенного вертикально на две неравные части. В большей части на белом фоне синим цветом (по две заглавные буквы в три ряда) написано «Meduza», в меньшей части на белом фоне синим цветом друг под другом написано три иероглифа (символа, напоминающих иероглифы).

Контуры прямоугольника синего цвета наложены на изображение круглой формы, визуально напоминающее срез красной рыбы семейства лососевых. Данное изображение круглой формы расположено на части контуров прямоугольника синего цвета с правой нижней стороны, и частично выходит за его границы (л.д. 35 т. 1).

При сопоставлении использованного ответчиком логотипа-изображения с логотипом-изображением, правообладателем которого является ИП ФИО6, установлено следующее.

На изображении, правообладателем которого является ИП ФИО6, отображены контуры прямоугольника синего цвета, разделенного вертикально на две неравные части. В большей части на белом фоне синим цветом (по две заглавные буквы в три ряда) написано «Meduza», в меньшей части на белом фоне синим цветом друг под другом написано четыре иероглифа (символа, напоминающих иероглифы).

Различие выражено в использовании при написании слова «Meduza» различного шрифта, а также в использовании различных иероглифов (символов, напоминающих иероглифы).При этом, сведений об обозначении иероглифов (символов, напоминающих иероглифы), сторонами не представлено.

Удовлетворяя исковые требования о взыскании компенсации за нарушение права истца на объекты интеллектуальной собственности, суд апелляционной инстанции руководствуется следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

На основании абзаца шестого пункта 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. Разновидностью таких произведений являются произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства.

Автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Логотип - это оригинальное начертание, изображение полного или сокращенного наименования фирмы или товаров фирмы.

Логотип как графическое изображение может быть зарегистрирован в качестве товарного знака. Логотип, зарегистрированный в качестве товарного знака, наряду с другими элементами (фирменным наименованием, коммерческим обозначением, другими товарными знаками) может являться составной частью принадлежащего компании комплекса прав на «бренд», который определяется как «название, слово, знак, символ, дизайн или сочетание всех вышеперечисленных элементов, предназначенные для идентификации товаров и услуг какого-либо одного продавца или группы продавцов, позволяющие отличать их от продукции конкурентов».

Логотип - это незарегистрированное в Патентном ведомстве РФ оригинальное начертание полного или сокращенного наименования фирмы (услуг или группы товаров данной фирмы), которое специально разрабатывается с целью привлечения внимания к фирме, ее товарам и услугам. При этом для обладания правами на логотип достаточно заключения договора на его создание, следовательно, организация вправе использовать его без соответствующей регистрации (Постановление ФАС Московского округа от 22.06.2009 № КА-А40/5426-09 по делу № А40-41784/08-98-123).

Как графическое изображение наименования юридического лица или товара (работы, услуги), логотип относится к перечисленным в пп. 1 п. 1 ст. 1225 ГК РФ результатам интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана.

При этом отсутствие регистрации логотипа как товарного знака не нивелирует его защиту как объекта интеллектуальной собственности.

Следовательно, воспроизведение дизайна сайта и графического логотипа относятся к объектам авторских прав, а значит, в отношении них использование допускается только правообладателем либо лицом, которому правообладатель предоставил право использования данного произведения соответствующим способом.

Логотип, содержащий графическое изображение коммерческого обозначения предприятия или фирменного наименования юридического лица, не являющийся составной частью товарного знака, подлежит правовой охране как объект исключительного права.

Доказательств согласия истца на использование ответчиком спорных графического логотипа не имеется.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки и знаки обслуживания.

Согласно статье 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1255 ГК РФ интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами. Автору произведения принадлежит, в том числе, исключительное право на произведение.

Статьей 1257 ГК РФ предусмотрено, что автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 упомянутого Кодекса, считается его автором, если не доказано иное.

Объектами авторских прав согласно пункту 1 статьи 1259 ГК РФ являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства, аудиовизуальные произведения.

Как указано в пункте 3 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

При этом в силу пункта 7 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом настоящей статьи.

Пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 1270 ГК РФ использованием произведения считается, в частности, воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, а также распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если нормами ГК РФ не предусмотрено иное.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных упомянутым Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В силу статьи 1288 ГК РФ по договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме. Договором авторского заказа может быть предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права на произведение.

В случае, когда договор авторского заказа предусматривает отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, к такому договору соответственно применяются правила названного Кодекса о договоре об отчуждении исключительного права, если из существа договора не вытекает иное.

Пунктом 3 статьи 1228 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

Согласно статье 1285 ГК РФ автор или иной правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на произведение в полном объеме приобретателю такого права на основании договора об отчуждении исключительного права.

Истцом в обоснование того, что ИП ФИО6 является правообладателем товарного знака (знака обслуживания), в основу которого положено указанное изображение, представлено свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 803387, решение о регистрации принято 16.03.2021 (л.д. 26 - 30 т. 3).

Указанные пояснения истца подтверждены уведомлением о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, полученного от ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности», от 10.03.2020.

В связи с чем, правообладателем исключительных прав на спорный логотип-изображение является истец.

Таким образом, совокупность представленных в материалы дела доказательств подтверждает передачу истцу исключительных прав на логотип-изображение, поскольку объекты созданы творческим трудом автора по договору авторского заказа на создание логотипа-изображения с отчуждением исключительного права, который впоследствии передал свои права по акту приема-передачи от 22.10.2019 г.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право.

Истец должен доказать факт принадлежности ему авторских прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд области счел обоснованным и подтвержденным факт использования ответчиком в торговых точках, на упаковке товара и на страницах в Интернете логотипа-изображения, правообладателем которого является ИП ФИО6, и исключительные права на которое принадлежат истцу, а также факт нарушения ответчиком исключительного права истца.

Доказательств наличия у ответчика права на использование спорного объекта интеллектуальной собственности в материалы дела не представлено.

Обращаясь с апелляционной жалобой, ответчик указывает, что заявленное истцом обозначение не может быть признано объектом авторского права, поскольку обозначение истца было создано техническим способом путем использования публично доступной формы для верстки текста, в состав обозначения входит словесный элемент MEDUZA, который является зарегистрированным товарным знаком и не принадлежит истцу.

Указанный довод судебной коллегией отклоняется в силу следующего.

Согласно содержащимся в пункте 74 постановления № 10 разъяснениям, если же одновременно с нарушением исключительного права на использование промышленного образца нарушено исключительное право на использование произведения (статья 1270 ГК РФ), защиту вправе осуществлять как обладатель авторского права, так и патентообладатель способами, предусмотренными для защиты соответствующих прав (статьи 1252, 1301, параграф 8 главы 72 ГК РФ).

Если регистрация и последующее использование произведения в качестве промышленного образца осуществлены без согласия автора этого произведения, автор вправе осуществлять защиту своих авторских прав независимо от того, предъявлялось ли требование о признании патента недействительным. При этом удовлетворение соответствующих требований автора произведения само по себе не влечет признания патента недействительным.

Изложенные разъяснения применяются и в случае, если объект авторского права зарегистрирован в качестве товарного знака.

Таким образом, довод ответчика о том, что истец не был вправе создавать средство индивидуализации тождественные или схожие до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком и фирменным наименованием иного юридического лица, во-первых, не свидетельствуют о неиспользовании ответчиком в таком случае объекта авторского права истца, во-вторых, не обуславливают законность использования ответчиком соответствующего объекта авторского права, и в-третьих, не означают отсутствие у истца правовых оснований для предъявления иска в защиту нарушенного права на произведение.

Рассмотрев указанный довод, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о его несостоятельности, считает его подлежащим отклонению в силу следующего.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, противоправным является использование обозначений, создающих угрозу смешения. Для признания сходства обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя (соответствующая правовая позиция выражена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2006 г. № 3691/06 по делу по делу № А40-10573/04-5-92).

Согласно пункту 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Понятия тождественности и сходства определяются в пункте 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482 (ред. от 23 ноября 2020 г.): обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (подпункт 2 пункта 42 Правил).

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлениях от 18 июля 2006 г. № 2979/06 по делу № А40-63533/2004 и от 17 апреля 2012 г. № 16577/11 по делу № А40-2569/2011, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г., вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02 февраля 2017 г. № 309-ЭС16-15153.

В пункт 43 названных правил указано, что изобразительные и объемные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с изобразительными, объемными, в том числе представленными в виде трехмерных моделей в электронной форме, и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Проведя сравнительный анализ логотипа истца и изображения, используемого ответчиком, суд апелляционной инстанции установил следующее.

Изображение-логотип, правообладателем которого является ИП ФИО6, содержит контуры прямоугольника синего цвета, разделенного вертикально на две неравные части.

В большей части на белом фоне синим цветом (по две заглавные буквы в три ряда) написано «MEDUZA», в меньшей части на белом фоне синим цветом друг под другом написано четыре иероглифа (символа, напоминающих иероглифы), также в нижнем правом углу находится изображение круглой формы, визуально напоминающее срез красной рыбы.

В свою очередь на графическом объекте ответчика отображены контуры прямоугольника синего цвета, разделенного вертикально на две неравные части. В большей части на белом фоне синим цветом (по две заглавные буквы в три ряда) написано «Meduza», в меньшей части на белом фоне синим цветом друг под другом написано три иероглифа (символа, напоминающих иероглифы). Контуры прямоугольника синего цвета наложены на изображение круглой формы, визуально напоминающее срез красной рыбы семейства лососевых. Данное изображение круглой формы расположено на части контуров прямоугольника синего цвета с правой нижней стороны, и частично выходит за его границы.

Различие выражено в использовании при написании слова «Meduza» различного шрифта, а также в использовании различных иероглифов (символов, напоминающих иероглифы).

Как указано в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 23 марта 2021 г. по делу № А66-14363/2019, от 02 декабря 2021 г. по делу № А64-7145/2020, от 30 ноября 2021 г. по делу № А54-4993/2020, при исследовании значимости того или иного элемента комбинированного обозначения необходимо учитывать его визуальное доминирование, которое может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции, то есть отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, доминирующим элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Степень значимости изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, какова его роль в композиционном решении заявленного обозначения, а также степень связанности его с общей композицией всего обозначения.

Должно учитываться, насколько словесный эквивалент изобразительного элемента коррелирует со словесным элементом (например, не является ли изобразительный элемент визуальным воплощением словесного элемента).

При оценке восприятия потребителем комбинированного обозначения необходимо иметь в виду, что при поиске информации о соответствующем товаре в сети Интернет потребителем воспроизводится именно словесный элемент спорного товарного знака. При этом изобразительный элемент не воспроизводится в речи, а также в документации.

При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что обозначение, используемое ответчиком, и логотип-изображение истца имеют визуальное сходство.

При этом общее восприятие рядового потребителя создает впечатление общности, графические изображения воспринимаются в целом, без акцента внимания на деталях.

Суд, проведя сравнительный анализ противопоставляемых обозначений, установил их визуальное сходство, поскольку изображения идентичны, расположение отдельных частей совпадает, цветовая гамма соответствует, в связи с чем, пришел к выводу о возможности ассоциировать сравниваемые объекты один с другим, следовательно, об их сходстве до степени смешения.

В этой связи, суд области правомерно пришел к выводу о доказанности факта нарушения исключительных прав истца ответчиком, выразившегося в использовании изображения-логотипа, исключительные права на которые принадлежат истцу.

В апелляционной жалобе ответчик также ссылается на чрезмерность взыскиваемой компенсации.

Суд первой инстанции, учитывая заявленное ходатайство о снижении размера компенсации до 5000 руб., удовлетворил исковые требований в размере 150 000 руб.

Проанализировав материалы дела, апелляционную жалобу и отзыв на нее, суд апелляционной инстанции полагает размер удовлетворенных исковых требований в сумме 150 000 руб. обоснованным, законным и соответствующим совершенному нарушению, обеспечивающим защиту нарушенного права.

Согласно статье 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных названным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

- в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда;

- в двукратном размере стоимости экземпляров произведения;

- в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

В пунктах 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. Нарушение прав на каждый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации является самостоятельным основанием применения мер защиты интеллектуальных прав (статьи 1225, 1227, 1252 ГК РФ).

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд первой инстанции, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252). По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд первой инстанции определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В рассматриваемом случае из искового заявления усматривается, что истцом был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 1301 ГК РФ.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 59 Постановления Пленума № 10 от 23.04.2019).

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 13.12.2016 №28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер.

Как усматривается из материалов дела, ответчиком не представлено доказательств наличия совокупности обстоятельств, при которых в соответствии с приведенными разъяснениями Конституционного Суда Российской Федерации возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ.

В данном случае истец заявил требование о взыскании компенсации по пункту 1 статьи 1301 ГК РФ в размере 500 000 руб., с учетом принятых судом уточнений.

В силу пункта пунктов 61, 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

По смыслу разъяснений, изложенных в пункте 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10, суд при рассмотрении дела о взыскании компенсации в твердом размере определяет сумму компенсации, соразмерную нарушению в целом.

Суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, но не ниже низшего предела, установленного законом. Однако суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе.

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры (постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2020 № С01-634/2020 по делу № А51-15142/2019).

Снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов возможно лишь в исключительных случаях, с учетом абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, постановлений Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края», от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 № 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика.

Суды не лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины.

С целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое, то есть не может составлять менее стоимости права использования товарного знака (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П).

Предусмотренная пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация, будучи мерой гражданско-правовой ответственности, имеет целью восстановить имущественное положение правообладателя, но при этом, отражая специфику объектов интеллектуальной собственности и особенности их воспроизведения, носит и штрафной характер.

Штрафной ее характер - наряду с возможными судебными расходами и репутационными издержками нарушителя - должен стимулировать к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности и вместе с тем способствовать, как следует из определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10.10.2017 № 2256-О, восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя (пункт 3 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П).

Таким образом, в соответствии с приведенными правовыми позициями снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым в соответствии со статьей 65 АПК РФ возлагается именно на ответчика.

Между тем довод о чрезмерности, необоснованности размера компенсации не подтвержден необходимыми доказательствами.

Обстоятельств, соответствующих обозначенным в постановлении № 28-П критериям, позволяющих снизить размер компенсации, не установлено.

В силу специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или, по крайней мере, приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды), в том числе, если правонарушение совершено в сфере предпринимательской деятельности.

Ответчиком не представлено надлежащих доказательств, обосновывающих несоразмерность заявленной истцом компенсации, а также не подтверждено, что взыскиваемый размер компенсации многократно превышает размер причиненных убытков и нарушение не носит грубый характер.

Также судом принято во внимание то обстоятельство, что ответчик осуществляет предпринимательскую деятельность, то есть принимает на себя соответствующие риски, ввиду чего у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для переоценки размера компенсации, установленного судом области, а также суд не находит оснований для снижения размера компенсации ниже низшего предела.

Представление доказательств в обоснование превышения заявленной компенсации размера убытков является обязательным для применения положений Постановления КС РФ № 28-П в части снижения размера компенсации ниже установленного законом предела.

При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков (часть 3 статьи 1252 ГК РФ).

Суд апелляционной инстанции отмечает, что снижение размера компенсации на основании пункта 3 статьи 1252 ГК РФ (ниже пределов, установленных ГК РФ, но не менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения) и снижение размера компенсации на основании разъяснений, приведенных в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П (ниже установленного законом, в том числе абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 ГК РФ размера), являются различными механизмами определения подлежащей взысканию компенсации.

В пункте 64 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 разъяснено, что положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ применяются только при множественности нарушений и лишь в случае, если ответчиком заявлено о необходимости применения соответствующего порядка снижения компенсации.

При этом арбитражный апелляционный суд обращает внимание на то обстоятельство, что при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика при нарушении одним действием исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности и при следующих условиях: размер подлежащей выплате компенсации с учетом возможности ее снижения многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Иными словами, ответчику, заявляющему о необходимости снижения размера компенсации на основании критериев, указанных в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П, надлежит доказать наличие не одного из этих критериев, а их совокупность, поскольку каждый из них не является самостоятельным основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, установленного действующим гражданским законодательством.

При определении размера компенсации суд первой инстанции правомерно исходил из того, что спорные объекты находятся в разных регионах страны (г. Липецк и г. Владивосток), неоднократности использования, договора авторского заказа, представленного истцом, на создание логотипа-изображения с отчуждением исключительного права от 19.09.2019, по которому вознаграждение автору было установлено в размере 15000 руб., а также учитывал, что после 19.03.2021, ответчиком спорный объект не использовался, доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Кроме того, вывод о размере компенсации сделан на основании полученных сведений от Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Липецка от 30.11.2021 № 03-21/10296 о выручке ответчика за период с 2019 по 2021 год (т.д. 1 л.д.83-84).

Руководствуясь вышеприведенными положениями действующего законодательства, учитывая характер нарушения исключительных прав истца и степень вины нарушителя, принимая во внимание заявленное ходатайство об уменьшении размера компенсации, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в размере 150 000 руб.

Оснований для переоценки выводов суда области у судебной коллегии не имеется.

С учетом изложенного, оценив в совокупности представленные доказательства, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о разумности и обоснованности требований истца о взыскании компенсации в сумме 150 000 руб.

Иных доводов, основанных на доказательственной базе, апелляционная жалоба не содержит, доводы заявителя апелляционной жалобы не опровергают выводы суда первой инстанции, а выражают несогласие с ними, что не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Суд не допустил нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены принятого судебного акта.

Учитывая результаты рассмотрения апелляционной жалобы, в соответствии со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина относится на заявителя жалобы и возврату не подлежит.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Липецкой области от 26.04.2022 по делу № А36-7537/2021 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции в порядке, установленном статьями 273-277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

председательствующий судья

ФИО1

Судьи

ФИО2

ФИО3