Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «КТА.ЛЕС» на решение Арбитражного суда Архангельской области от 17 декабря 2018 года по делу № А05-11851/2018,

у с т а н о в и л:

публичное акционерное общество «КАМАЗ» (адрес: 423827, <...>; ОГРН <***>, ИНН <***>, далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «КТА.ЛЕС» (место нахождения: 164500, <...>; ОГРН <***>, ИНН <***>, далее - Компания) о взыскании 500 000 руб. компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца и запрете использовать изобразительное обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца (с учетом уточнения исковых требований).

Решением суда от 17 декабря 2018 года исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Компания с решением суда не согласилась, обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить. В обоснование доводов жалобы ссылается на то, что ответчик товарные знаки истца не использует; деятельность по заготовке, хранению, переработке, реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Архангельской области или в иных регионах истец не осуществляет. Элемент бегущей лошади на бланках ответчика занимал второстепенное значение. Считает необоснованным отказ суда первой инстанции в снижении размера компенсации за нарушение исключительных прав.

В судебном заседании представитель апеллянта поддержал изложенные в жалобе доводы.

Истец в отзыве на апелляционную жалобу считает решение суда законным и обоснованным, ходатайствует о рассмотрении жалобы в отсутствие своего представителя.

Дело рассматривается в соответствии со статьями 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Исследовав доказательства по делу, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, апелляционный суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, ПАО «КАМАЗ» является обладателем исключительных прав на общеизвестный товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 35, признанный общеизвестным с 31.12.1999, в отношении товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ): «автомобили, а именно: большегрузные автомобили». В перечень общеизвестных товарных знаков данный товарный знак внесен 11.07.2005.

Также, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 631343, зарегистрированный 27.09.2017 с приоритетом 04.08.2016 для индивидуализации товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45-го классов МКТУ.

Истцу стало известно о том, что ответчик на своем официальном бланке использует обозначение в виде бегущей лошади, сходное до степени смешения с указанными выше товарными знаками истца.

Так, спорное обозначение используется ответчиком в колонтитуле бланка исходящей документации ответчика и в рисунке печати ответчика.

При этом, истец согласия на использование общеизвестного товарного знака № 35 (одного из его элементов) и товарного знака № 631343 ответчику не давал.

Указывая на нарушение ответчиком исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам № 35, № 631343, истец направил в адрес ответчика претензию от 31.07.2017 № 50050-1154 с требованием прекратить использование товарных знаков, а также выплатить компенсацию в сумме 500 000 руб. за незаконное использование общеизвестных товарных знаков.

Поскольку указанные претензионные требования оставлены Компанией без удовлетворения, ПАО «КАМАЗ» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования в полном объеме.

Исследовав доказательства по делу, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, апелляционный суд считает, что решение суда подлежит изменению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются в том числе товарные знаки и фирменные наименования.

В силу статьи 1226 указанного Кодекса на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

На основании пункта 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет».

В соответствии пунктом 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

Пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса установлено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 1508 ГК РФ общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана, предусмотренная Кодексом для товарного знака. Предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку означает признание исключительного права на общеизвестный товарный знак. Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно.

На основании пункта 3 названной статьи правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Пунктом 4 статьи 1474 ГК РФ предусмотрено, что юридическое лицо, которое нарушило правила пункта 3 статьи 1474 ГК РФ, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

Анализ данной нормы позволяет сделать вывод о том, что право на фирменное наименование подлежит защите при установлении совокупности признаков противоправности использования другим лицом фирменного наименования правообладателя. Отсутствие одного из них влечет отказ в защите права.

При анализе обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения подлежат учету следующие положения.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, указано, что при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, применимых в порядке части 6 статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 данных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Судом первой инстанции установлено, что изобразительное обозначение в виде бегущей лошади использовалось ответчиком в своей деловой документации, в том числе в верхнем колонтитуле бланка исходящей корреспонденции, а также в рисунке печати ответчика.

Совокупностью представленных в материалы дела доказательств подтверждается использование Компанией в деловой документации (в исходящей корреспонденции, договорах, накладных и др.) обозначения, которое имитирует (сходно до степени смешения) товарные знаки истца.

Материалами дела подтверждается использование спорного обозначения в виде бегущей лошади в документации 2016- 2018 годов.

Способы защиты исключительных прав предусмотрены в статьях 1252 и 1515 ГК РФ.

В силу статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, в числе прочих требования: 1) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 2) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса.

В части 1 статья 130 АПК РФ установлено, что истец вправе соединить в одном заявлении несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам.

В данном случае истец воспользовался предоставленным ему законом правом и предъявил иск, в котором соединил в одном заявлении несколько требований.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения. В предмет доказывания по требованию о защите права на фирменное наименование входят факты использования ответчиком фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию истца или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым истцом, установления приоритета в использовании наименований.

Материалами дела подтверждается, что исключительные права на товарные знаки по свидетельствам № 35, № 631343 принадлежат истцу. Сведения о том, что истец давал согласие и заключил лицензионный договор с ответчиком на право использования товарных знаков, в материалах дела отсутствуют.

Из содержания пункта 3 статьи 1484 ГК РФ следует, что для признания нарушения достаточно доказательств вероятности смешения двух конкурирующих обозначений. Истец не обязан представлять в суд доказательства, свидетельствующие о факте введения потребителя в заблуждение.

Тот факт, что обозначение в виде бегущей лошади присутствовало в фирменном наименовании Компании, информация о котором была доступна неограниченному кругу лиц, свидетельствует об использовании ответчиком данного обозначения.

Довод подателя жалобы о том, что виды деятельности ответчика не аналогичны видам деятельности истца являлся предметом оценки суда первой инстанции и правомерно отклонен.

Как следует из информации по товарному знаку № 631343, он зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров по 06-му классу МКТУ - алюминий, арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая, арматура строительная металлическая, баббит, бакены несветящиеся металлические, балки металлические, балки широкополочные металлические, чугун необработанный или частично обработанный, сплавы обычных металлов, уничтожение мусора и отходов и др.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц видами деятельности Компании являются утилизация отсортированных материалов, производство чугуна, стали ферросплавов, производство листового горячекатаного и холоднокатаного стального проката, производство стальных труб, полых профилей, литье металла, чугуна, прочих цветных металлов, обработка металла, ремонт машин, оборудования, сбор неопасных отходов, обработка и утилизация неопасных и опасных отходов, обработка отходов и лома драгоценных металлов, лома черных металлов, лома цветных металлов, ремонт машин и оборудования, ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования, торговля оптовая отходами и ломом, торговля оптовая прочими машинами, оборудованием, принадлежностями, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам и др.

Видами деятельности Общества, кроме производства грузовых автомобилей, является также литье чугуна, стали, прочих цветных металлов, обработка и утилизация отходов, обработка отходов и лома драгоценных металлов, лома черных металлов, лома цветных металлов, ремонт машин и оборудования, торговля автотранспортными средствами, автотранспортными деталями и принадлежностями, деятельность автомобильного грузового транспорта услуги по перевозкам и др.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 43.3 Постановления № 5/29 рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд первой инстанции признал требование о взыскании компенсации в размере 500 000 руб. обоснованным в полном объеме, отклонив ходатайство ответчика о снижении суммы компенсации.

С данным выводом суд апелляционной инстанции не согласен.

Согласно правовой позиции, изложенной Конституционным Судом РФ в постановлении от № 28-П от 13.12.2016 отступление от требований справедливости, равенства и соразмерности при взыскании компенсации в пределах, установленных подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ во взаимосвязи с абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса, может иметь место, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам даже с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (при том, что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено ответчиком впервые, использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Как усматривается из материалов дела, ответчиком было сделано мотивированное заявление о необходимости снижения размера компенсации, в котором Компания просила учесть трудное финансовое положение (наличие дебиторской задолженности в размере 230 млн. руб. против имеющейся кредиторской задолженности в сумме 370 млн. руб.), что подтверждено актом инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (том 1, лист 71).

Также, Компания просила учесть, что, являясь работодателем, выплачивает своим сотрудникам дважды в месяц заработную плату, на момент заявления ходатайства к выплате по заработной плате причиталось 2 008 681 руб. 29 коп., что подтверждено соответствующей бухгалтерской справкой (том 2, лист 72); денежных средств на расчетном счете Компании не имеется; действия Компании не носили умышленного характера.

Кроме того, из пояснений ответчика, данных в суде апелляционной инстанции, усматривается, что в настоящий момент бланки со спорным изображением уничтожены, печать с изображением в виде бегущей лошади, не используется.

Исходя из положений статьи 9, части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при наличии представления ответчиком доказательств несоразмерности заявленной к взысканию компенсации на Общество относилась обязанность по опровержению указанных выше доводов в случае их несоответствия действительности.

Указанная правовая позиция отражена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2019 по делу № А05-10697/2018.

В силу статьи 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Доводы ответчика истцом надлежащим образом не опровергнуты.

На основании вышеизложенного, суд апелляционной инстанции полагает возможным снизить размер заявленной Обществом компенсации до 250 000 руб.

Расходы по уплате госпошлины за рассмотрение иска и апелляционной жалобы подлежат распределению в соответствии с положениями статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

п о с т а н о в и л :

решение Арбитражного суда Архангельской области от 17 декабря 2018 года по делу № А05-11851/2018 изменить, изложив абзацы первый и третий резолютивной части решения в следующей редакции:

«Исковые требования публичного акционерного общества «КАМАЗ» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КТА.ЛЕС» в пользу публичного акционерного общества «КАМАЗ» 250 000 руб. компенсации, а также 12 500 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска.

В остальной части иска отказать».

Взыскать с публичного акционерного общества «КАМАЗ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «КТА.ЛЕС» 1 500 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

А.Н. Шадрина

Судьи

Ю.В. Зорина

А.В. Романова