Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобуиндивидуального предпринимателя ФИО1 (г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРНИП <***>) на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.01.2020 по делу № А07-24520/2019
и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 02.06.2020 по тому же делу,

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Батршиной Гузели Радиковны к обществу с ограниченной ответственностью «Торгсервис 102» (ул. Индустриальное шоссе, д. 112/1, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450027, ОГРН 1140280031297),

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Инвест недвижимость» (ул. Кирова, д. 91, эт. 1, каб. 56, г. Уфа, <...>, ОГРН <***>),

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании принял участие представитель индивидуального предпринимателя ФИО1 – ФИО2
(по доверенности от 15.07.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – предприниматель) обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Торгсервис 102» (далее – общество) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 307006 и № 616102 в размере 600 000 рублей.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Инвест недвижимость».

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.01.2020 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2020 решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.01.2020 оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов судов обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование поданной кассационной жалобы, предприниматель указывает на необоснованность выводов судов о неоднородности услуг
по организации ярмарок с торговой деятельностью, а также о том,
что организация торговых ярмарок не имеет целью реализацию
товаров или услуг напрямую потребителям.

По мнению предпринимателя, судами не учтено, что принадлежащие истцу товарные знаки зарегистрированы также в отношении услуг
35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), предполагающих «демонстрацию товаров и организацию ярмарок в коммерческих целях», при этом демонстрация товаров традиционно предшествует их продаже.

Предприниматель обращает внимание суда на то, что однородность услуг, для которых зарегистрирован принадлежащий ему товарный знак,
с деятельностью, осуществляемой обществом, подтверждается судебной практикой.

Также, по мнению предпринимателя, судами необоснованно
не учтена правовая позиция суда вышестоящей судебной инстанции, изложенная в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно
которой: смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные
отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами
в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак; вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя
из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц; смешение возможно и при низкой степени сходства,
но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Предприниматель отмечает, что в рассматриваемом случае имеется высокая степень сходства исследуемых обозначений ввиду семантического
и фонетического тождества словесных элементов и незначительных визуальных отличий, что было установлено судами.

Данное обстоятельство, по мнению предпринимателя, очевидным образом свидетельствует о наличии вероятности смешения товарных
знаков истца и используемого ответчиком обозначения.

Ответчик представил отзыв на кассационную жалобу, в котором возражал против ее удовлетворения, ссылаясь на законность
и обоснованность принятых по делу судебных актов, а также на наличие признаков злоупотребления правом со стороны истца.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы кассационной жалобы, просил отменить обжалуемые судебные акты.

Общество «Торгсервис 102», третье лицо, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания суда кассационной инстанции, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание суда кассационной инстанции своих представителей
не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах, применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое
лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах,
если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции
и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284
и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами
первой и апелляционной инстанций, предприниматель является
обладателем исключительных прав на комбинированный товарный
знак «» по свидетельству Российской Федерации
№ 307006, зарегистрированный 23.05.2006, с приоритетом от 20.04.2004,
в отношении товаров 7, 9, 11, 21-го классов МКТУ и услуг 35, 36,
37-го классов МКТУ.

Предприниматель также является обладателем исключительных
прав на словесный товарный знак «МАТРИЦА» по свидетельству Российской Федерации № 616102, зарегистрированный 12.05.2017,
с приоритетом от 04.08.2014, в отношении услуг 35, 36-го классов МКТУ.

Исковые требования предпринимателя ФИО1 мотивированы выявлением использования ответчиком принадлежащего истцу комбинированного товарного знака с использованием словесного обозначения «Матрица» при реализации товаров и оказания услуг
в магазине «Светофор», находящегося по адресу: <...>, без заключения лицензионного договора на использование товарного знака.

В адрес ответчика истцом направлено требование о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак
в сумме 600 000 руб., размер которой определен истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в двукратном размере стоимости товаров (выручки ответчика), реализованных ответчиком с использованием обозначения «Матрица» за период с 01.12.2018 по 17.06.2019.

Поскольку ответчиком требования о выплате компенсации
в добровольном порядке не удовлетворены, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности истцом факта нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки.

При этом суд первой инстанции установил факт сходства до степени смешения товарного знака истца по свидетельству Российской Федерации
№ 307006 с обозначением использованным ответчиком по фонетическим
и семантическим признакам и отсутствие однородности услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки истца с торговой деятельностью осуществляемой ответчиком.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, оставив обжалуемое решение без изменения.

Суд по интеллектуальным правам, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав представителя истца, явившегося в судебное
заседание, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения судами норм материального
и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения
и постановления, а также соответствие выводов, содержащихся
в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из
доводов, содержащихся в кассационной жалобе, пришел к выводу о
наличии оснований для отмены решения суда первой инстанции
и постановления суда апелляционной инстанции в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом
на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета
не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации
без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется
без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности
или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без
его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии
со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право
на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован,
в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе
на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются
к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или
иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся
на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети «Интернет»,
в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров,
для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения
убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся
за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как ранее было указано выше, отказывая в удовлетворении
исковых требований суды первой и апелляционной инстанций исходили
из отсутствия вероятности смешения товарного знака истца и обозначения использованного ответчиком, ввиду отсутствия однородности услуг для которых зарегистрирован товарный знак с деятельностью, осуществляемой ответчиком.

Данный вывод судов сделан несмотря на установленный факт
наличия между товарным знаком истца и обозначением, использованным ответчиком сходства до степени смешения по семантическому
и фонетическому признакам.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам полагает, что указанный вывод судов первой и апелляционной инстанций нельзя
признать законным и обоснованным, поскольку он сделан без учета методологических подходов, выработанных высшей судебной инстанцией, которыми должен руководствоваться суд при определении вероятности смешения товарного знака и используемого нарушителем обозначения.

Так, судами в рассматриваемом случае не принято во внимание,
что вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений
и степени однородности товаров (услуг) для обычных потребителей.

Судами не учтена правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации, приведенная в пункте 162 Постановления № 10, согласно которой вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно
и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров
или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Из содержания судебных актов усматривается, что судами была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначения ввиду
их тождества по семантическому и фонетическому признакам.

Поскольку в рассматриваемом случае судами была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, с учетом вышеуказанной правовой позиции суда вышестоящей инстанции, нельзя признать обоснованным и законным вывод судов об отсутствии факта нарушения ответчиком исключительных прав истца, даже с учетом установленной судами низкой степени однородности услуг.

Суд кассационной инстанции полагает также заслуживающим внимания довод предпринимателя о недостаточной мотивированности обжалуемых судебных актов в части вывода о неоднородности услуг
для которых зарегистрирован товарный знак с деятельностью осуществляемой ответчиком под спорным обозначением (статьи 170
и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как следует из обжалуемых судебных актах, судами установлено,
что принадлежащие истцу товарные знаки зарегистрированы в отношении услуг 35-го класса МКТУ «организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях».

Между тем, судами не учтено, что принадлежащие истцу товарные зарегистрированы также в отношении услуг 35-го класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях».

На данное обстоятельство истец указывал в апелляционной жалобе, вместе с тем данный довод не получил надлежащей правовой оценки.

Как следует из обжалуемых судебных актов, судами установлено,
что организация торговых ярмарок является посреднической деятельностью и не имеет целью реализацию (приобретение) товаров или услуг напрямую потребителям, тогда как торговая деятельность предполагает прямые продажи товаров потребителям без цели их рекламы, а указанные
виды деятельности (услуги) различны по своей природе и назначению
и не являются взаимодополняемыми.

Между тем, данный вывод судов о том, что организация торговых ярмарок не имеет целью реализацию товаров потребителям нельзя признать
в достаточной степени обоснованным, поскольку данный вывод сделан
без оценки довода истца о том, что ярмарки товаров делятся на два
вида: организуемых для выставления товаров третьими лицами
(например, традиционные ярмарки сельхозпроизводителей, фермеров),
а также организуемые для продажи товаров самим организатором
ярмарок (например, шубные ярмарки, где, как правило, участвует один продавец).

Суд апелляционной инстанции также не учел довод истца о том, что целью организации ярмарок является удовлетворение потребности покупателей, ориентированных на покупки в таких торговых мероприятиях по разным причинам (более низкие цены, более высокое качество за счет покупки непосредственно у производителя товаров и т.п.). Судами
не принято во внимание, что потребителями услуг по организации ярмарок, могут являться, в том числе, розничные покупатели, ориентированные н
а покупки товара в таких торговых мероприятиях как ярмарка.

Суды, указав на то, что указанные виды деятельности (организация ярмарок и торговая деятельность) различны по своей природе и назначению и не являются взаимодополняемыми, не обосновали различие в природе сравниваемых услуг (видов деятельности) и не учли обстоятельство того,
что сравниваемые услуги не являются взаимодополняемыми, не имеет существенного значения, поскольку данный критерий не является обязательным для признания услуг однородными.

Так, в абзаце 4 пункта 162 Постановления № 10 указано, что однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Таким образом, при оценке однородности услуг судами должны были быть учтены все вышеуказанные признаки однородности товаров и услуг.

Суд кассационной инстанции отмечает, что само по себе отличие
видов деятельности ответчика (торговля) и услуг по организации ярмарок
в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, свидетельствует лишь об отсутствии идентичности, но не однородности сравниваемых услуг.

В этой связи вывод судов о том, что сравниваемые услуг не создают
у потребителя представление об оказании соответствующих услуг одним
и тем же лицом, сделан без учета разъяснений изложенных в абзаце 2
пункта 162 Постановления № 10, согласно которым смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение
может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Исходя из изложенного, вывод судов об отсутствии факта смешения спорного обозначения с товарным знаком истца, и об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований, сделанный без учета указанных выше разъяснений суда вышестоящей инстанции и всех доводов сторон, судом кассационной инстанции признается необоснованным и незаконным.

При указанных обстоятельствах, учитывая, что допущенные судами нарушения норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам привели к принятию неверных судебных актов, они
не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии
с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку для принятия законного и обоснованного судебного
акта требуются исследование и оценка доказательств, что невозможно
в арбитражном суде кассационной инстанции, дело в соответствии
с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение
в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать и установить все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку
всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и, исходя из установленного, принять законный и обоснованный судебный акт.

Иные доводы кассационной жалобы, доводы ответчика о наличии признаков злоупотребления правом со стороны истца, подлежат оценке судами при повторном рассмотрении дела.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей
дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 28.01.2020
по делу № А07-24520/2019 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2020 по тому же делу отменить.

Направить дело № А07-24520/2019 на новое рассмотрение
в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия
и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

В.А. Химичев