Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица Seco Tools AB (SE-737 82 Fagersta (SE) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2022 по делу
№ А40-110441/2021

по исковому заявлению иностранного лица Seco Tools AB к обществу с ограниченной ответственностью «Бамгрупп» (Дербеневская наб., д. 7, стр. 2, эт. 3, пом. I, ком. 35 (РМ20), Москва, 115114, ОГРН <***>) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

При участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества
с ограниченной ответственностью «Логимекс» (Волоколамское ш., д. 73, эт/пом/ком/оф 4/I/96 (Ч.),97/424ПРАВ, вн. тер. г. муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Москва, 125424, ОГРН <***>).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Seco Tools AB – ФИО1, ФИО2 (доверенности от 07.12.2020, от 08.12.2021), генеральный директор
ФИО3, выписка из ЕГРЮЛ;

от общества с ограниченной ответственностью «Бамгрупп» - ФИО4 (доверенность от 30.09.2020).

Суд по интеллектуальным правам,

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Seco Tools AB (далее – компания) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Бамгрупп» (далее – общество «Бамгрупп») со следующими требованиями:

обязать общество «Бамгрупп» прекратить использование товарных знаков «PRAMET» путем предложения к продаже и иного введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, маркированного товарным знаком «PRAMET»;

взыскать с общества «Бамгрупп» в пользу компании компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки «PRAMET» в размере цены заключенного обществом «Бамгрупп» договора – 3 987 808 рублей 80 копеек.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Логимекс» (далее – общество «Логимекс»).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.01.2022 исковые требования компании удовлетворены частично: с общества «Бамгрупп» в пользу компании взыскано 3 987 808 рублей компенсации, в остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда
от 31.03.2022 решение Арбитражного суда города Москвы от 14.01.2022 в обжалуемой части отменено, в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации в размере 3 987 808 рублей отказано.

Не согласившись с постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2022, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, принятой к производству суда определением от 15.06.2022.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 25.06.2022 в порядке статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи Березиной А.Н. на судью
Погадаева Н.Н.

В качестве оснований для отмены обжалуемого судебного акта суда апелляционной инстанции компания, ссылается на неправильное применение норм материального права, несоответствие выводов суда обстоятельствам дела и представленным доказательствам, в связи с чем, просит отменить постановление апелляционной инстанции, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Выражая свое несогласие с выводами, изложенными в обжалуемом судебном акте, истец настаивает на том, что запрос котировок на право заключения договора поставки режущего инструмента Pramet содержит указание на сам товар, а обозначение «Pramet» используется как товарный знак, а не фирменное наименование его производителя, что подтверждается материалами дела и не отрицается ответчиком.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что ответчик заявляя о принципе исчерпания исключительного права на товарный знак, не представил в материалы дела доказательства, подтверждающих приобретение продукции, маркированной товарным знаком «Pramet» у правообладателя либо у уполномоченных им лицом, осуществляющим предложение к продаже на территории Российской Федерации.

По мнению заявителя кассационной жалобы, приобщенное к материалам дела письмо-ответ от 10.03.2022 № 18-04/7832 является не допустимым доказательством, из представленных таможенных деклараций не представляется возможным установить о каких товарах идет речь и более того, представленные ответчиком документы содержат расхождения, которым судом апелляционной инстанции не приняты во внимание.

В представленном письменной отзыве, ответчик возражает против удовлетворения кассационной жалобы, полагает, что обжалуемый судебный акт является правомерным, выводы, изложенные в нем соответствует фактическим обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам.

От третьего лица в материалы дела поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя общества «Логимекс», согласно которому просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании представители компании поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе, а представитель общества «Бамгрупп» против удовлетворения кассационной жалобы возражал.

Общество «Логимекс», извещенное надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, в судебное заседание своих представителей не направило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил названного Кодекса о надлежащем извещении.

Законность обжалуемого судебного акта проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 270142 с датой приоритета от 19.04.2002 в отношении товаров 06 и 07 классов МКТУ, а также товарных знаков «ПРАМЕТ» и «PRAMET» по международной регистрации № 367748А и № 1165872 соответственно, в отношении товаров 03, 06, 07, 08, 09 и 17 классов МКТУ.

Истец установил, что в 2020 году ответчик принял участие в конкурентной закупке № 52452034898200003790000 и исполнил соответствующий договор от 17.07.2020 № 364/20/ЗП/С-733 на поставку оборудования, (режущий инструмент Pramet).

Обращаясь с заявленными требованиями истец указал на то, что ответчик предлагал к продаже и осуществил продажу товара, маркированного обозначениями, сходными до степени смешения с вышеуказанными товарными знаками без надлежащего разрешения правообладателя и полагая, что права компании на товарный знак нарушены, направил в адрес общества «Бамгрупп» досудебную претензию.

Поскольку претензионный порядок не привел к положительному результату, компания обратилась в суд с настоящими исковыми требованиями.

Исследовав заявленные требования, оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ссылаясь на положения статей 1229, 1252, 1477, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), а также разъяснения, изложенные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), суд первой инстанции пришел к выводу об обоснованности исковых требований при отсутствии в материалах дела доказательств правомерности использования спорных товарных знаков.

Отказывая в удовлетворении требований в части об обязании ответчика прекратить использование товарных знаков путем предложения к продаже и иного введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, маркированного обозначением «PRAMET», суд первой инстанции исходил из того, что истцом не представлено доказательств того, что нарушение ответчиком прав правообладателя является длящимся, напротив, из материалов дела можно сделать вывод о том, что поставка продукции, маркированной спорным обозначением была произведена единовременно, на основании заключенного договора, а запрет деятельности в виде предложения к продаже не допустим, поскольку является абстрактным, что исключает признак исполнимости для вынесения соответствующего судебного акта.

Повторно исследовав материалы настоящего дела с учетом доводов, изложенных в апелляционной жалобе, апелляционный суд признал судебный акт суда первой инстанции подлежащим отмене, а доводы истца о незаконном использовании ответчиком вышеуказанных обозначений не соответствующим фактическим обстоятельствам дела, поскольку из представленных в материалы дела первичных документов, в том числе товарных накладных не усматривается, что ответчиком поставлен товар маркированный спорным обозначением «Pramet», а документация о закупке не содержала требования к товарному знаку, которым должен быть индивидуализирован поставляемый товар.

Более того, апелляционный суд принял во внимание то, что требования коммерческого предложения на участие в закупке предполагали необходимость указания в представляемой документации наименования товара, его производителя, количества, срока поставки, цены и стоимости товара, в связи с чем, прямое указание в документации требования к производителю является именно требованием к производителю и не может расцениваться как указание на требование к товарному знаку.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства того, что ответчик незаконно использовал вышеуказанные обозначения в качестве товарных знаков, в связи с этим признал заявленные требования не подлежащими удовлетворению.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу в пределах доводов, изложенных в ней, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для ее удовлетворения в связи со следующим.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ), способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, или однородных им, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

По правилу части 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

В то же время лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В данном случае, судом апелляционной инстанции установлено, что в мае 2020 года ответчик стал участником открытого запроса котировок на право заключения договора поставки режущего инструмента Pramet, что подтверждается заявкой ответчика и протоколом закупки
от 11.06.2020 по оценке заявок и выбору победителя, согласно которому ответчик признан победителем конкурсной процедуры.

Поскольку документация о закупке не содержала требования к товарному знаку, которым должен быть индивидуализирован поставляемый товар, в то время как требования коммерческого предложения на участие в закупке предполагали необходимость указания в представляемой документации наименования товара, его производителя, количества, срока поставки, цены и стоимости товара, апелляционный суд обоснованно указал на то, что прямое указание в документации требования к производителю не может расцениваться как использование товарного знака.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Каждый способ использования товарного знака, как предусмотренный, так и не предусмотренный в статье 1484 ГК РФ, ограничен единым принципом такого использования - осуществлением использования товарного знака с целью индивидуализации товаров, то есть приданием различительной способности товару или производителю в целях предотвращения смешения товаров.

Именно в силу приведенного ограничения правообладатель не вправе ограничивать третьих лиц в указании товарного знака в случае, когда такое указание не направлено на индивидуализацию товаров, работ или услуг и не способно вызвать их смешения.

Поэтому указание третьими лицами товарного знака или сходного с ним обозначения с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения различных товаров и производителей, не является использованием товарного знака в понимании статьи 1484 ГК РФ.

Следовательно, такое использование обозначения не является нарушением исключительных прав на товарный знак. По смыслу указанной нормы словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака, если не вызывает смешения продукции истца и ответчика.

Данный вывод соответствует правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.12.2009 № 10852/09 по делу № А45-15761/2008-8/270.

Оценив представленные в материалы дела документы и доказательства, суд апелляционной инстанции обоснованно обратил внимание на то, что из представленных в материалы документов не усматривается использование ответчиком спорных товарных знаков.

Поскольку для взыскания компенсации по правилам статьи 1515 ГК РФ должно быть установлено нарушение исключительного права на товарный знак в смысле статьи 1484 ГК РФ, что в данном случае истцом не доказано, суд апелляционной инстанции пришел к правомерному выводу о том, что заявленные требования не подлежат удовлетворению.

При этом суд кассационной инстанции соглашается с доводом кассационной жалобы о том, что в данном случае не представлены надлежащие доказательства, подтверждающие тот факт, что спорный товар на территорию Беларусь ввезен с согласия правообладателя, следовательно, принцип исчерпания исключительного права ответчиком не доказан.

Между тем принимая во внимание вышеизложенные выводы, данный довод кассационной жалобы не может служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта, поскольку не привел к принятию неверного решения, учитывая, что истцом не доказано использование ответчиком спорных товарных знаков в понимании статьи 1484 ГК РФ, учитывая тот факт, что в договоре и товарно-сопроводительной документации отсутствует спорное обозначение.

Поскольку окончательные выводы суда апелляционной инстанции соответствуют представленным доказательствам, и основаны на правильном применении норм материального права и соблюдении норм процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для отмены либо изменения принятого по делу постановления, в связи с чем, кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебных актов на основании части 4 статьи 270, части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не выявлено.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы относятся на ее заявителя

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2022 по делу № А40-110441/2021 оставить без изменения, кассационную жалобу иностранного лица Seco Tools AB (SE-737 82 Fagersta (SE) – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья Н.Н. Погадаев

Судья Е.Ю. Пашкова

Судья Ю.В. Борисова