Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобуобщества с ограниченной ответственностью «Группа Полимертепло» (ул. Генерала Дорохова, <...>, Москва, 119530, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда города Москвы от 02.10.2020 по делу
№ А40-323552/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2020 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Группа Полимертепло»

к обществу с ограниченной ответственностью «РемГазКоммуникации»
(3-й Новый пер-к, д. 5, стр. 1, пом. V, каб. 6, эт. 3, Москва, 107140, ОГРН <***>)

о защите исключительных прав на товарные знаки.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «СПГ» (ул. Николая Ершова, д. 32/23, пом. 16, г. Казань, <...>, ОГРН <***>).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Группа Полимертепло» ‒ ФИО1 (по доверенности от 03.09.2020);

от общества с ограниченной ответственностью «РемГазКоммуникации» ‒ ФИО2 (по доверенности от 23.07.2020 № 32).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Группа Полимертепло» (далее – общество «Группа Полимертепло») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «РемГазКоммуникации» со следующими требованиями:

о запрете совершать любые действия по использованию обозначения «ИЗОРЕRТФЛЕКС», сходного до степени смешения с товарными знаками «», «» по свидетельствам Российской Федерации № 255223 и № 558295;

о запрете производить, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары с размещенным на них (в том числе этикетке, упаковке товаров) обозначением «ИЗОРЕRТФЛЕКС» («ИзоPertфлекс»), осуществлять рекламу (в том числе размещение на сайте https://rem-gas.ru), хранение, иное распространение и использование на территории Российской Федерации товаров с размещением указанного обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками «», «» по свидетельствам Российской Федерации № 255223 и № 558295;

об обязании изъять из оборота и уничтожить за свой счет расположенные на складе по адресу: г. Тверь, Лазурная промзона, д. 35, контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено обозначение «ИЗОРЕRТФЛЕКС» («ИзоPertфлекс»), сходное до степени смешения с товарными знаками «», «» по свидетельствам Российской Федерации № 255223 и № 558295;

о взыскании компенсации в размере 5 000 000 рублей (с учетом принятого судом первой инстанции уточнения в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «СПГ» (далее – общество «СПГ»).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.10.2020 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2020 решение Арбитражного суда города Москвы от 02.10.2020 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество «Группа Полимертепло», ссылаясь на нарушения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, на несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить обжалуемые решение и постановление, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

В обоснование кассационной жалобы общество «Группа Полимертепло» указывает не только на ненадлежащую правовую оценку, данную судами первой и апелляционной инстанций его доводам и представленных им доказательствам, но и на необоснованность вывода судов об отсутствии опасности смешения его товарных знаков с используемым обществом «РемГазКоммуникации» обозначением.

Общество «Группа Полимертепло» полагает, что принадлежащие ему товарные знаки «», «» и использованное ответчиком обозначение «ИЗОРЕRТФЛЕКС» («ИзоPertфлекс») сходны между собой по фонетическому критерию за счет тождественных элементов ИЗО / ISO» и «ФЛЕКС / FLEX», отмечая при этом, что сравниваемые обозначения не имеют семантического значения.

Общество «Группа Полимертепло» подвергает сомнению обоснованность вывода судов первой и апелляционной инстанций о том, что словесные элементы «ИЗО / ISO» и «ФЛЕКС / FLEX» имеют слабую различительную способность, исходя из того, что при регистрации соответствующих товарных знаков им не был противопоставлен товарный знак «» по свидетельству Российской Федерации № 343483.

С точки зрения общества «Группа Полимертепло», выводы судов о том, что совпадение слабых элементов «ИЗО / ISO» и «ФЛЕКС / FLEX», в товарных знаках истца и в обозначении ответчика, а также существенные отличия средних элементов «ПРО / PRO» и «PERT» не свидетельствуют об их сходстве до степени смешения в целом, прямо противоречит положениям Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.01.2020 № 12, и разъяснениям, изложенным в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденным Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее – Обзор от 23.09.2015), поскольку вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия обозначений в целом, а не отдельных элементов.

Ссылаясь на изложенные в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) разъяснения, общество «Группа Полимертепло» утверждает, что суды первой и апелляционной инстанций также не учли такие факты, как однородность индивидуализируемых товаров, так и иные обстоятельства, усиливающие вероятность смешения сравниваемых обозначений, в том числе наличие у общества «Группа Полимертепло» серии товарных знаков, объединенной элементами «ИЗОПРОФЛЕКС / ISOPROFLEX».

Общество «Группа Полимертепло» считает, что, несмотря на некоторые различия между его товарными знаками и используемым обществом «РемГазКоммуникации» обозначением, реализуемые ими товары являются идентичными (трубы гибкие неметаллические), что может привести к введению потребителей в заблуждение в отношении принадлежности данных товаров обществу «Группа Полимертепло», так как его товарные знаки широко известны на рынке полимерных труб.

В представленном отзыве на кассационную жалобу, ссылаясь на законность и обоснованность выводов судов первой и апелляционной инстанций, общество «РемГазКоммуникации» просит оставить кассационную жалобу общества «Группа Полимертепло» без удовлетворения.

Общество «СПГ» отзыв на кассационную жалобу не представило.

В судебном заседании, состоявшемся 22.04.2021, представитель общества «Группа Полимертепло» выступил по существу доводов, изложенных в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представитель общества «РемГазКоммуникации» возражал против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве на нее, просил оставить кассационную жалобу общества «Группа Полимертепло» без удовлетворения.

Общество «СПГ», надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного разбирательства по рассмотрению кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание суда кассационной инстанции своего представителя не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

При этом ходатайств об отложении судебного заседания, об участии в судебном заседании посредством видеоконференц-связи при содействии иного суда, об участии в судебном заседании посредством веб-конференции, размещенной в информационной системе «Картотека арбитражных дел» обществом «СПГ» не представлено.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах, применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество «Группа Полимертепло» является правообладателем серии товарных знаков, объединенных словесными элементами «ИЗОПРОФЛЕКС / ISOPROFLEX», в том числе:

товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 255223, зарегистрированного 10.09.2003 по заявке № 2003704732 с приоритетом от 12.03.2003 в отношении товаров 11, 17,
19-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ), в частности, в отношении товара
17-го класса «трубы гибкие неметаллические» МКТУ;

товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 558295, зарегистрированного 25.11.2015 по заявке № 2014727069 с приоритетом от 13.08.2014 в отношении товаров 6, 9, 11, 12, 17, 19, 20-го классов МКТУ, в частности, в отношении товара 17-го класса «трубы гибкие неметаллические» МКТУ.

Обществу «Группа Полимертепло» стало известно о том, что общество «РемГазКоммуникации» производит и предлагает к продаже трубы для горячего водоснабжения под обозначением «ИЗОРЕRТФЛЕКС».

Полагая, что используемое обществом «РемГазКоммуникации» обозначение «ИЗОРЕRТФЛЕКС» сходно до степени смешения с принадлежащей ему серией товарных знаков, объединенных словесными элементами «ИЗОПРОФЛЕКС / ISOPROFLEX», ссылаясь на отсутствие у данного общества разрешения на использование обозначения «ИЗОРЕRТФЛЕКС» в отношении однородных товаров, а также на то,
что действия этого лица по производству и предложению к продаже труб нарушают исключительные права на принадлежащие ему товарные знаки, общество «Группа Полимертепло» направило в адрес общества «РемГазКоммуникации» претензию с требованиями, аналогичными исковым требованиям.

Поскольку общество «РемГазКоммуникации» оставило без ответа направленную в его адрес претензию, а также добровольно не устранило нарушение, общество «Группа Полимертепло» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с настоящим исковым заявлением.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из отсутствия сходства между товарными знаками общества «Группа Полимертепло» и используемым обществом «РемГазКоммуникации» обозначением.

При этом суд первой инстанции указал на следующие обстоятельства:

представленное истцом заключение патентного поверенного ФИО3 от 12.03.2020 содержит указание на утратившие силу правила и ответ на правовой вопрос, и, следовательно, оно не может служить надлежащим доказательством по делу;

словесное обозначение «ИзоPertфлекс» выполнено буквами разных алфавитов шрифтом черного цвета, в отличие от обозначений «ИЗОПРОФЛЕКС» и «ISOPROFLEX», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и английского алфавита соответственно;

сравниваемые обозначения «ИзоPertфлекс» и «ИЗОПРОФЛЕКС» / «ISOPROFLEX»различны по звучанию;

в середине словесного обозначения «ИзоPertфлекс» расположен слог «pert», согласно пояснениям ответчика, представляющего собой общепринятое сокращение от «Polyethylene of raised temperature resistance» – полиэтилены повышенной термостойкости для производства труб для горячего водоснабжения и отопления;

основную индивидуализирующую функцию имеет словесный элемент «pert», поскольку начальные и конечные элементы (ИЗО/ISO, ФЛЕКС/FLEX) имеют слабую различительную способность, которые обозначают сокращения и транслитерацию слов (ISOLATION (англ.) ‒ изоляция и FLEX (англ.) ‒ гнуться; сгибаться), широко используемых для производства трубной продукции;

указанные элементы «ИЗО/ISO» и «ФЛЕКС/FLEX» также часто используются в товарных знаках, как составные части слов, характерные для аналогичных товаров 17-го класса МКТУ, что подтверждается практикой регистрации товарных знаков с элементами «ИЗО/ISO» и «ФЛЕКС/FLEX» в их составе.

При этом суд первой инстанции отметил, что элементы «ИЗО/ISO» и «ФЛЕКС/FLEX» не являются неохраняемыми, но очевидно являются слабыми, что подтверждается регистрацией товарного знака «ISOFLEX» по свидетельству Российской Федерации № 343483 в отношении однородной продукции, который не послужил препятствием для регистрации на имя истца товарного знака «» по свидетельству Российской Федерации № 558295.

Суд первой инстанции посчитал, что совпадение слабых элементов «ИЗО/ISO» и «ФЛЕКС/FLEX» в товарных знаках истца и обозначении ответчика не свидетельствует об их сходстве до степени смешения в целом, указав, что наличие существенных отличий их средних элементов «ПРО/PRO» и «PERT» опровергает возможность их сходства между собой.

На основании изложенного, а также с учетом отсутствия семантического сходства и второстепенность графических признаков суд первой инстанции пришел к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки истца и обозначение ответчика не являются между собой сходными до степени смешения.

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, указав, что доводы общества «Группа Полимертепло» были предметом исследования суда первой инстанции
и им дана надлежащая правовая оценка.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, выслушав мнение присутствующих в судебном заседании представителей сторон,проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, – к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении
убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения (пункт 2 статьи 1515 ГК РФ).

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг,
в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 ГК РФ).

Таким образом, использование для индивидуализации товаров и услуг обозначения, тождественного или сходного с ним до степени смешения товарному знаку иного лица, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из обжалуемых судебных актов, суды первой и апелляционной инстанций установили факт принадлежности обществу «Группа Полимертепло»исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 255223 и № 558295, в защиту которых оно обратилось с настоящим иском. Данный факт ответчиком и третьим лицом не оспаривается.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды первой и апелляционной инстанций исходили из отсутствия сходства между используемыми ответчиком обозначением «ИзоPertфлекс» и товарными знаками «» / «» истца, поскольку средние элементы «PERT» и «ПРО/PRO» существенно отличаются между собой и несут основную индивидуализирующую функцию, а начальные и конечные элементы «ИЗО/ISO» и «ФЛЕКС/FLEX» являются слабыми из-за утраты своей различительной способности.

Суд кассационной инстанции не может признать выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями основанными на правильном применении норм материального права и установлении всех имеющих значение обстоятельств.

Независимо от того, что вопрос сходства (или его отсутствия) сравниваемых обозначений является вопросом факта, суды не могут подходить к рассмотрению этого вопроса произвольно, а суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, правильном применении норм материального права.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 по делу № А60-6484/2016.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в Постановлении № 10.

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В пункте 162 Постановления № 10 разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то,
что не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии в сравниваемых обозначениях совпадающих элементов.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017,
от 31.05.2018 по делу № СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 N 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу № СИП-137/2018 и от 26.11.2018 по делу
№ СИП-147/2018.

Между тем судами при рассмотрении настоящего дела установлено, что в состав сравниваемых обозначений входят словесные элементы «ИЗО» и «ФЛЕКС», то есть имеются совпадающие элементы, в связи с чем вывод о полном отсутствии сходства сделан быть не может.

В таком случае судом должна быть установлена степень сходства сравниваемых обозначений, которая наряду со степенью однородности товаров и услуг, а также иными факторами, примерный перечень которых приведен в пункте 162 Постановления № 10, подлежит учету при установлении вероятности смешения сравниваемых обозначений.

Вместе с тем из содержания обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции невозможно установить, учитывались ли ими степени сходства обозначений и однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки истца и используется обозначение ответчика.

При этом истцом заявлялся довод о том, что товарные знаки истца и обозначение ответчика используются для маркировки идентичных товаров (трубы гибкие неметаллические).

Кроме того, суд первой инстанции не дал оценки доводу истца о том, что при установлении вероятности смешения сравниваемых обозначений подлежит учету факт принадлежности истцу серии товарных знаков, объединенных общим элементом.

Суд апелляционной инстанции, несмотря на наличие соответствующих доводов общества «Группа Полимертепло», допущенные судом первой инстанции нарушения не устранил, должной оценки доводам заявителя апелляционной жалобы не дал.

В соответствии с пунктами 1–3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: 1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; 2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; 3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны: обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции не может признать изложенный в обжалуемых судебных актах вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения основанным на нормах материального права и разъяснениях высшей судебной инстанции.

Принимая во внимание общеправовое требование определенности, ясности и недвусмысленности судебных актов, которое вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.04.1995 № 3-П), необходимость определения объектов сравнения и соблюдения методологии сравнения обозначений является условием правильного применения норм материального права и принятия законных судебных актов.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого необходимого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции.

На основании изложенного суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального права и процессуального права, а выводы, содержащиеся в судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, учитывая отсутствие в обжалуемых судебных актах необходимого исследования и оценки имеющих значение для дела обстоятельств и доказательств, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное в настоящем постановлении, устранить допущенные нарушения норм материального и процессуального права и по результатам оценки доводов сторон, установления значимых обстоятельств и исследования имеющихся в материалах дела доказательств принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы.

Вместе с тем суд кассационной инстанции обращает внимание на то, что изложенные в настоящем постановлении выводы не предопределяют решение суда первой инстанции, которое будет принято при новом рассмотрении дела, а лишь направлены на необходимость полного и всестороннего исследования фактических обстоятельств дела, представленных доказательств и доводов лиц, участвующих в деле.

При этом в силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 02.10.2020 по делу
№ А40-323552/2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2020 по тому же делуотменить.

Дело № А40-323552/2019 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья А.А. Снегур

Судья С.П. Рогожин

Судья Ю.М. Сидорская