Гражданский кодекс часть 1

Судья Суда по интеллектуальным правам Погадаев Н.Н., рассмотрев (без вызова сторон) кассационную жалобу Министерства обороны Российской Федерации (ул. Знаменка, <...>, ОГРН <***>) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2020 по делу № А40-45460/2020, принятое в порядке упрощенного производства

по исковому заявлению Министерства обороны Российской Федерации к обществу с ограниченной ответственностью «ТЫЛ» (Варшавское шоссе, д. 74, корп. 2, Москва, 117556, ОГРН <***>) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки,

УСТАНОВИЛ:

Министерство обороны Российской Федерации (далее – Минобороны России, истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ТЫЛ» (далее – общество, ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 515549, № 515550 в размере
115 000 рублей, а также судебных издержек.

Минобороны России указывало на то, что обществом в принадлежащем ему торговом помещении, 28.05.2019 были реализованы товары, на которых без его разрешения использовались указанные товарные знаки, в подтверждение чего были представлены чеки, содержащие информацию об ответчике, а также видеозапись процесса реализации товара.

Основываясь на положениях статей 1229, 1252, 1484 и 1515 ГК РФ и оценке, представленных в материалы дела доказательств, суд первой инстанции, установив принадлежность истцу исключительных прав на указанные товарные знаки, факт их незаконного использования ответчиком, учтя добровольную выплату компенсации ответчиком в размере 5000 рублей, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 15 000 рублей.

Суд первой инстанции счел, что размер компенсации был определен истцом на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), и признал некорректной ссылку истца на сублицензионный договор от 10.05.2017, поскольку исходил из того, что данным договором было предоставлено право использования товарных знаков сроком на три года на всей территории Российской Федерации, в то время как спорное нарушение носит единичный характер, не имеет массового характера, не является длящимся и совершено в пределах одной торговой точки и на территории одного субъекта.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.06.2020 исковые требования удовлетворены частично: с общества в пользу Минобороны России взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 515549, № 515550 в размере
15 000 рублей, судебные расходы в размере 300 рублей, а также государственная пошлина в размере 2 000 рублей, в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

В свою очередь суд апелляционной инстанции установил, что размер компенсации был определен истцом на основании подпункта 2 пункта 4
статьи 1515 ГК РФ, и констатировал, что суд первой инстанции был не вправе изменять избранный вид компенсации.

Вместе с тем указав на то, что истцом не было представлено в материалы дела доказательств о том, что сублицензионный договор от 10.05.2017 был зарегистрирован в установленном законом порядке, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что истец не доказал размер стоимости права использования спорных товарных знаков, в связи с этим отказал в удовлетворении исковых требований.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2020 решение Арбитражного суда города Москвы от 10.06.2020 было отменено, в удовлетворении исковых требований отказано полностью.

Не согласившись с постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2020, Минобороны России обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Кассационная жалоба определением от 11.11.2020 принята к производству Суда по интеллектуальным правам, и ответчику было предоставлено время для представления отзыва до 12.12.2020, представив который, ответчик просит отказать в удовлетворении кассационной жалобы.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом уведомлены о принятии кассационной жалобы к производству, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Как следует из части 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для пересмотра в порядке кассационного производства указанных в части 1 настоящей статьи решений и постановлений являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

В кассационной жалобе, ссылаясь на существенные нарушения судом апелляционной инстанции норм материального права и норм процессуального права, истец просит отменить постановление суда апелляционной инстанции и направить дело на новое рассмотрение.

Заявитель кассационной жалобыуказывает на то, что вопреки выводу суда апелляционной инстанции, на момент обращения в суд с настоящим иском, сублицензионный договор от 10.05.2017 был зарегистрирован в установленном законом порядке 25.10.2017, и сублицензиатом по нему лицензиату было выплачено предусмотренное данным договором вознаграждение, что следует из представленных в материалы дела доказательств, вследствие чего в удовлетворении иска было отказано неправомерно.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого судебного акта в связи со следующим.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг
(статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя
(статья 1229 ГК РФ), способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, или однородных им, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как изложено выше, судом первой инстанции был установлен факт принадлежности истцу исключительных прав на спорные товарные знаки, а также факт их незаконного использования ответчиком, при этом указанный вывод судом апелляционной инстанции не опровергался.

Суд апелляционной инстанции не согласился с судом первой инстанции в том, что размер компенсации был определен истцом на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, так как установил, что размер компенсации был определен истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в связи с этим констатировал, что суд первой инстанции был не вправе изменять вид компенсации, избранный правообладателем.

Суд по интеллектуальным правам соглашается с указанным выводом суда апелляционной инстанции, так как при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, пункт 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10).

В пункте 61 Постановления № 10 разъяснено, что если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Из изложенного следует, что применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации должен был быть проверен судами на основании данных о стоимости права использования спорного товарного знака, сложившейся в период, соотносимый с моментом правонарушения.

В данном деле размер компенсации был определен истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, и двукратный размер стоимости права использования подтверждался представленным в материалы дела сублицензионным договором от 10.05.2017, при этом истец указал на то, что ответчик добровольно выплатил часть компенсации в размере 5000 рублей, в связи с этим просил взыскать с ответчика компенсацию в сумме 115 000 рублей.

Суд по интеллектуальным правам считает, что вывод суда апелляционной инстанции о том, что истцом не было представлено в материалы дела доказательств, подтверждающих регистрацию сублицензионного договора от 10.05.2017 в установленном законом порядке, не соответствует фактическим обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам.

Суд кассационной инстанции находит обоснованным довод кассационной жалобы о том, что согласно представленным в материалы дела изменениям в товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 515549, № 515550, на момент обращения в суд с настоящим иском, сублицензионный договор от 10.05.2017 был зарегистрирован в установленном законом порядке 25.10.2017
(том 1, л.д. 119-120) и суд апелляционной инстанции не принял указанные доказательства во внимание.

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что оценка доказательств по делу, является прерогативой судов первой и апелляционной инстанций, тогда как пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ограничены проверкой правильности применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствия их выводов о применении норм права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

В предмет доказывания по данной категории дел входит установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение, исходя из этой цены.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом по правилам указанной нормы.

Таким образом, формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, императивно определена законом, то есть, применительно к обстоятельствам данного дела расчет суммы компенсации, представленный истцом, должен был быть проверен судом на основании данных о стоимости права использования товарного знака, сложившейся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в трех случаях:

при ином определении судом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель. В этом случае частичное удовлетворение требований терминологически является не «снижением» размера компенсации, а взысканием компенсации исходя из установленного размера стоимости права использования произведения;

при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования произведения на основании абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ;

при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака на основании постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П.

При определении компенсации в двукратном размере стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с этим за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования, а также период его использования.

Установленная судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности, в двукратном размере составляет компенсацию, подлежащую взысканию за соответствующее нарушение.

Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием не может рассматриваться как снижение размера компенсации, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом.

Цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование объекта интеллектуальных прав, может определяться в том числе с учетом ранее заключенных правообладателем лицензионных договоров на предоставление права использования того же результата интеллектуальной деятельности, и учитываться может в том числе сублицензионный договор (статья 1238 ГК РФ).

Вместе с тем представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает того, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм статей 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного/сублицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности исходя из существа нарушения, условийэтого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

С учетом указанных обстоятельств суд может определить другую стоимость права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, а следовательно, и иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Само по себе отличие условий лицензионного договора от обстоятельств допущенного нарушения не является основанием для признания указанного договора неотносимым доказательством. Указанные обстоятельства могут являться основанием для определения иной стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности.

Иными словами, исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, суду необходимо определить, на что конкретно направлены доводы ответчика о снижении размера компенсации – на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного размера, которые могут подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

При этом определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании
части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, однако должны подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

В свою очередь, по мнению Суда по интеллектуальным правам, расчет суммы компенсации, представленный истцом, не был проверен судом апелляционной инстанции. Кроме этого, из принятых по делу судебных актов не усматривается, что ответчиком представлялись какие-либо доказательства об иной стоимости права использования спорных товарных знаков, либо о наличии обстоятельств, позволяющих снизить заявленный истцомразмер компенсации ниже установленного размера.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что постановление суда апелляционной инстанции принято с нарушением норм материального и процессуального права, которое повлияло на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов истца в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, так как не были исследованы все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора,чем, по мнению суда кассационной инстанции, были нарушены положения статей 6, 71, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что определение размера компенсации находится за пределами полномочий, предусмотренных в статье 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и установление указанных обстоятельств невозможно в суде кассационной инстанции в силу ограниченности его полномочий (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), суд кассационной инстанции приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2020 по делу № А40-45460/2020, с направлением дела, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции следует учесть вышеизложенное и исходя из заявленных требований и возражений к ним, дать надлежащую оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, а также представленным по делу доказательствам и с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопроса о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2020 по делу № А40-45460/2020 отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Судья Н.Н. Погадаев