Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 (Москва, ОГРНИП <***>) на решение Арбитражного суда Мурманской области от 10.02.2022 по делу № А42-175/2022 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.04.2022 по тому же делу

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (пгт. Никель, Мурманская обл., ОГРНИП <***>) о защите исключительных прав и взыскании компенсации.

В судебное заседание явился представитель индивидуального предпринимателя ФИО1 – ФИО3 (по доверенности от 13.09.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Мурманской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ответчик) об обязании в течение 15 дней с момента вступления решения суда в законную силу прекратить использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 839755; об обязании в течение 15 дней с момента вступления решения суда в законную силу удалить с сайта www.wildberries/ru все фотографические произведения, принадлежащие истцу; о взыскании 100 000 руб. компенсации за

[A2] использование товарного знака и 70 000 руб. компенсации за нарушение авторских прав на фотографические произведения.

Решением Арбитражного суд Мурманской области от 10.02.2022, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.04.2022, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит указанные решение и постановление отменить, принять по делу новый судебный акт.

Заявитель кассационной жалобы указывает на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, которое, по его мнению, привело к принятию незаконных и необоснованных судебных актов по настоящему делу.

Кассатор отмечает, что суд апелляционной инстанции со ссылкой на пункт 1.1.3. Информационной справки, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2017 № СП-23/24, признал ошибочным вывод суда первой инстанции о том, что требуется представление нотариально заверенного протокола осмотра сайта.

Несмотря на то, что исковое заявление с приложениями подано в суд первой инстанции путем электронной подачи, а впоследствии представлены заверенные копии ранее поданных документов, суд апелляционной инстанции, тем не менее, ошибочно указал, что данные скриншоты не заверены и поэтому не могут быть признаны допустимым доказательством по делу.

Кроме того, кассатор полагает, что факт использования товарного знака подтверждается сриншотами интернет страницы с сайта https://www.wildberries.ru/, а не распиской о получении денежных средств. Истец констатировал, что указанная расписка представлена им ошибочно. Между тем факт представления расписки, не имеющей отношения к настоящему делу, не нивелирует права истца на фотографические произведения. Указанные произведения созданы по заданию истца, исключительные права на них переданы автором истцу в полном объеме по договору оказания услуг по фотосъемке от 26.07.2021 № 21 и акту приема-передачи услуг от 02.08.2021, которые представлены в дело.

Податель кассационной жалобы также не согласен с позицией суда о том, что спорные изображения не представлены, поскольку в материалах дела имеется фото-таблица к акту об оказании услуг по договору от 26.07.2021 № 21. Изображения, переданные по указанному акту, как отмечает кассатор, полностью идентичны изображениям, которые разместил в сети Интернет ответчик.

Дополнительно кассатор обращает внимание на то, что судами оставлено без внимания ходатайство истца о привлечении в качестве третьего лица фотографа ФИО4, что

[A3] противоречит статье 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и нарушает процессуальные права истца.

До даты судебного заседания в Суд по интеллектуальным правам отзыв на кассационную жалобу истца от ответчика не поступал.

В судебном заседании 12.10.2022 представитель истца поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание не явился, своего представителя не направил, что в силу положений части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Законность обжалуемых решения и постановления проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как указано в исковом заявлении, ответчик на интернет странице по адресу https://www.wildberries.ru/catalog/36653862/detail.aspx?targetUrl=BP предлагал к продаже товар (арт. 36653862) – массажер для шеи, ног, спины с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 839755.

Истцом обнаружен факт неправомерного использования ответчиком объектов авторского права – фотографий предлагаемого к продаже товара. Указанные произведения созданы по заданию истца, исключительные права на них переданы автором ему в полном объеме по договору оказания услуг по фотосъемке от 26.07.2021 № 21 и акту приема-передачи услуг от 02.08.2021.

Ответчик без согласия истца разместил фотографические произведения в сети Интернет на сайте www.wildberries.ru в карточке товара под артикулом 36653862 («Массажер для шеи, ног, спины»), что подтверждается распечатками материалов, размещенных в сети Интернет.

Ссылаясь на то, что истец не заключал с ответчиком договор, не уполномочивал на использование товарного знака, предприниматель ФИО1 направил в адрес ответчика претензию. Указанная претензия оставлена без удовлетворения.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Приходя к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований, суд первой инстанции указал, что истцом не представлены изображения и нотариально заверенный протокол осмотра сайта, не доказаны факт принадлежности истцу исключительных прав на фотографические произведения, факт реализации ответчиком (предложения к продаже) товара, содержащего обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком « » по свидетельству Российской Федерации № 839755.

[A4] Суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения апелляционной жалобы истца отметил, что скриншоты по смыслу закона являются допустимыми доказательствами, вывод суда первой инстанции о том, что в обоснование иска предприниматель Солеев Р.Р. обязан был представить нотариально заверенный протокол осмотра сайта, противоречит существующим подходам. Между тем суд апелляционной инстанции констатировал, что представленные истцом копии никем не заверенных скриншотов Интернет-страниц не могут быть приняты в качестве доказательств по делу.

Кроме того, суд апелляционной инстанции отметил, что для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Обладатель исключительных авторских прав имеет право использовать знак охраны авторского права, который состоит из трех элементов: латинской буквы «С» в окружности, наименования обладателя исключительных авторских прав и года опубликования произведения в соответствии со статьей 1271 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец не указал, где размещал спорные фотографии с указанием знака охраны, а именно латинской буквы «C» в окружности.

На основании изложенного, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что исковые требования не подлежат удовлетворению, и оставил оспариваемое решение суда первой инстанции без изменения.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, заслушав мнение представителя истца, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 1225 ГК РФ произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право,

[A5] являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства, в том числе фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1259 ГК РФ для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 1270 ГК РФ, автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный

[A6] знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

[A7] При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии со статьей 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

Как разъяснено в пункте 62 Постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в

[A8] пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии с пунктом 1.1.3. Информационной справки, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2017 № СП-23/24, лица, участвующие в деле, могут самостоятельно фиксировать находящуюся в сети "Интернет" информацию доступными им средствами и представлять ее в материалы дела в виде скриншотов интернет-страниц, распечаток различных информационных ресурсов, распечаток электронной переписки и прочее (решение Суда по интеллектуальным правам от 13.10.2015 по делу № СИП-383/2016 (постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2016 оставлено без изменения, определением Верховного Суда Российской Федерации от 30.05.2016 № 300-КГ16-4512 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано); решения Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2016 по делу № СИП-642/2015 (постановлением президиума Суда по интеллектуальным

[A9] правам от 10.05.2016 оставлено без изменения), от 10.06.2015 по делу № СИП-99/2015 (постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2015 оставлено без изменения)). Такие носители должны содержать дату фиксации информации (дату изготовления скриншота, дату распечатки сведений информационного ресурса и т.п.), адрес нахождения информации в сети "Интернет" (сетевой адрес, доменное имя, IP адрес и т.п.), а также должны быть заверены подписью представляющего их лица (представителя). В случае, когда юридически значимой является дата размещения информации в сети "Интернет", соответствующий носитель должен содержать и эту дату.

Судебная коллегия усматривает основания для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Так, необходимо отметить, что суд апелляционной инстанции правомерно указал, что допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения.

Между тем, как верно отмечает кассатор, выводы суда апелляционной инстанции об отсутствии заверенных копий распечаток интернет-страниц являются ошибочными. Как явно следует из материалов дела, истцом представлены надлежащим образом заверенные копии документов. В этой связи позиция суда апелляционной инстанции о том, что представленные истцом копии никем не заверенных скриншотов интернет-страниц не могут быть приняты в качестве доказательств по делу, является неверной, а суждения об отсутствии доказательств нарушения прав истца – преждевременными.

Суд кассационной инстанции также полагает заслуживающими внимания доводы истца о том, что факт представления расписки, не имеющей отношения к настоящему делу, сам по себе не свидетельствует о недоказанности принадлежности ему исключительных прав на объекты авторского права. Иным представленным в материалы дела доказательствам, на которые ссылается заявитель кассационной жалобы, надлежащая правовая оценка дана не была.

Кроме того, как верно отмечает кассатор и усматривается из материалов дела, им представлены изображения в виде фото-таблицы (л.д. 79-84) к акту об оказании услуг, позволяющие соотнести их с изображениями, размещенными в сети Интернет ответчиком.

Положениями части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлены требования к содержанию мотивировочной части решения, в частности, она должна содержать доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

[A10] Соответствующие требования к постановлению суда апелляционной инстанции установлены положениями статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что судами первой и апелляционной инстанций не были установлены и исследованы все существенные для правильного рассмотрения дела доказательства, обжалуемые решение и постановление приняты с нарушением норм материального и процессуального права, в связи с чем указанные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, кассационная жалоба истца – удовлетворению.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется надлежащее исследование и оценка доказательств и доводов участвующих в деле лиц, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Мурманской области от 10.02.2022 по делу № А42-175/2022 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.04.2022 по тому же делу отменить.

Направить дело № А42-175/2022 в Арбитражный суд Мурманской области на новое рассмотрение.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья Ю.В. Борисова

Судья Е.Ю. Пашкова

Судья Ю.М. Сидорская

[A11] Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 26.01.2022 5:31:07

Кому выдана Сидорская Юлия Михайловна

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 03.02.2022 6:21:59
Кому выдана Пашкова Елена Юрьевна
Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 25.01.2022 9:02:02

Кому выдана Борисова Юлия Валерьевна