Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Руспак полимер» (просп. Октября, д. 19, пом. 53, <...>, ОГРН <***>) на решение Арбитражного суда Нижегородской области от 18.04.2022 по делу № А43-19418/2021 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 01.12.2022 по тому же делу по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Бинови» (пер. 5-ый Верхний, д. 1, литера Ж, пом. 205, Санкт-Петербург, 194292, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Руспак полимер» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 432714.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Таконикмиллен» (ул. Политехническая, д. 3, корп. 5, стр. 3, пом. 2-8, Санкт-Петербург, 194021, ОГРН <***>), общество с ограниченной ответственностью «Медикосм» (пер. 6-ой Верхний, д. 12, лит. А, пом. 216, Санкт-Петербург, 194292, ОГРН <***>), общество с ограниченной ответственностью «Белый север» (просп. Свободный, д. 60А, оф. 3-12, <...>, ОГРН <***>).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью «Руспак полимер» – ФИО1 (по доверенности от 01.04.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Бинови» (далее – общество «Бинови») обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Руспак полимер» (далее – общество «Руспак полимер») о запрете использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 432714, о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 5 231 400 руб., об обязании изъять из оборота и уничтожить за свой счет всю контрафактную продукцию, на которой размещен спорный товарный знак (с учетом уточнений, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Таконикмиллен», общество с ограниченной ответственностью «Медикосм» и общество с ограниченной ответственностью «Белый север».

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 18.04.2022, оставленным без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 01.12.2022, исковые требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взысканы компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 432714 в размере 5 060 600 руб., а также 53 552 руб. расходов по уплате государственной пошлины. Обществу «Руспак полимер» запрещено использовать товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 432714. Ответчик также обязан изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактную продукцию, на которой незаконно размещен товарный знак истца. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с указанным решением и постановлением, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Заявитель кассационной жалобы указывает на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, которое, по его мнению, привело к принятию незаконных и необоснованных судебных актов по настоящему делу.

По мнению кассатора, судами первой и апелляционной инстанции при анализе сходства сравниваемых обозначений не учтено, что не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии в сравниваемых обозначениях совпадающих элементов.

Так, истец является правообладателем товарного знака «

» по свидетельству Российской Федерации № 432714, между тем на реализованных ответчиком товарах расположено иное обозначение «

».

Общество «Руспак полимер» отмечает: соответствующие доводы о том, что обозначение, которое использовалось ответчиком на товарах,

зарегистрировано за иным лицом (обществом с ограниченной ответственностью «Би-Трейд»), истцу исключительное право на этот товарный знак не принадлежит, были предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, однако правовой оценки не получили.

Общество «Руспак полимер» полагает, что не нарушил исключительное право общества «Бинови» на принадлежащий ему товарный знак, поэтому действия истца по подаче настоящего заявления в суд являются злоупотреблением правом. Между тем суд апелляционной инстанции не дал оценки указанному доводу.

Ответчик констатирует, что, определяя размер компенсации, суд первой инстанции учел документы о закупке обществом с ограниченной ответственностью «Таконикмиллен» (далее – общество «Таконикмиллен») товаров на сумму 12 000 руб., однако представленные истцом документы не подтверждают заявленной суммы исковых требований (подписи уполномоченных лиц на счете на оплату и выставленных счетах-фактурах, как и печати, не совпадают).

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции необоснованно принял во внимание счет № 5009 на сумму 975 000 руб., являющийся недопустимым доказательством. Фактом нарушения является именно реализация товара, тогда как выставленный счет, не оплаченный покупателем при отсутствии доказательств передачи спорного товара, реализацией не является.

Суд первой инстанции также сослался на УТ-39 от 09.02.2021 на сумму 1 628 700 руб., тогда как указанный документ не содержит сведений о реализации перчаток с маркировкой товарного знака, принадлежащего истцу.

Ответчик также обращает внимание на то, что суды доводам о снижении размера компенсации оценки не дали и в судебных актах не отразили.

Кроме того, податель кассационной жалобы указывает на то, что суд неправомерно удовлетворил требование истца в части обязания ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет всю контрафактную продукцию.

В суд отзыв на кассационную жалобу ответчика от истца не поступал.

В судебном заседании 26.07.2023 представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, не явились, явки своих представителей не обеспечили, что в силу положений части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Законность обжалуемых решения и постановления проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, и на наличие безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов,

предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, истец является правообладателем товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 432714.

Обществу «Бинови» 10.04.2021 стало известно о том, что общество «Руспак полимер» незаконно использует товарный знак (реализует продукцию – перчатки нитриловые неопудренные с регистрационным удостоверением BENOVY с незаконным размещением на упаковке товарного знака «BENOVY»).

Обществом «Бинови» обществу «Руспак полимер» 17.04.2021 и 25.05.2021 направлены претензии с требованиями прекратить незаконное использование товарного знака и уничтожить контрафактную продукцию, которые оставлены без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд данным исковым заявлением.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что материалами дела подтверждено, что ответчик, предлагая и реализуя продукцию – медицинские перчатки, использовал обозначение, сходное с товарным знаком «BENOVY», правообладателем которого является истец, в отношении однородных товаров.

Заявляя требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в сумме 5 231 400 руб., истец избрал вид компенсации, предусмотренный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Между тем, суд первой инстанции пришел к выводу, что совокупностью имеющихся в деле доказательств подтверждается предложение ответчиком к продаже и реализация продукции на общую сумму 2 530 300 руб., ввиду чего признал требование истца о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак обоснованным и подлежащим удовлетворению в размере 5 060 600 руб., отказал в остальной части требования.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, оставив обжалуемое решение без изменения.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав мнение представителя ответчика, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и норм процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, а также соблюдение норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебных

актов в любом случае, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 1225 ГК РФ товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может

восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

Как разъяснено в пункте 62 Постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или

средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Судебная коллегия усматривает основания для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Как справедливо отмечает кассатор, истец является правообладателем товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 432714 (выполнен в латинице стандартным шрифтом), между тем на реализованных ответчиком товарах согласно материалам дела расположено иное обозначение « ». При этом общество «Руспак полимер» еще при рассмотрении дела в нижестоящем суде обращало внимание на то, что

обозначение « » по заявке № 2021752022 впоследствии зарегистрировано за иным лицом – обществом с ограниченной ответственностью «Би-Трейд» (товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 857573), не привлеченным к участию в деле. Однако данный довод остался без надлежащей правовой оценки со стороны суда апелляционной инстанции.

При этом судебная коллегия отмечает: уполномоченным органом (Федеральной службой по интеллектуальной собственности) предоставлена правовая охрана обоим обозначениям (в настоящее время это товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 432714, правообладателем которого является истец, и товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 857573, правообладателем которого является общество «Би- Трейд»), то есть административным органом они признаны несходными в отношении соответствующих товаров.

С учетом вышеизложенного выводы суда апелляционной инстанции о нарушении ответчиком исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 432714, как и о наличии оснований для применения мер гражданско-правовой защиты и ответственности (без надлежащей оценки представленных в материалы дела доказательств и аргументов ответчика по вышеуказанному поводу) являются преждевременными.

В отсутствие надлежащего выяснения вопроса о том, какое же все-таки обозначение использовалось ответчиком на товарах, и ввиду того, что на некоторых принятых в обоснование расчета компенсации в двукратном размере стоимости реализованных товаров обозначение в принципе отсутствует, выводы суда апелляционной инстанции о том, что

совокупностью материалов дела подтверждено предложение ответчиком к продаже и реализация продукции на общую сумму 2 530 300 руб., и как следствие, о взыскании компенсации в размере 5 060 600 руб., являются не в полной мере обоснованными и мотивированными.

В соответствии с частью 4 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что постановление принято судом апелляционной инстанции с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в нем, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем обжалуемый судебный акт не может быть признан законным и подлежит отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется надлежащее исследование и оценка доказательств и доводов участвующих в деле лиц, в том числе на предмет наличия или отсутствия нарушения ответчиком исключительного права истца, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом кассационной инстанции не установлено.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции необходимо правильно установить наличие либо отсутствие факта нарушения исключительного права истца ответчиком, и в случае его установления произвести верный расчет компенсации.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 01.12.2022 по делу № А43-19418/2021 отменить.

Направить дело № А43-19418/2021 в Первый арбитражный апелляционный суд на новое рассмотрение.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий
судья Ю.В. Борисова
Судья Д.А. Булгаков
Судья Ю.М. Сидорская

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 19.04.2023 6:21:00
Кому выдана Сидорская Юлия Михайловна
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 06.04.2023 6:11:00
Кому выдана Булгаков Дмитрий Александрович
Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 21.04.2023 6:31:00

Кому выдана Борисова Юлия Валерьевна