Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании дело по правилам, установленным для рассмотрения дел в арбитражном суде первой инстанции в судебном заседании дело по апелляционной жалобе индивидуального предпринимателя ФИО3 (рег. № 07АП-9787/17) на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 18 сентября 2017г. по делу № А45-11140/2017 (судья Я.А. Смеречинская)

по иску общества с ограниченной ответственностью «Кибердаин Системс Груп» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Новосибирск,

к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>), г. Новосибирск,

о взыскании 500 000 рублей компенсации,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Кибердаин Системс Груп» (далее – ООО «Кибердаин Системс Груп», истец) обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее – ИП ФИО3, ответчик) о взыскании денежной компенсации за незаконное и неоднократное нарушение прав на использование товарного знака в сумме 500 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 18.09.2017г. взыскано с индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Кибердаин Системс Груп» (ОГРН <***>, ИНН <***>) компенсацию за нарушение исключительных прав на использование товарного знака № 584503 в сумме 260 000 рублей, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 760 рублей. В удовлетворении исковых требований в остальной части отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ИП ФИО3 обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять новый судебный акт.

В обоснование своих доводов заявитель указывает, на нарушение судом норм процессуального права, выводы, изложенные в решении суда, не соответствуют обстоятельствам дела, суд неполно выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела. Ссылается на ненадлежащее извещение ответчика о судебном разбирательстве. Истцом не соблюден обязательный претензионный порядок. Указывает на злоупотребление правом со стороны истца. Размер компенсации считает необоснованным. Умысел со стороны ответчика отсутствует. Ответчик является добросовестным субъектом предпринимательской деятельности. Ответчик имел право на коммерческое обозначение, право на которое возникло ранее.

Более подробно доводы изложены в апелляционной жалобе, и в дополнении к ней.

В соответствии частью 1 статьи 268 АПК РФ при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

По смыслу частей 2, 3 статьи 268 АПК РФ дополнительные доказательства принимаются судом апелляционной инстанции при наличии ходатайства лица, участвующего в деле, о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств и при условии надлежащего обоснования лицом, участвующим в деле, невозможности представления в суд первой инстанции данных доказательств по причинам, не зависящим от него, а также в случае отказа судом первой инстанции в удовлетворении соответствующего ходатайства.

Учитывая необходимость оценки представленных документов в совокупности с другими, имеющимися доказательствами, а также, исходя из того, что их не приобщение может привести к принятию необоснованного судебного акта (пункт 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 36 от 28.05.2009), суд апелляционной инстанции, в целях полного и всестороннего исследования обстоятельств настоящего спора, руководствуясь частью 2, 2 статьи 268 АПК РФ, представленные ответчиком в обоснование доводов апелляционной жалобы документы (запрос в почтовое отделение, ответ на запрос, копия объяснительной почтальона, распечатка с Роспатента, выписки из ЕГРЮЛ, переписка из социальной сети, письмо, обзор судебной практики), принял в качестве дополнительных доказательств.

При проверке законности и обоснованности обжалуемого решения в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции выявлено основание при котором решение суда первой инстанции подлежит отмене в любом случае.

Порядок извещения участвующих в деле лиц установлен статьями 121 - 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о времени и месте судебного заседания или проведения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта не позднее, чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или проведения процессуального действия, если иное не предусмотрено законом.

Материалами дела установлено, что определения суда о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству, назначении предварительного судебного заседания, о назначении дела к судебному разбирательству, об отложении судебного разбирательства от 29.05.2017г., 21.06.2017г., 14.08.2017г. были направлены ответчику по адресу: <...>, что соответствует месту регистрации ответчика, указанному в адресной справке (л.д. 110 т.1).

Исходя из пункта 33 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №221 от 15.04.2005, почтовые отправления доставляются в соответствии с указанными на них адресами или выдаются в объектах почтовой связи. Извещения о регистрируемых почтовых отправлениях опускаются в почтовые абонентские ящики в соответствии с указанными на них адресами, если иное не определено договором между оператором почтовой связи и пользователем услугами почтовой связи. При неявке адресата за почтовым отправлением в течение пяти рабочих дней после доставки первичного извещения ему доставляется и вручается под расписку вторичное извещение (пункт 35 Правил).

Приказом ФГУП «Почта России» №343 от 31.08.2005 утверждены особые условия приема вручения, хранения и возврата отправлений разряда «Судебное». Согласно пункту 3.4 Приказа при неявке адресатов за почтовыми отправлениями разряда «Судебное» в течение трех рабочих дней после доставки первичных извещений им доставляются вторичные извещения. Не врученные адресатам заказные письма «Судебное» возвращаются по обратному адресу по истечении семи дней со дня их поступления на объект почтовой связи.

В подтверждение ненадлежащего извещения о судебном разбирательстве ответчиком представлена копия письменного обращения в Новосибирский почтамт ОСП УФПС НСО филиала ФГУП «Почта России» с просьбой выяснить причины недоставки ему заказных судебных писем.

Из ответа Новосибирского почтамта ОСП УФПС НСО филиала ФГУП «Почта России» от 04.10.2017г. следует, что почтальон, обслуживающий доставочный участок ответчика, находился в очередном отпуске, доставка корреспонденции не осуществлялась. Кроме того, в ответе содержится указание на то, что корреспонденция доставляется по мере попадания почтальона в подъезд дома.

Таким образом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о несоблюдении работниками почтовой службы соответствующих правил вручения судебной корреспонденции.

Суд первой инстанции, не проверив соблюдение организацией почтовой связи указанных выше норм и правил, пришел к ошибочному выводу о надлежащем уведомлении ответчика о времени и месте судебного заседания, что не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Таким образом, обжалуемое решение принято судом в отсутствие сведений о надлежащем извещении ответчика о времени и месте судебного заседания.

Применительно к пункту 2 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции в любом случае является рассмотрение судом дела в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

С учетом установленных обстоятельств, определением от 07.12.2017г. (резолютивная часть объявлена 30.11.2017) апелляционный суд перешел к рассмотрению дела № А45-11140/2017 по правилам, установленным для рассмотрения дел в арбитражном суде первой инстанции.

По результатам рассмотрения дела суд апелляционной инстанции согласно пункту 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выносит постановление, которым отменяет судебный акт первой инстанции с указанием обстоятельств, послуживших основаниями для отмены судебного акта (часть 4 статьи 270 Кодекса), и принимает новый судебный акт.

Следовательно, решение Арбитражного суда Новосибирской области от 18 сентября 2017г. по делу № А45-11140/2017 подлежит отмене.

Будучи надлежащим образом извещенным о времени и месте проведения судебного заседания, истец своего представителя в заседание суда апелляционной инстанции не направил.

На основании п. 3 ст. 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие представителей указанных лиц, по имеющимся материалам.

В судебном заседании представитель ответчика возражал против удовлетворения иска. Кроме того, заявил ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения, в связи с несоблюдением истцом досудебного претензионного порядка.

В соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ, если для определенной категории споров федеральным законом установлен претензионный или иной досудебный порядок урегулирования либо он предусмотрен договором, спор передается на разрешение арбитражного суда после соблюдения такого порядка.

Под претензионным или иным досудебным порядком урегулирования спора понимается одна из форм защиты гражданских прав, которая заключается в попытке урегулирования возникшего спора самими спорящими сторонами до передачи этого спора в арбитражный или иной компетентный суд. Такой порядок урегулирования спора направлен на добровольное разрешение сторонами имеющегося гражданско-правового конфликта без обращения за защитой в суд. При этом претензионный порядок не должен являться препятствием для защиты лицом своих нарушенных прав в судебном порядке, в связи с чем при решении вопроса о возможности оставления иска без рассмотрения суду, исходя из указанных выше целей претензионного порядка, необходимо учитывать перспективы возможного досудебного урегулирования спора.

В силу пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом.

Из разъяснений, данных в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2015, следует, что по смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ, претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав.

В данном случае при нахождении дела в суде в течение длительного периода времени досудебный порядок урегулирования спора (его соблюдение или несоблюдение) уже не может эффективно обеспечить те цели и задачи, для которых данный институт применяется, тем более, что стороны всегда имеют возможность урегулировать спор путем заключения мирового соглашения.

В материалы дела представлено требование от 27.03.2017 о прекращении использования соответствующего обозначения и заключении лицензионного договора, в получении которой ответчик отказался, о чем составлен акт от 27.03.2017г.

Разрешая вопрос о возвращении либо оставлении без рассмотрения искового заявления ввиду несоблюдения истцом претензионного порядка урегулирования спора, суд должен исходить из реальной возможности исчерпания конфликта между сторонами при наличии воли сторон к совершению соответствующих действий, направленных на разрешение спора.

Из поведения ответчика не усматривалось намерения добровольно и оперативно урегулировать возникший спор во внесудебном порядке, в связи с чем, оставление иска без рассмотрения привело бы к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора и ущемлению прав одной из его сторон. При этом доказательств, подтверждающих совершение действий, направленных на мирное разрешение спора, в материалы дела не представлено.

Учитывая изложенное, апелляционный суд оснований для оставления искового заявления без рассмотрения не усматривает.

Исследовав материалы дела, заслушав представителя ответчика, апелляционный суд приходите к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, ООО «Кибердаин Системс Груп» является обладателем исключительного права на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков по свидетельству № 584503 («GO!»).

В период с августа 2016 года по сентябрь 2017 года истцом неоднократно выявлялись факты осуществления ответчиком торговой деятельности (продажа кофе на вынос) с использованием обозначения «Кофе GO!» в декоративном оформлении торговой стойки, информационной таблицы (вывески), на кассовом чеке.

В обоснование исковых требований истцом представлены фотоснимки от 20.06.2017, от 31.07.2017, от 12.09.2017, кассовые чеки, выданные в указанные даты при приобретении товаров в торговой точке ответчика, расположенной в городе Новосибирске в торговом центре «Норд молл».

Полагая, что фактом осуществления деятельности с использованием обозначения «GO!» нарушены исключительные права истца на товарный знак по свидетельству № 584503, ООО «Кибердаин Системс Груп» обратилось к ответчику с требованием от 27.03.2017 о прекращении использования соответствующего обозначения и заключении лицензионного договора.

От получения, которой ответчик отказался, что явилось основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

В силу пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки отнесены к приравненным к результатам интеллектуальной деятельности средствам индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности).

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если указанным Кодексом не предусмотрено иное (статья 1233).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно статье 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии со статьей 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Кодекса.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по спору о защите исключительных прав на товарные знаки входят следующие обстоятельства: со стороны истца - факты принадлежности ему исключительных прав на товарные знаки и нарушения этих прав ответчиком путем использования соответствующих товарных знаков без согласия правообладателя, а со стороны ответчика - выполнение им требований закона при использовании товарных знаков истца.

Принадлежность истцу исключительных прав на товарный знак подтверждена свидетельством № 584503 («GO!»), дата приоритета 16.01.2015, дата государственной регистрации 19.08.2016, дата истечения срока действия исключительного права 16.01.2025. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров, работ, услуг 30, 35, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в том числе в отношении кафе, услуг баров, кафетериев, ресторанов, услуг по приготовлению блюд и доставке их на дом (43 класс МКТУ).

В подтверждение нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки, ООО «Кибердаин Системс Груп» представило кассовые чеки от 20.06.2017, от 31.07.2017, от 12.09.2017, а также фотоснимки, полученные в результате фотофиксации осуществления деятельности ответчиком.

Представленный в материалы дела кассовые чеки содержат обозначение «Кофе GO!», указание на продавца (ИП ФИО3), идентификационный номер налогоплательщика, совпадающий с соответствующим номером, сведения о котором содержатся в ЕГРИП, согласно имеющейся в материалах дела выписке.

Доказательств продажи по указанным чекам иного товара не представлено. О фальсификации товарных чеков в порядке статьи 161 АПК РФ ответчиком не заявлено.

Часть 2 статьи 89 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает, что к доказательствам в виде иных документов и материалов относятся фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Ведение видеозаписи (в том числе и скрытой камерой) в местах, очевидно и явно открытых для общего посещения (статья 152.1 ГК РФ) и не исключенных в силу закона или правового обычая от использования видеозаписи, является соразмерным и допустимым способом самозащиты гражданского права (статьи 12 и 14 ГК РФ).

Истцом в целях самозащиты гражданских прав была произведена фотосъемка, которая фиксирует факты использования при осуществлении деятельности обозначения «GO!», размещенного на стойке кафе, декоративном оформлении торговой зоны, информационной таблице. Фотоснимки фиксируют размещение на информационной таблице, помимо указанного выше обозначения, также сведений о лице, осуществляющем деятельность – ИП ФИО3, с указанием его режима работы, основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя, идентификационного номера налогоплательщика, совпадающих с соответствующими номерами, сведения о которых содержатся в ЕГРИП, согласно имеющейся в материалах дела выписке

Кассовые чеки, фотоснимки исследованы судом апелляционной инстанции в ходе рассмотрения дела.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами (части 1, 2, 4 статьи 71 АПК РФ).

При таких обстоятельствах, спорная фотосъемка отвечает признакам относимости, допустимости и достоверности доказательств.

Кроме того, истцом в материалы дела представлены письменные материалы, содержащие объяснения руководителя отдела логистики ООО «Кибердаин Системс Груп» ФИО4 от 31.07.2017; продавца-консультанта магазина «ДНС» ФИО5 от 07.07.2017; ФИО6 от 01.08.2017. Из указанных документов следует, что данные лица непосредственно наблюдали осуществление ответчиком деятельности с использованием обозначения «Кофе GO!».

Обстоятельства осуществления предпринимательской деятельности с использованием спорного обозначения ответчиком не оспорены.

В пункте 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, разъяснено, что для целей применения положений ст. 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Как отмечено в определении Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2015г. №304-КГ15-8874, продвижение товара, его реклама являются неотъемлемой частью введения товара в гражданский оборот.

Действия ответчика по предложению к продаже товаров или услуг, связанных с продажей кофе на вынос, деятельностью кафе, кафетерия, продажей продуктов питания с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, являются нарушением исключительных прав истца на соответствующий товарный знак.

При таких обстоятельствах представленные истцом доказательства в их совокупности позволяют сделать вывод об осуществлении ответчиком торговой деятельности (продажа кофе на вынос) с использованием обозначения «Кофе GO!».

По утверждению истца используемое ответчиком обозначение, при осуществлении торговой деятельности путем его размещения на торговой стойке, декоративном оформлении, информационной таблице (вывеске), кассовом чеке, имеет сходство до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 584503.

По смыслу нормы пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование, в том числе путем размещения на товаре или упаковке, не только обозначения, тождественного товарному знаку, но также сходного с ним до степени смешения обозначения.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198, для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары.

Соответствующие правила применяются и при установлении однородности услуг (пункт 1 Методических рекомендаций, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198).

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлениях от 24.12.2002 № 10268/02, от 18.07.2006 № 2979/06, от 17.09.2013 № 5793/13, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Товарный знак по свидетельству № 584503 зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ, включая кафе, услуги баров, кафетериев, ресторанов, услуг по приготовлению люд и доставке их на дом.

Ответчик осуществляет деятельность по приготовлению и продаже кофе на вынос, которая по своему виду, назначению является однородной по отношению к деятельности кафе, кафетериев, для обозначения которой зарегистрирован товарный знак № 584503.

Товарный знак по свидетельству № 584503 представляет собой обозначение «GO!», выполненное заглавными буквами английского алфавита стандартного шрифта с восклицательным знаком, расположенными в строку, черным цветом на контрастном (белом) фоне.

В пункте 32 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, определено, что к словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, другие единицы языка, а также их сочетания.

В соответствии с абзацем 5 параграфа 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 № 197, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов.

Согласно пункту 4.2 Методических рекомендаций от 31.12.2009 № 197 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Звуковое сходство определяется на основании признаков, характеризующих взаимное расположение звуков в словесном обозначении (пункт 4.2.1).

При определении графического сходства принимаются во внимание общее зрительное впечатление, вид шрифта, графическое написание с учетом характера букв, алфавит, буквами которого написано слово, иные признаки (пункт 4.2.2.1).

Смысловое (семантическое сходство) определяется на основании подобия заложенных в обозначение понятий, идей, совпадения одного из элементов обозначения, противоположности заложенных идей.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ №122 от 3.12.2007 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума № 3691/06 от 18.06.2006, для признания сходства обозначений уже достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя.

Исследовав представленные истцом доказательства, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что ответчиком при осуществлении торговой деятельности используется обозначение, являющееся сходным до степени смешения с товарным знаком № 584503 («GO!») по фонетическому, графическому и семантическому критериям.

Включение ответчиком в состав используемого обозначения слова «Кофе» не влияет на общее впечатление, создаваемое данным обозначением у потребителя, при общем графическом, семантическом и фонетическом сходстве защищаемого словесного элемента, и не устраняет сходство до степени смешения обозначения «GO!» с принадлежащим истцу товарным знаком № 584503.

Кроме того, узнаваемости используемого ответчиком обозначения способствует использование истцом товарного знака в составе коммерческих обозначений «GO! Кофе», «GO! Вафли», «GO! Крим», что подтверждается представленными в материалы дела лицензионными договорами от 10.09.2016 № 1, от 06.06.2017 № 01-17-М.

По смыслу статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации согласие правообладателя товарного знака на его использование другим лицом должно быть выражено явно и недвусмысленно. Право на использование результата исключительной деятельности может быть предоставлено правообладателем другим лицам путем заключения лицензионного договора (статьи 1235, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Ответчиком не представлено доказательств наличия прав на использование чужого товарного знака.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации установлены способы защиты прав на средства индивидуализации, к которым, в частности, отнесено предъявление требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Согласно пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Статьей 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на использование товарного знака № 584503 в сумме 500 000 рублей.

В обоснование размера компенсации представитель истца пояснил, что по аналогичной цене ООО «Кибердаин Системс Груп» предоставляет право использования товарного знака в составе комплекса исключительных прав на условиях лицензионных договоров.

В подтверждение данного обстоятельства истцом представлены лицензионные договоры от 10.09.2016 № 1, от 06.06.2017 № 01-17-М на использование комплекса исключительных прав, включающего исключительные права на товарный знак по свидетельству № 584503; на коммерческие обозначения «GO! Кофе», «GO! Вафли», «GO! Крим»; на ноу-хау, включающее в себя информацию о методах и способах маркетингового продвижения услуг, описания бизнес-процессов, технологические карты, иные сведения; на программу для ЭВМ «Акумен» (пункт 1.2 каждого из договоров).

Размер первоначального взноса по договору от 10.09.2016 № 1 составляет 500 000 рублей, с последующей выплатой ежемесячной абонентской платы в сумме 2 500 рублей за отчетный период (пункт 2.3 договора); срок действия договора составляет 9 месяцев (пункт 14.1 договора). Размер первоначального взноса по договору от 06.06.2017 № 01-17-М составляет 600 000 рублей, с последующей выплатой ежемесячной абонентской платы в сумме 1 250 рублей за отчетный период с каждого объекта осуществления предпринимательской деятельности (пункты 2.3, 2.4 договора); договор заключен без ограничения срока его действия (пункт 14.1 договора).

В разъяснениях, содержащихся в пунктах 43.2, 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», указано, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301 Гражданского кодекса. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовому подходу, изложенному в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П, в силу значительной специфики объектов интеллектуальной собственности, обусловленной их нематериальной природой, правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды), в том числе если правонарушение совершено в сфере предпринимательской деятельности.

Пункт 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с другими положениями данного Кодекса, включая его статьи 1301, 1311 и 1515, закрепляет в числе прочего правила, которыми должен руководствоваться суд при определении размера компенсации в случае, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации: в таких случаях размер компенсации определяется судом - в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости - за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; если же права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации может быть снижен судом ниже пределов, установленных Кодексом.

Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, а не наказание ответчика. Совокупность мер гражданско-правовой ответственности за нарушение права на товарный знак составляет самостоятельный и достаточный комплекс средств для обеспечения защиты интересов правообладателя, не может преследовать цели защиты исключительно интересов правообладателя и должно быть направлено прежде всего на пресечение противоправного поведения, посягающего на публичный порядок, в частности, недопущение оборота контрафактных товаров.

Размер компенсации за неправомерное использование товарного знака должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя, что соответствует правовому подходу, сформулированному в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 № 8953/12.

При определении размера компенсации суд, учитывает, в частности, характер допущенного нарушения, объем предложений о продаже товаров, наличие доказательств длительности совершения ответчиком нарушения.

Довод ответчика о том, что в кратчайшие сроки изменил вывеску, отклоняются судом апелляционной инстанции, поскольку ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак установлена за сам факт выявленного нарушения.

Из материалов дела следует, что ответчик использовал в торговой деятельности (продажа кофе на вынос) с использованием обозначения «Кофе GO!», при этом в добровольном порядке, до обращения истца с настоящим иском, не прекратил нарушение прав истца.

Из представленных истцом лицензионных договоров следует, что установленная договорами плата включала в себя стоимость использования комплекса исключительных прав, в который, помимо исключительных прав на товарный знак, также входили исключительные права на коммерческие обозначения, ноу-хау, программу для ЭВМ. При этом основой для предоставления права использования комплекса исключительных прав являлось предоставление исключительного права использования товарного знака № 584503.

С учетом изложенного, исходя из требований разумности и справедливости, суд полагает возможным взыскание компенсации за использование товарного знака по свидетельству № 584503 в сумме 260 000 рублей. Судом при этом также учитывается тяжелое материальное положениеответчика

Размер компенсации, определенный судом с применением правил части 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывает необходимость компенсировать убытки, причиненные правообладателю, исходя из требований разумности и справедливости, объективных трудностей в оценке таких убытков, и одновременно обеспечивает применение общей превенции допущенного ответчиком правонарушения в области охраны интеллектуальной собственности.

Судебные расходы подлежат распределению между сторонами по правилам статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст.110, п.2 ст.269, п.2 ч.4 ст.270, ст.271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд,

П О С Т А Н О В И Л :

Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 18 сентября 2017г. по делу № А45-11140/2017 отменить.

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Кибердаин Системс Груп» (ОГРН <***>, ИНН <***>) компенсацию за нарушение исключительных прав на использование товарного знака № 584503 в сумме 260 000 рублей, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 760 рублей.

В остальной части иска в удовлетворении требований отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий: М.А. Фертиков

Судьи: Л.И. Жданова

ФИО1