Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.02.2023 по делу № А5637691/2022

и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2023 по тому же делу

по исковому заявлению иностранного лица Subway Russia Franchising Company, LLC (Zephyr Cove, Seminole Way 325, p.o. Box 10088, Nevada, 89448, USA) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании задолженности.

До перерыва судебного заседания принял участие представитель иностранного лица Subway Russia Franchising Company, LLC – ФИО2 (по доверенности от 01.06.2022).

После перерыва судебного заседания принял участие представитель иностранного лица Subway Russia Franchising Company, LLC – ФИО3 (по доверенности от 08.06.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо SUBWAY RUSSIA FRANCHISING COMPANY, LLC (далее – компания) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о взыскании с индивидуального предпринимателя ФИО1 (далее – предприниматель) о взыскании 1 717 713 рублей

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.02.2023, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2023, иск удовлетворен частично: с ответчика в пользу истца взыскано 2 932 963 рублей 84 копеек задолженности, 50 464 рублей 42 копеек пеней, а также 25 874 рублей расходов по оплате госпошлины.

Не согласившись с судебными актами, принятыми по делу, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.02.2023 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2023 по делу № А56-37691/2022 отменить.

В обосновании кассационной жалобы, поданной в Суд по интеллектуальным правам, заявитель кассационной жалобы ссылается на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и норм процессуального права, на несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Предприниматель обращает внимание на то, что компания является ненадлежащим истцом, поскольку на дату подачи иска больше не является лицензиатом компании Subway International B.V., зарегистрированной в Нидерландах и в свою очередь являющейся лицензиатом компании Doctor's Associater. Inc.

Компания представила отзыв на кассационную жалобу, в котором просит оставить без изменения обжалуемые судебные акты, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебное заседание 24.01.2024 явился представитель компании – ФИО2

Представитель компании возражал против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в отзыве.

Учитывая, что до начала судебного заседания 21.01.2024 в суд поступила телеграмма от ответчика, в которой он ходатайствует об отложении в силу занятости своего представителя 24.01.2024 в иных процессах, суд в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявил перерыв до 31.01.2024 до 16часов 20 минут.

Информация о перерыве размещена на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам в картотеке арбитражных дел.

После перерыва Суд по интеллектуальным правам продолжил рассмотрение кассационной жалобы в том же составе суда.

В судебное заседание 31.01.2024 явился представитель компании – ФИО3

Представитель компании возражал против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в отзыве.

Предприниматель, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Согласно статье 1225 ГК РФ товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных названным Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно пункту 1 статьи 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права

на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1027 ГК РФ договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

К договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII ГК РФ о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям указанной главы и существу договора коммерческой концессии (пункт 4 статьи 1027 ГК РФ).

Как указано в статье 1030 ГК РФ, вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых и (или) периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Как следует из материалов дела и установили суды первой и апелляционной инстанций, истцу предоставлена лицензия на использование в Российской Федерации товарного знака « » по свидетельству Российской Федерации № 96915 с целью эксплуатации и дальнейшей выдачи лицензий на эксплуатацию ресторанов «Subway» в Российской Федерации.

Между истцом (правообладателем) и ответчиком (лицензиатом) заключены договоры коммерческой концессии № 60383 от 11.07.2013 и № 63997 от 04.08.2014 (в редакции дополнительных соглашений от 01.02.2020), в соответствии с условиями которых, компания, являясь лицензиатом компании Subway International B.V. и единственным в Российской Федерации владельцем лицензии на определенные права интеллектуальной собственности, включая «Систему» и «Марки» (в том числе торговое название и знак обслуживания «SUBWAY»), предоставляет лицензиату за плату право на эксплуатацию двух ресторанов Subway.

В соответствии с пунктом 2 договоров лицензиат в течение срока действия договора обязуется выплачивать Компании лицензионную плату в размере 8% от валового объема продаж ресторана SUBWAY. При этом под валовым объемом продаж понимается вся выручка или доходы, полученные в результате эксплуатации ресторана, включая выездное обслуживание и доставку, а платежи производятся ежемесячно не позднее 15 числа каждого месяца, непосредственно следующего за месяцем, на который приходится валовой объем продаж.

Согласно пункту 5.8 договоров лицензиат обязуется сообщать Компании о своем валовом объеме продаж с использованием аппаратно-программной системы торговых терминалов RKeeper SUBWAY ® разработки компании ЮСИЭС. Отчеты по продажам отправляются лицензиатом ежедневно при помощи указанной аппаратно-программной системы.

В дополнение к обязательствам лицензиата, касающимся передачи информации с использованием системы торговых терминалов, он также обязан направлять по электронной почте еженедельные отчеты о валовых продажах, называемые «вайзер» в системе «Сабвей».

В случае, если лицензиат не отправляет отчеты, правообладатель вправе самостоятельно оценить размер валовой выручки.

В нарушение принятых на себя обязательств ответчик уплату лицензионных платежей в период с ноября 2018 по сентябрь 2022 не исполнил надлежащим образом, в связи с чем, задолженность последнего (с учетом утоненных требований) составила: 1 717 713 рублей 20 копеек по договору от 04.08.2014 и 1 215 250 рублей 64 копеек - по договору от 11.07.2013.

Направленная истцом в адрес ответчика претензия с требованием погасить имеющуюся сумму задолженности, оставлена предпринимателем

без удовлетворения, что послужило основанием для обращения компании в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, установил, что истец обоснованно заявил о наличии со стороны ответчика задолженности по оплате лицензионных платежей по договорам от 04.08.2014 и от 11.07.2013. Неустойку суд первой инстанции взыскал с учетом положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования частично, с ответчика в пользу истца взыскал задолженность в размере 2 932 963 рублей 84 копеек, 50 464 рублей 42 копеек пеней, а также 25 874 рублей расходов по оплате госпошлины, в удовлетворении остальной части исковых требований отказал.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласился с выводами суда первой инстанции и оставил решение суда без изменения.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в решении суда первой инстанции и постановлении апелляционного суда, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, приходит к следующим выводам.

Независимо от доводов, содержащихся в кассационной жалобе, арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, не нарушены ли арбитражным судом первой и апелляционной инстанций нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции, постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, и таких нарушений не установлено.

Вопреки аргументам кассационной жалобы, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленных требований (с учетом их уточнения, принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Довод подателя жалобы о том, что компания является ненадлежащим истцом, поскольку не является лицензиатом компании Subway International B.V., зарегистрированной в Нидерландах и в свою очередь,

являющейся лицензиатом компании Doctor's Associater. Inc, отклоняется судом кассационной инстанции, ввиду следующего.

В соответствии с положениями статьи 1232 ГК РФ исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции, отклоняя аналогичный довод апелляционной жалобы, отметил, что согласно приложению от 18.11.2013 на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 96915, срок действия договора по предоставлению истцу исключительной лицензии от 03.07.2001, продлен до срока действия исключительного права на товарный знак. В соответствии со справкой ФИПС дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак – 17.10.2030.

Согласно ответу ФИПС от 02.06.2023, по состоянию на 02.06.2023 расторжение сублицензионного договора рег. № 18657 от 03.07.2021 не зарегистрировано.

Как указано в пункте 154 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10), в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

По существу доводы кассационной жалобы направлены на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных сторонами доказательств, что находится за пределами компетенции суда кассационной инстанции, определенной нормами главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приведенной в том числе в определении от 17.02.2015 № 274-О, статьи 286-288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, находясь в системной связи с другими положениями данного Кодекса, регламентирующими производство в суде кассационной инстанции, предоставляют суду кассационной инстанции при проверке судебных актов право оценивать лишь правильность применения нижестоящими судами норм материального и процессуального права и не позволяют ему непосредственно исследовать доказательства и устанавливать

фактические обстоятельства дела. Иное позволяло бы суду кассационной инстанции подменять суды первой и второй инстанций, которые самостоятельно исследуют и оценивают доказательства, устанавливают фактические обстоятельства дела на основе принципов состязательности, равноправия сторон и непосредственности судебного разбирательства, что недопустимо. Установление фактических обстоятельств дела и оценка доказательств отнесены к полномочиям судов первой и апелляционной инстанций. Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2018 № 300-ЭС18-3308.

Таким образом, переоценка доказательств и выводов суда первой инстанции не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а несогласие заявителя жалобы с судебным актом не свидетельствует о неправильном применении судом норм материального и процессуального права и не может служить достаточным основанием для его отмены.

Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле. Аналогичная правовая позиция содержится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 № 305-ЭС16-7224.

С учетом изложенного, рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, Суд по интеллектуальным правам полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Судом кассационной инстанции также принимается во внимание правовая позиция, содержащаяся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 № 16549/12, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, которые в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов судов первой

и апелляционной инстанций в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

Таким образом, обжалуемые судебные акты являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.02.2023 по делу № А56-37691/2022 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2023 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>) – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

судья Д.А. Булгаков Судья Ю.В. Борисова Судья Н.Н. Погадаев