Гражданский кодекс часть 1

закрытое акционерное общество "АТП Сапфир" (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «"Орех" (далее – ответчик) об обязании прекращения незаконного использования товарного знака «UNION» в сети Интернет, включая запрет администрирования доменного имени union.kazan.ru и прав его администрирования, а также взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «UNION» в сумме 100 000 рублей 00 копеек.

Определением суда от 14.11.2012 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено закрытое акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр».

В ходе судебного разбирательства истец на основании статьи 49 АПК РФ неоднократно уточнял исковые требования, окончательно просит признать действия ответчика по администрированию доменного имени unionkazan.ru нарушением исключительных прав истца на товарный знак «UNION» (номер регистрации RU333589), запретить ответчику использование товарного знака UNION(номер регистрации RU333589), принадлежащего ЗAO «Сапф»р" (ИНН <***>) в сети ИНТЕРНЕТ в доменном имени unionkazan.ru, взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака «UNION» в сумме 5 000 000 рублей 00 копеек.

Присутствовавший до перерыва представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме, поскольку незаконное использование товарного знака нарушает права правообладателя и вводит в заблуждение потребителей. На сайте под брендом union, принадлежащим истцу, продаются товары конкурентов (недобросовестная конкуренция). Домен используется лицом, не имеющим никакого отношения к бизнесу правообладателя и не получившим разрешения на использование товарного знака. Фактически ответчиком используется домен недобросовестно, для торговли товаром (дверями и товарами строительного ассортимента), вводя в заблуждение потребителей о продаже товара UNION (широко известный бренд в строительных материалах на всей территории РФ – информация http://www.union.ru/).

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в суд не явился, отзыв на иск не представил.

Третье лицо в представленном ранее отзыве указало, что поскольку не заявляет самостоятельные требования на предмет спора, оставляет разрешение данного спора на усмотрение суда, просит рассмотреть дело без участия своего представителя.

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ в отсутствие истца, ответчика, третьего лица, по имеющимся в деле доказательствам.

Исследовав материалы дела в полном объеме, суд установил следующее.

Товарный знак «UNION» зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.09.2005, что подтверждается свидетельством № 333589 и приложениями к свидетельству на товарный знак. Товарный знак зарегистрирован по классам МКТУ 06, 09, 19 35 36, 37, 39, 42, 45, включая использование товарного знака для маркировки дверной продукции и использования в рекламе в сети Интернет для продвижения товаров строительного ассортимента.

В перечень товаров (услуг), для которых зарегистрирован товарный знак входит, в том числе, двери металлические, включая раздвижные и станционарные, входные и межкомнатные, перегородки и др., глазки дверные оптические, реклама, в том числе с помощью сети «Интернет» или других глобальных сетей; стимулирование сбыта указанных в перечне товаров строительного ассортимента, дверей, окон, оборудования и сбыт указанных товаров через посредников товаров, в том числе с помощью сети «Интернет» или других глобальных сетей. Правообладателем товарного знака «UNION» с 15.08.2005 по 15.08.2015 является закрытое акционерное общество «АТП САПФИР» г.Москва.

27.09.2012 истец установил незаконное, без разрешения правообладателя, использование ответчиком товарного знака «UNION», включая его использование в доменном имени.

С целью фиксации и в дальнейшем пресечении нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак, 27.09.2012 временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы ФИО1 составлен протокол осмотра документированной информации в Интернете страницы http://unionkazan.ru/, в котором указано, что при наборе в адресной строке браузера Opera указанного электронного адреса производится загрузка сайта «Строительные отделочные материалы для стен Казань/ Декоративные отделочные материалы цены/ Продажа отделочных материалов в компании Верона-Порте».

На запросы истца третье лицо сообщало, что администратором домена второго уровня unionkazan.ru с 15.09.2006 является общество с ограниченной ответственностью «Орех» с датой окончания регистрации домена 15.09.2013. В ответ на запрос истца, третье лицо письмом от 25.09.2013 № 2519-с сообщило о продлении срока регистрации домена и его окончание – 15.09.2014.

Претензиями от 04, 26.09.2012, истец просил ответчика прекратить нарушение прав правообладателя на товарный знак «UNION», удалив с доменного имени Интернет сайта unionkazan.ru- имя «UNION».

Поскольку ответчик продолжает нарушать права истца, общество с ограниченной ответственностью «Орех» обратилось с настоящим иском в суд.

В соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются товарные знаки и знаки обслуживания.

При этом, согласно статье 1226 ГК РФ, на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе и на товарные знаки и знаки обслуживания, признаются интеллектуальные права, которые включают в себя, в том числе исключительное право, являющееся имущественным правом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации , на товарный знак, то есть, на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), ратифицированной Союзом ССР 19.09.1968, участники Конвенции обязаны обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, актом которой считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В Постановлении от 11.11.2008 N 5560/08 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Согласно выраженной в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 №122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" правовой позиции вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Указанное доменное имя обладает графическим, семантическим и звуковым сходством до степени смешения со словесным обозначением UNION.

В силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, угроза нарушения исключительных прав является основанием для предъявления требования о пресечении действий, создающих подобную угрозу к ответственному лицу. Данный вывод подтверждается Постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 № 18012/10 по делу № А40-47499/10-27-380), согласно которому, наличие права администрирования доменного имени второго уровня, тождественного товарному знаку истца, без разрешения правообладателя, создает угрозу нарушения исключительного права истца на товарный знак и является препятствием для использования товарного знака путем размещения его в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Мотивируя заявленные требования, истец указал на обнаружение им не законного использования ответчиком словесного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу, в доменном имени второго уровня unionkazan.ru, что создает угрозу нарушения исключительных прав истца на товарный знак.

Кроме того, в ответ на обращение истца от 22.10.2012 № 45 о регистрации за ЗAO «АТП Сапфир» доменного имени UNIONKAZAN в домене RU, третье лицо сообщило, что указанное имя уже содержится в Реестре (зарегистрировано), в связи с чем, осуществить регистрацию доменного имени невозможно; администратором сайта домена второго уровня является ответчик.

Оценив представленные по делу доказательства в совокупности суд пришел к выводу, что при регистрации домена второго уровня unionkazan.ru использовано словесное и графическое обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу. Представленные в материалы дела доказательства свидетельствуют об отсутствии согласия истца на использование товарного знака UNION (номер регистрации RU333589). Продолжая использовать товарный знак, доказательств заключения договора с истцом ответчик не представил, продлив в период рассмотрения настоящего дела срок администрирования домена второго уровня unionkazan.ru до 15.09.2014, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что действия ответчика по использованию в доменном имени второго уровня unionkazan.ru товарного знака "UNION», принадлежащего истцу, создают препятствия истцу для размещения информации о нем и его товарах с использованием данного товарного знака в названном домене российской зоны сети Интернет и нарушают исключительное право истца, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Следовательно, действия ответчика по администрированию доменного имени

второго уровня unionkazan.ru свидетельствуют о нарушении исключительных прав истца на товарный знак UNION, являются незаконными и подлежат запрету.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", следует, что при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 27.09.2011 N 3602/11 разъяснил, что пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения.

Поскольку пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), Президиум полагает, что выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 № 16449/12).

Как указано в пункте 43.4 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию на момент совершения нарушения.

Данное разъяснение направлено на то, чтобы установить общий критерий, применимый к оценке стоимости права использования товарного знака в тех случаях, когда правообладатель выбирает в качестве способа определения суммы компенсации двукратный размер стоимости права использования соответствующего объекта.

На основании лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака от 01.03.2013 № 01-13/UNION истец (Лицензиар) предоставил ООО «Юнион» (Лицензиату) на срок до 01.08.2015 право использования товарного знака для индивидуализации товаров, услуг и работ в отношении которых он выдан.

В соответствии с пунктом 4.1 стоимость лицензионного вознаграждения за использование товарного знака составляет 4964268 рублей 75 копеек, что составляет 413689 рублей 06 копеек в месяц, которые Лицензиат перечисляет истцу платежными поручениями от 15.03.2013 № 699, от 11.04.2013 № 990, от 06.05.2013 № 1150, от 04.06.2013 № 1400,от 02.07.2013 № 1678, от 05.08.2013 № 2040, от 04.09.2013 № 2371).

Указанный договор зарегистрирован в установленном порядке, что подтверждается уведомлением о государственной регистрации договора, выданным федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Согласно отчета об оценке рыночной стоимости простой неисключительной лицензии на товарный знак UNION № 21/01-1/013 от 11.02.2013, лицензионного договора от 01.03.2013 №01-13/UNION и указанных платежных поручений, расчета истца, размер компенсации за незаконное использование товарного знака за период с 27.09.2012 по 06.09.2013 из расчета 413689 рублей 06 копеек в месяц составил 9 928 537 рублей 50 копеек.

Истец имел право претендовать взыскание с ответчика двукратной стоимости правомерного использования товарного знака за период с 27.09.2012 и по настоящее время указанного размера компенсации, но ограничив размер ответственности OOO «Орех», просит взыскать с ответчика 5000000 рублей 00 копеек.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик доводы истца не опроверг, контррасчет исковых требований не представил.

Факт незаконного использования товарного знака ответчиком подтверждается протоколом совершения нотариальных действий и протоколом осмотра сайта, в которых начало незаконного использования товарного знака зафиксировано 27.09.2012.

Представленные в материалы дела протокол совершения нотариальных действий от 29.08.2013, протокол осмотра Интернет сайта истцом от 30.09.2013, сведения третьего лица свидетельствуют о том, что ответчик продолжает нарушать исключительные права истца на товарный знак, продолжив администрирование домена до 15.09.2014.

Учитывая продолжительный период нарушения ответчиком прав истца и намерение продолжать нарушение в будущем, заявленную истцом сумму компенсации, исходя из уменьшенного размера двукратной стоимости правомерного использования товарного знака, отсутствие возражений ответчика о необходимости снижения размер компенсации, требования истца о взыскании с ответчика 5 000 000 рублей 00 копеек компенсации являются соразмерными последствиям и характеру нарушений прав истца, с учетом представленных им доказательств подлежат удовлетворению в заявленном размере.

В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Излишне уплаченная истцом государственная пошлина на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации подлежит возврату истцу.

Руководствуясь статьями 49, 104, 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

запретить обществу с ограниченной ответственностью "Орех" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, <...>), использование товарного знака UNION (номер регистрации RU333589), принадлежащего закрытому акционерному обществу "АТП Сапфир" (ИНН:<***>, ОГРН: <***>, <...>, стр.1) в сети интернет в доменом имени unionkazan.ru.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Орех" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, <...>) в пользу закрытого акционерного общества "АТП Сапфир" (ИНН:<***>, ОГРН: <***>, <...>, стр.1) компенсацию в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек и 52 000 (пять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек расходов по государственной пошлине.

Закрытому акционерному обществу "АТП Сапфир" (ИНН:<***>, ОГРН: <***>, <...>, стр.1) возвратить 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек государственной пошлины из федерального бюджета.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской области.

Судья Н.М. Шубина