Звуковое сходство товарных знаков - гражданское законодательство и судебные прецеденты

"ПРОБИМАКС" (свидетельство N 558757) и "PROBIMAX" (свидетельство N 558785) было принято решение признать предоставление правовой охраны оспариваемым товарным знакам недействительным полностью. Вынесенное решение ППС мотивировала тем обстоятельством, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, и это позволяет сделать заключение об их сходстве. Наличие же элемента "МАКС" ("MAX") в оспариваемых обозначениях не оказывает решающего влияния при установлении звукового сходства, поскольку в данном случае основным является совпадение пяти первых букв, с которых начинается прочтение сравниваемых обозначений. Кроме того, элемент "МАКС" ("MAX"), входящий в состав оспариваемых товарных знаков и элемент "БАКТ", входящий в состав противопоставленного товарного знака являются слабыми, описательными элементами. п. 4.2.1.3. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утв. Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 N 197 7.1.2.1. Сравнение словесных обозначений Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). При сравнении двух словесных обозначений следует установить наличие/отсутствие их сходства

общее зрительное впечатление; размещенные на упаковках доминирующие словесные элементы «Мезим» и «Ферментозим» не являются сходными ни по звуковому, ни по графическому, ни по смысловому признакам; сравниваемые обозначения различаются по цветовому сочетанию и имеют различный характер изобразительных элементов, цветовые сочетания не являются оригинальными для средств для улучшения пищеварения и используются многими производителями; наличие некоторого сходства в плане цветового решения изобразительного оформления этикеток не может свидетельствовать об угрозе смешения противопоставляемых упаковок. При этом судом отмечено, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. При таких обстоятельствах суд, руководствуясь положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков , знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, и

определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, сделал вывод о средней степени сходства товарного знака № 638846 и противопоставленных товарных знаков, однако примененное судом понятие средней степени сходства не дает возможности определить наличие или отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков (обозначений) при проведении их сопоставительного анализа. Таким образом, суды установили сходство до

по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, и исходил из отсутствия установленной законом совокупности условий, необходимой для признания оспариваемого решения Роспатента недействительным. Вывод Роспатента о сходстве противопоставленных обозначений и о наличии вероятности их смешения в глазах потребителей однородных товаров суд счел не противоречащим материалам дела и пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом суд исследовал звуковое и семантическое сходство сравниваемых товарных знаков , учел, что имеет место полное фонетическое вхождение «сильного» элемента знака в спорный товарный знак. Президиум Суда по интеллектуальным правам поддержал выводы суда первой инстанции, признав их мотивированными и обоснованными по праву. Выводы суда согласуются с разъяснениями, изложенными в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Доводы, изложенные заявителем в кассационной жалобе, выражающие несогласие с выводами суда о

отношении однородных товаров 32-го класса МКТУ на имя автотранспортного предприятия. Проверяя правомерность вынесенного Роспатентом решения, суд первой инстанции отметил, что вопрос о сходстве спорного обозначения с товарными знаками является вопросом факта и осуществляется судом по результатам их сравнения, в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям, с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению и специальных знаний для установления степени сходства обозначений не требуется. Исследовав и оценив в совокупности и взаимной связи представленные в дело доказательства, руководствуясь нормами главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, положениями пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила № 32), учитывая Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, признав

несет основную смысловую нагрузку в словосочетании. Добавление к слову «БУРЕВЕСТНИК» каких-либо характеризующих или уточняющих слов, не делает обозначение принципиально иным, чем принадлежащий обществу «КК ФИО1» товарный знак. Кроме того, не имеет значение на каком месте стоит слово, дополняющее слово «БУРЕВЕСТНИК» (до или после него), поскольку доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением. Также Роспатент полагает, что суд первой инстанции неправильно применил подпункт «а» подпункта 14.4.2.2 Правил № 32, установив звуковое сходство товарных знаков . Между тем названный довод Роспатента опровергается материалами дела. При этом суд первой инстанции правомерно указал, что при анализе на предмет фонетического сходства Роспатентом не учтены такие критерии, как характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение, которые как раз свидетельствуют о наличии фонетического сходства сравниваемых обозначений. Содержащийся в кассационной жалобе довод Роспатента об отсутствии графического сходства спорного товарного знака и противопоставляемого товарного знака, также подлежит отклонению, поскольку суд первой инстанции,

первой инстанции о том, что при звуковом восприятии сравниваемых товарных знаков должно учитываться наличие в оспариваемом товарном знаке артикля и цифровых элементов, противоречит положениям пункта 14.4.2.4 Правил № 32 и пунктов 4.2.4.2, 4.2.1.3 Методических рекомендаций, поскольку, как указывал предприниматель в своих пояснениях к заявлению, «цифры не являются словесными элементами, не служат для записи звуков и, в отличие от букв, не имеют звукового соответствия», в связи с чем они не могут учитываться при оценке звукового сходства товарных знаков . Предприниматель также считает несоответствующим положениям пункта 2.3.1 Правил № 32 и пункта 6.3.2 Методических рекомендаций вывод суда первой инстанции о том, что цифровой элемент «1920» занимает доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке. В кассационной жалобе предприниматель отмечает, что допущенные судом первой инстанции нарушения норм материального права привели к принятию неправильного судебного акта, поскольку суд, делая вывод об отсутствии сходства между сравниваемыми товарными знаками, исходил из различия слабых или неохраняемых элементов, которые в

не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «» по свидетельству Российской Федерации № 558825. По мнению заявителя, оспариваемое решение Роспатента принято в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Заявитель отмечает, что Роспатент не оценивал сравниваемые обозначения с позиции рядового потребителя и фактически сравнивал не обозначения в целом, а только словесные элементы обозначений, в результате чего пришел к необоснованному выводу о графическом и звуковом сходстве товарных знаков . Как полагает предприниматель, противопоставленный товарный знак третьего лица с позиции русскоязычного потребителя представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ТОПО», выполненным оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, ввиду чего он не является сходным с товарным знаком заявителя. Заявитель считает, что решение Роспатента о сходстве данных товарных знаков в целом по причине исключительно близкого сходства словесных элементов «ТОТО» и «ТОТТО» свидетельствует о том, что государственный орган не обеспечил единообразие правоприменительной практики при рассмотрении заявок

значительно ослабла и некоторое сходство Товарного Знака и словесного элемента Обозначения нельзя считать достаточным для возникновения смешения в отношении двух обозначений (п. 3 ст. 1484 Гражданского Кодекса). С учетом Правил и Методических Рекомендаций вывод о сходстве обозначений до степени смешения делается на основании общего впечатления двух обозначений, с учетом отдельных элементов обозначений, а также звукового, графического и смыслового сходства. В данном случае нельзя сделать вывод о наличии звукового сходства (в силу различного произношения двух обозначений и того факта, что в Товарном Знаке последняя буква - гласная, которая произносится, в то время как в Обозначении последняя буква - согласная), графического (в силу оригинальности написания словесного элемента Обозначения) и смыслового (т.к. по смысловому значению Товарный Знак и словесный элемент Обозначения не совпадают). Таким образом, Товарный Знак PRAKTIKA и Обозначение PRAKTIK не являются сходными до степени смешения. Кроме того, ООО «Прагма» были предприняты все зависящие от него и достаточные меры с тем,

ослабла и некоторое сходство Товарного Знака и словесного элемента Обозначения нельзя считать достаточным для возникновения смешения в отношении двух обозначений ( п. 3 ст. 1484 Гражданского Кодекса). С учетом Правил и Методических Рекомендаций вывод о сходстве обозначений до степени смешения делается на основании общего впечатления двух обозначений, с учетом отдельных элементов обозначений, а также звукового, графического и смыслового сходства. В данном случае нельзя сделать вывод о наличии звукового сходства (в силу различного произношения двух обозначений и того факта, что в Товарном Знаке последняя буква - гласная, которая произносится, в то время как в Обозначении последняя буква - согласная), графического (в силу оригинальности написания словесного элемента Обозначения) и смыслового (т.к. по смысловому значению Товарный Знак и словесный элемент Обозначения не совпадают). Таким образом, Товарный Знак PRAKTIKA и Обозначение PRAKTIK не являются сходными до степени смешения. Кроме того, ООО «Прагма» были предприняты все зависящие от него и достаточные меры с тем,

тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Из пункта 42 этих же Правил следует, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям), с учетом представленных сторонами доказательств, по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. В обжалуемом судебном постановлении судья указал, что на фризах на аппаратах для очистки и розлива воды, установленных в магазинах

устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности,

понятий, идей. Признаки, указанные в приведенном пункте Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. Смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит