Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «РУСМАШ» (ул. Мира, д. 23, оф. 1, г. Электросталь, Московская обл., 144007, ОГРН <***>) на постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2019 по делу № А14-3727/2018 (судьи Ушакова И.В., Поротиков А.И., Щербатых Е.Ю.)

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «РУСМАШ»

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (г. Воронеж, ОГРНИП <***>) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 473042,

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, индивидуального предпринимателя ФИО2 (Воронежская обл., ОГРНИП <***>), общества с ограниченной ответственностью «Автосила» (ул. Сакко и Ванцетти, д. 69, офис 5, <...>, ОГРН <***>), индивидуального предпринимателя ФИО3 (г. Воронеж, ОГРНИП <***>), индивидуального предпринимателя ФИО4 (г. Воронеж, ОГРНИП <***>).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «РУСМАШ» (далее – общество) обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – предприниматель) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 473042 в размере 200 000 руб.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены индивидуальный предприниматель ФИО2, общество с ограниченной ответственностью «Автосила», индивидуальный предприниматель ФИО3, индивидуальный предприниматель ФИО4.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 10.12.2018 исковые требования общества удовлетворены.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2019 решение суда Арбитражного суда Воронежской области отменено, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит обжалуемый судебный акт отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование кассационной жалобы общество оспаривает как необоснованный вывод апелляционного суда о том, что представленный истцом лицензионный договор является ненадлежащим доказательством, приведенным в обоснование расчета компенсации. При этом заявитель кассационной жалобы отмечает, что обязанность доказывания завышения цены лицензионного договора вследствие аффилированности его сторон лежит на ответчике. Кроме того, как указывает общество, в материалах дела нет доказательств отсутствия вины ответчика в совершении правонарушения.

Рассмотрение кассационной жалобы было назначено Судом по интеллектуальным правам на 26.09.2019.

От предпринимателя поступил отзыв на кассационную жалобу, в котором он с доводами ее заявителя не согласился, настаивая на законности обжалуемого судебного акта.

В судебном заседании 26.09.2019 представители общества заявленные в кассационной жалобе доводы поддержали, а также озвучили дополнительные доводы. В частности, общество дополнительно оспаривает вывод апелляционного суда о недоказанности реализации предпринимателем спорного товара ввиду того, что в рамках рассмотрения дела была проведена судебно-техническая экспертиза видеозаписи покупки спорного товара, по результатам которой каких-либо следов монтажа выявлено не было. То обстоятельство, что спорный товар несколько раз выпадал из кадра, по мнению общества, не свидетельствует о подмене товаров и как следствие недостоверности доказательств, представленных истцом в подтверждение факта совершения ответчиком вменяемого правонарушения. Представители заявителя кассационной жалобы также оспорили выводы апелляционного суда о возможном легальном происхождении спорного товара и, как следствии, исчерпании права на товарный знак.

Поскольку приведенные доводы, озвученные представителями истца впервые в судебном заседании 26.09.2019, в кассационной жалобе отсутствовали, суд кассационной инстанции на основании пункта 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2012 № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» отложил судебное заседание и предложил заявителю кассационной жалобы в срок до 03.10.2019 уточнить доводы кассационной жалобы либо подтвердить их неизменность.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

До начала назначенного на 17.10.2019 судебного заседания общество представило дополнение от 30.09.2019 к кассационной жалобе, поступившее в адрес Суда по интеллектуальным правам 02.10.2019

В судебном заседании 17.10.2019 суд, проверив на основании представленных истцом почтовых квитанций факт вручения копии дополнения к кассационной жалобе ответчику, установил, что по состоянию на 17.10.2019 корреспонденция истца, направленная 01.10.2019 в адрес ответчика, не доставлена адресату. Данное обстоятельство послужило основанием для отложения заседания суда кассационной инстанции на 28.11.2019.

В судебное заседание 28.11.2019 лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о начале судебного процесса с их участием, а равно о времени и месте судебного заседания суда кассационной инстанции, в том числе посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте суда и в картотеке арбитражных дел, явки своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует проведению судебного заседания.

Законность обжалуемого судебного акта проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе, и возражений относительно жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество является правообладателем товарного знака «», зарегистрированного 17.10.2012 по свидетельству Российской Федерации № 473042 с приоритетом правовой охраны от 13.09.2011 и сроком действия регистрации до 13.09.2021. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 12 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее — МКТУ), в том числе «двигатели, в том числе их составные части, в частности натяжители цепи двигателя».

Как указало общество, обращаясь в арбитражный суд, 30.09.2016 в магазине «Автобат», расположенном по адресу: Воронежская обл., Новоусманский р-он, <...>, его представителем был приобретен автоматический натяжитель цепи «ПИЛОТ» для автомобилей ВАЗ, на упаковке которого нанесены изображения, сходные до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком. В подтверждение данного обстоятельства обществом в материалы дела были представлены: копии и оригинал кассового чека от 30.09.2016, на котором указано «ИП ФИО1, ИНН <***>, наименование товара: натяжитель цепи ВАЗ-2121-21214 Автомат (Пилот), стоимость – 660 руб., адрес и телефон торговой точки»; видеозапись процесса приобретения спорного товара и сам спорный товар.

Истцом в материалы дела также было представлено заключение от 13.10.2016№ 6/10/2016 комиссионного исследования спорного товара, из которого усматривается, что комиссия в составе технического директора общества ФИО5 и заведующей производством общества ФИО6 товар исследован на предмет наличия признаков контрафактности. Согласно названному комиссионному заключению упаковочная коробка отличается от оригинальной по цвету и качеством полиграфической печати; на упаковочной коробке, предоставленной для исследования, расположен спорный товарный знак и указан производитель — ООО «РУСМАШ», г. Электросталь; с лицевой стороны упаковочной коробки присутствует стикер с кодом для проверки подлинности 105577223512082; с задней стороны упаковочной коробки отсутствует знак «Стр» (знак соответствия техническому регламенту), обязательный для оригинальной упаковки; с задней стороны упаковочной коробки в надписи www.русмаш.рф ,буква «Ф» изображена заглавная (на оригинальной упаковке она строчная); на упаковочной коробке товарный знак выполнен с ошибкой, а именно: рисунок контура шестерни разомкнут (на оригинальной упаковке рисунок контура сплошной); способ заделки оси храповика выполнен в виде бесформенной пуклевки (на оригинальном изделии завальцовка выполняется обязательно с двух сторон и в виде треугольника); ось храповика спорного изделия имеет прямые торцы (у оригинального изделия ось храповика имеет сферический торец); толкатель на исследованом изделии не имеет характерных для оригинального изделия следов термообработки на установке ТВЧ (токов высокой частоты); механизм фиксации штока имеет цилиндрическую форму (у оригинальной продукции фиксация штока производится через петлю); чека выполнена с О-образным концом (у оригинала — Г-образный конец); корпус представленного на исследование натяжителя выполнен методом шлифования (у оригинальной продукции — методом точения); собачка имеет черный цвет (у оригинальной продукции цвет собачки серебристый); шток выполнен методом электрозионной обработки (у оригинальной продукции — методом механической обработки); в инструкции по эксплуатации, находящейся в коробке спорного изделия, неверно указан сайт производителя; на передней стороне упаковочной коробки находится стикер системы брендконтроля DAT, под защитным слоем которого находится код: 105577223512082.

При проведении указанного комиссионного исследования спорного товара на номер 3888 было отправлено СМС-сообщение с указанным кодом для проверки подлинности изделия, получен ответ: «Код проверялся 351 раз! ВНИМАНИЕ! ПОДДЕЛКА!»

В названном комиссионном исследовании отражены следующие выводы: 1) предоставленный для экспертного исследования автоматический натяжитель цепи «Пилот», приобретенный в магазине «Автобат», расположенном по адресу: <...>, обществом не производился; 2) спорное изделие имеет технические признаки контрафактности; 3) ответ системы бренд-контроля DAT означает, что представленное для исследования изделие является подделкой.

Общество 05.10.2016, 17.10.2016 и 13.03.2018 обращалось к предпринимателю с претензиями по факту реализации контрафактного товара.

Данные обстоятельства и неурегулирование спора во внесудебном порядке послужили основанием для обращения общества в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на вышеуказанный товарный знак в рамках настоящего дела.

В обоснование размера компенсации, заявленной ко взысканию, обществом был представлен его лицензионный договор от 01.03.2016 № 2 предпринимателем ФИО4 (лицензиат), по условиям которого (пункт 2.1) общество предоставило лицензиату на срок действия лицензионного договора и за вознаграждение, уплачиваемое лицензиатом, неисключительную лицензию на территория Российской Федерации на использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 473042 и 561554, в отношении всех товаров 12-го класса МКТУ, включенных в состав правовой охраны вышеприведенных свидетельств.

Согласно пункту 4.1 названного лицензионного договора лицензиат за получение неисключительного права на условиях договора обязался уплачивать фиксированное вознаграждение в размере: за использование товарного знака № 473042 – 100 000 руб. за отчетный период (12 месяцев с момента вступления договора в силу). Копиями платежных поручений от 29.06.2016 № 112 и от 08.02.2018 № 14 подтверждается перечисление обществу предпринимателем ФИО4 200 000 руб. в качестве оплаты по лицензионному договору от 01.03.2016 № 2.

Судом первой инстанции в рамках рассмотрения дела был допрошен в качестве свидетеля сотрудник общества ФИО7, который подтвердил, что он произвел спорную закупку.

Кроме того, судом первой инстанции назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено Воронежскому региональному центру судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, для разрешения следующих вопросов: имеются ли на видеозаписи процесса приобретения спорного товара признаки монтажа или иных изменений, привнесенных в нее после окончания записи (в том числе и непрерывность); выпадал ли из кадра объект — автоматический натяжитель цепи «ПИЛОТ» для автомобилей ВАЗ и (или) его упаковочная коробка с момента его передачи продавцом; является ли имеющийся в деле товар автоматический натяжитель цепи «ПИЛОТ» и его упаковочная коробка теми же объектами, которые на видеозаписи переданы от продавца покупателю до момента первого выпадения кадра?

Согласно заключению судебной экспертизы от 02.11.2018
№ 9865/4-3, составленному по результатам проведенного исследования свойств файла «HDV_0045.MP4» и видеопотока, а также инструментального исследования фонограмм, каких-либо признаков монтажа или изменений, привнесенных в процессе записи или после её окончания, средствами, имеющимися в распоряжении эксперта, не обнаружено; объект – автоматический натяжитель цепи «ПИЛОТ» для автомобилей ВАЗ и (или) его упаковочная коробка с момента его передачи продавцом (время записи с 2 минут 15 секунд) до окончания видеозаписи выпадает из кадра видеозаписи 5 раз; определить, является ли имеющийся в деле товар — автоматический натяжитель цепи «ПИЛОТ» и его упаковочная коробка теми же объектами, которые на видеозаписи переданы от продавца покупателю (время видеозаписи с 2 минут 15 секунд) до момента первого выпадения данного объекта из кадра не представляется возможным по причинам, указанных в исследовательской части заключения.

Рассмотрев спор на основании норм статей 1226, 1252, 1477, 1482, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) суд первой инстанции пришел к выводу о правомерности требований истца и наличии оснований для их удовлетворения в заявленном размере.

Так, суд первой инстанции констатировал обладание истцом исключительным правом на вышеуказанный товарный знак и доказанность факта введения ответчиком в гражданский оборот спорного товара в период действия правовой охраны такого товарного знака.

Суд первой инстанции также пришел к выводу о сходстве обозначения, которым маркирован спорный товар (его упаковка), с товарным знаком истца и однородности (идентичности) такого товара, товарам 12-го класса МКТУ, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

При этом суд, оценив собранные по делу доказательства, пришел к выводу о том, что именно спорный товар, представленный в материалах дела, был реализован ответчиком и такой товар имеет признаки контрафактности.

В результате оценки доводов ответчика и третьих лиц на его стороне о недоказанности истцом факта реализации ответчиком спорного товара, а также исследования представленных доказательств суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии достаточных оснований для вывода о том, что лицом, приобретавшим у ответчика спорный товар — натяжитель цепи ВАЗ-2121-21214 автомат (пилот), — в момент получения товара от продавца или иной последовавший за передачей момент времени в пределах видеозаписи, была осуществлена подмена полученного от продавца товара на контрафактный. Представленные доказательства не позволяют сделать вывод о том, что ответчиком передавался иной (легальный) экземпляр товара.

Кроме того, судом первой инстанции, вопреки доводам ответчика и третьих лиц на его стороне, не было усмотрено оснований для применения в данном споре нормы статьи 1487 ГК РФ об исчерпании права, поскольку, как указал суд первой инстанции, представленные ими доказательства, сами по себе, не свидетельствуют о том, что приобретенный ответчиком у предпринимателя ФИО2 товар действительно исходил от общества «РУСМАШ», а также о том, что именно приобретенный у предпринимателя ФИО2 товар был реализован представителю истца 30.09.2016.

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции относительно факта реализации ответчиком спорного товара и недоказанности ответчиком исчерпания права на товарный знак истца.

Так, с учетом результатов судебной экспертизы апелляционный суд пришел к выводу, что представленная истцом видеозапись процесса приобретения спорного товара у ответчика не позволяет достоверно установить, что на ней показан именно представленный в материалы дела и исследованный назначенной обществом комиссией товар (автоматический натяжитель цепи «Пилот» для ВАЗ 21214), поскольку спорный объект и (или) его упаковка с момента его передачи продавцом (время записи с 02 минут 15 секунд) до окончания видеозаписи выпадает из кадра видеозаписи 5 раз; от момента приобретения до момента опечатывания спорный товар и товарный чек не находятся в кадре постоянно.

Апелляционный суд также констатировал, что истцом не было представлено бесспорных доказательств предполагаемой контрафактности реализуемого предпринимателем товара. Представленные истцом заключения от 04.08.2018 № 01/08/2018 и от 05.08.2018 № 02/08/2018 подготовлены комиссией, состоящей из сотрудников общества, а не независимых экспертов, в связи с этим критически оцениваются апелляционным судом в качестве доказательства контрафактности товара.

На основании изложенного доводы истца о незаконном использовании ответчиком защищаемого товарного знака и о нарушении ответчиком исключительного права истца, признаны апелляционным судом несостоятельными.

Кроме того, апелляционный суд пришел к выводу о необоснованности размера компенсации заявленной обществом ко взысканию с предпринимателя.

Так, апелляционный суд, исследовав представленный истцом лицензионный договор № 2 от 01.03.2016, представленные третьи лицом — предпринимателем ФИО4 документы и пояснения, указал, что лицензионный договор от 01.03.2016 № 2 не может подтверждать цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, поскольку предприниматель ФИО4 во исполнение указанного лицензионного договора фактически лишь изготавливает по заказу истца-правообладателя упаковку к товару, производимому истцом, по согласованному сторонами макету размещает на упаковке товарные знаки истца, стикеры системы контроля, но не использует принадлежащий истцу товарный знак в порядке неисключительной лицензии. Из представленного договора от 01.03.2016 № 2 невозможно установить, по какой цене обычно истцом предоставляется право использования товарного знака, поскольку лицо, которому передано право использования спорного товарного знака по лицензионному договору, является учредителем общества «РУСМАШ», и из лицензионного договора не усматривается использование товарного знака третьим лицом в собственных интересах. Факт его государственной регистрации сам по себе в отсутствие доказательств его исполнения не может подтверждать цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Аргументы общества о том, что вышеназванный лицензионный договор не был признан недействительным или незаключенным и, следовательно, подтверждает действительную стоимость использования права, были отклонены судом апелляционной инстанции как не обоснованные, поскольку реализация и защита исключительного права на товарный знак предполагает его реальное использование в целях индивидуализации товаров, работ и услуг при осуществлении предпринимательской деятельности.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства судом кассационной инстанции на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражений относительно жалобы.

Выводы судов об обладании истцом исключительным правом на товарный знак, о тождестве либо сходстве до степени смешения маркировки спорного товара (его упаковки) с товарным знаком истца, а также идентичности либо однородности спорного товара и товаров 12-го класса МКТУ, в отношении которых товарному знаку истца предоставлена правовая охрана, не оспариваются истцом в кассационной жалобе и ответчиком в отзыве на нее, как следствие, не требуют проверки со стороны суда кассационной инстанции.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, дополнении к ней и отзыве на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов апелляционного суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Судами верно определены нормы материального права, подлежащие применению при разрешении настоящего спора, а именно: нормы статей 1229, 1477 и 1484 ГК РФ, устанавливающие право правообладателя товарного знака по своему усмотрению разрешать или запрещать иным лицам использование принадлежащего ему средства индивидуализации товаров и услуг, а также нормы статей 1252 и 1515 ГК РФ, в соответствии с которыми правообладатель товарного знака вправе требовать взыскания с правонарушителя компенсации за его незаконное использование.

В силу указанных норм права в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт наличия указанного права и его принадлежность истцу, а также факт его нарушения ответчиком путем использования обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Соответствующие обстоятельства устанавливаются на момент вменяемого правонарушения.

Ответчику, в свою очередь, надлежит доказать правомерность использования спорного средства индивидуализации товаров и услуг.

Суд первой инстанции, удовлетворяя иск общества, пришел к выводу о доказанности обстоятельств, входящих в бремя доказывания истца, и недоказанность ответчиком правомерности использования спорного товарного знака истца.

Апелляционный суд, как указывалось выше, признал ошибочными соответствующие выводы суда первой инстанции, за исключением вывода об обладании истцом исключительным правом, в защиту которого он обратился в арбитражный суд.

Вместе с тем апелляционный суд не учел следующего.

Вывод суда первой инстанции о доказанности истцом факта совершения ответчиком действий по вводу в гражданский оборот спорного товара сделан в результате полного и надлежащего исследования в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательств, признанных судом относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными, в том числе видеозаписи процесса реализации спорного товара, кассового чека и их сопоставления судом с самим спорным товаром, приобщенным к материалам дела, а также свидетельских показаний лица, приобретшего спорный товар у ответчика, и заключения судебной экспертизы в отношении упомянутой видеозаписи.

Соответствующие выводы суда первой инстанции надлежащим образом мотивированы (статьи 15 и 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В свою очередь, вывод апелляционного суда о недоказанности истцом факта реализации спорного товара ответчиком мотивирован, как указывалось выше, предположением коллегии судей о его возможной подмене истцом (лицом, приобретшим товар у ответчика). Так, апелляционный суд со ссылкой на заключение экспертизы констатировал, что объект – автоматический натяжитель цепи «ПИЛОТ» для автомобилей ВАЗ и (или) его упаковочная коробка с момента его передачи продавцом до момента окончания видеозаписи выпадает из кадра видеозаписи 5 раз; от момента приобретения до момента опечатывания спорный товар и товарный чек не находятся в кадре постоянно.

Таким образом, из мотивировочной части обжалуемого судебного акта усматривается, что суд апелляционной инстанции предположил подлог спорного товара и (или) его упаковки, представленных истцом в материалы дела в качестве доказательств по делу, — суть фальсификация доказательств.

Вместе с тем из материалов дела не усматривается, что судом апелляционной инстанции проводилась проверка заявления о фальсификации доказательств в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и вывод о недостоверности оспоренного ответчиком доказательства сделан по результатам такой проверки.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что судебной экспертизой не было сделано выводов об искажении видеозаписи процесса покупки спорного товара, а также не сделан выводов о несовпадении товара на видеозаписи с товаром, представленным в материалы дела.

При данных обстоятельствах суд кассационной инстанции соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что отсутствие непрерывного отображения спорного товара на видеозаписи на всем ее протяжении само по себе не свидетельствует о том, что истцом в материалы дела был представлен не тот товар, который был приобретен у ответчика. Обратное означало бы фальсификацию истцом доказательств.

Относительно вывода апелляционного суда о том, что в спорном случае имеет место исчерпание права истца на товарный знак и недоказанность правообладателем контрафактного характера такого товара, коллегия судей кассационной инстанции также соглашается с доводом заявителем кассационной жалобы о неверном распределении апелляционным судом бремени доказывания и несоответствии его выводов фактическим обстоятельствам дела.

Так, согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, истцу в качестве подтверждения факта несанкционированного использования достаточно заявить об отсутствии его согласия, в то время как соблюдение требований законодательства об интеллектуальной собственности и наличие прав на использование объекта интеллектуальной собственности подтверждает ответчик путем представления соответствующих доказательств (наличие согласия правообладателя, отсутствие сходства между обозначениями, оригинальность товара — исчерпание права и пр.). Истец, в свою очередь, вправе опровергнуть обстоятельства, подтверждающие соблюдение ответчиком требований законодательства об интеллектуальной собственности путем представления соответствующих доказательств, заявления ходатайств.

Таким образом, вопрос установления контрафактности товара также подчиняется общим требованиям о распределении бремени доказывания.

Так, в случае если истец ссылается на нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак при продаже ответчиком контрафактного товара, а ответчик (при доказанности факта использования) законность использования товарного знака не доказывает, то незаконность такого использования считается доказанной в силу части 3¹ статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Если в такой ситуации ответчик заявляет соответствующие возражения, то вопрос о нарушении исключительного права на товарный знак и о контрафактности товара подлежит установлению с учетом конкретных обстоятельств дела и представленных сторонами спора доказательств. Например, ответчик может ссылаться на законность использования товарного знака в связи с тем, что товар введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (статья 1487 ГК РФ), доказывая это тем, что товар внешне выглядит как оригинальный, товарный знак использован в том виде, в каком его использует сам правообладатель, а в качестве изготовителя на товаре (упаковке) указан сам правообладатель или его лицензиат.

Истец же вправе оспорить доводы ответчика о законности использования товарного знака, например, указывая на то, что спорный товар не произведен ни им, ни его лицензиатом, подтверждая это несоответствием спорного товара производимым им товарам или отсутствием производства спорных товаров в целом.

Если для установления контрафактности товара требуются специальные знания, в порядке статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть назначена судебная экспертиза.

Апелляционный суд отклонил доводы истца о контрафактности спорного товара, в подтверждение которых общество представило детальные сведения об отличиях такого товара с оригинальным, отраженные в комиссионном заключении, составленном по инициативе истца его компетентными (по должности) сотрудниками. При этом коллегия судий указала, что поименованные выше лица не являются независимыми экспертами. Вместе с тем суд апелляционной инстанции не учел, что в материалах дела отсутствуют иные доказательства, опровергающие сведения истца о выявленных отличиях спорного и оригинального товаров, а равно судом не было предпринято мер к самостоятельной проверке доводов о таких отличиях.

В тоже время, как указывалось выше, апелляционный суд признал относимыми и достаточными представленные ответчиком и третьими лицами на его стороне доказательства легальности источника происхождения товаров ответчика.

Вместе с тем вывод апелляционного суда о том, что ответчиком товар мог быть приобретен в результате цепочки последовательных сделок и исходил от официального дилера общества, нельзя признать достаточно обоснованным. Соответствующий вывод апелляционного суда, очевидно, основан на предположении, что именно спорный товар был приобретен ответчиком у предпринимателя ФИО2, а последней — у официального представителя (дилера) общества «РУСМАШ», а также что именно приобретенный ответчиком у предпринимателя ФИО2 товар был реализован ответчиком представителю истца 30.09.2016. Однако данное предположение нельзя признать явным образом следующим из обстоятельств дела.

В тоже время те же обстоятельства были предметом проверки суда первой инстанции и им дана надлежащая оценка, с которой коллегия судей кассационной инстанции не усматривает оснований не согласиться.

Кроме того, констатируя или предполагая исчерпание права истца в данном спорном случае, апелляционный суд указал на непредставление истцом доказательств того, что товарный знак на товар не был нанесен самим правообладателем, что, вопреки приведенному выше распределению бремени доказывания по данной категории споров, означает возложение судом на истца обязанности доказывания отрицательного факта. При этом суд апелляционной инстанции, как указывалось выше, не дал оценки приведенным истцом результатам сравнения спорного товара с оригинальным, что, как указывалось выше, для данной категории споров, является одним из возможных способов проверки доводов сторон об оригинальности или контрафактности товаров.

Также Суд по интеллектуальным правам не усматривает оснований не согласиться с доводом заявителя кассационной жалобы об ошибочности вывода суда апелляционной инстанции о необоснованности размера компенсации, заявленной истцом ко взысканию с ответчика, в силу нижеследующего.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019 № 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В данном случае истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно – в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 постановления от 23.04.2019 № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами. Указанная правовая позиция изложена в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 № 305-ЭС16-13233, от 11.07.2017 № 308-ЭС17-3085, от 11.07.2017 № 308-ЭС17-2988, от 11.07.2017 № 308-ЭС17-3088, от 11.07.2017 № 308-ЭС17-4299, от 18.01.2018
№ 305-ЭС17-16920.

Ответчик вправе оспорить стоимость права использования, на основании которой истцом рассчитан размер компенсации. В случае если ответчик не оспорит рассчитанный истцом размер компенсации (не заявит соответствующий довод и не обоснует его), исковые требования подлежит удовлетворению в заявленном размере.

При этом суду, исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, надлежит также определять, на что конкретно направлены, если они имеются, доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом – на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного размера.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

Установленная судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного объекта, в двукратном размере составляет компенсацию, подлежащую взысканию за соответствующее нарушение.

Ответчик же вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем представления контррасчета размера компенсации исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

Вместе с тем из материалов дела не усматривается, что ответчиком представлялись какие-либо документы, в том числе контррасчет, в обоснование доводов относительно размера компенсации.

Судебная коллегия обращает внимание на то, что сторона, заявившая о необходимости снижения заявленного к взысканию размера компенсации, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование, может определяться, в том числе с учетом ранее заключенных лицензионных договоров на предоставление права использования объекта интеллектуальных прав (статья 1489 ГК РФ).

Учитываться могут также сублицензионный договор (статья 1238 ГК РФ), договор коммерческой концессии (статья 1027 ГК РФ), коммерческой субконцессии (статья 1029 ГК РФ), предусматривающие использование объекта интеллектуальных прав как части комплекса исключительных прав.

Однако представление лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм статей 1301, 1311, 1406.1, пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование. Ответчик, как указывалось выше, вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем представления контррасчета размера компенсации исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права, способы использования права по договору и характер допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (РФ, субъект РФ, населенный пункт); аффилированность между лицензиаром и лицензиатом; иные обстоятельства.

С учетом указанных обстоятельств суд может определить иную стоимость права использования объекта интеллектуальных прав тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, а следовательно, и иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Само по себе отличие условий лицензионного договора (за исключением способа использования объекта интеллектуальных прав) и обстоятельств допущенного нарушения не является основанием для признания указанного договора недопустимым доказательством и для отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации.

Суд по интеллектуальным правам также обращает внимание на то, что в делах о взыскании компенсации аффилированность может учитываться (при наличии соответствующих доводов и доказательств, их обосновывающих) как обстоятельство, влияющее на стоимость права, указанную в лицензионном договоре.

Вместе с тем в случае если правообладателем представлены доказательства исполнения лицензионного договора, то при отсутствии доказанности ответчиком иного размера стоимости права использования, наличие отношений связанности не должно иметь значения для определения этой стоимости. Тем более наличие аффилированности между сторонами лицензионного договора не является основанием для признания указанного договора недопустимым доказательством и для отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации.

Если же лицензионный договор заключен между аффилированными лицами и не исполнен, это может свидетельствовать о его мнимости, в таком случае этот договор ничтожен. При этом факт регистрации указанного договора в Роспатенте не препятствует признанию сделки мнимой (пункт 86 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Рассчитанная истцом компенсация в размере двукратной стоимости права может быть оспорена ответчиком также путем представления иных лицензионных договоров или иных сведений о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование.

Данные обстоятельства не были учтены апелляционным судом. В частности, суд апелляционной инстанции не учел, что при рассмотрении дела в суде первой инстанции ответчик ссылался при оспаривании размера компенсации лишь на недоказаность истцом размера убытков; что истцом были представлены доказательства исполнения лицензионного договора, в частности, уплаты лицензиатом лицензионных платежей; отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих иную стоимость права использования объекта интеллектуальных прав тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель.

На основании изложенного доводы, приведенные в кассационной жалобе истца и дополнении к ней, признаны судом кассационной инстанции обоснованными.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что обстоятельства, на основании которых апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска, были предметом тщательного исследования суда первой инстанции, и обращает внимание апелляционного суда на правовую позицию высшей судебной инстанции, изложенную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 № 16549/12, согласно которой в силу принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Таким образом, кассационная жалоба подлежит удовлетворению, а постановление суда апелляционной инстанции — отмене с оставлением в силе решения суда первой инстанции (пункт 5 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы истца по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2019 по делу № А14-3727/2018 отменить. Оставить в силе решение Арбитражного суда Воронежской области от 10.12.2018 по названному делу.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (г. Воронеж, ОГРНИП <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «РУСМАШ» (ул. Мира, д. 23, оф. 1, г. Электросталь, Московская обл., 144007, ОГРН <***>) 3000 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья Р.В. Силаев

судьи Д.А. Булгаков

А.А. Снегур