Использование товарного знака без регистрации - гражданское законодательство и судебные прецеденты

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», взыскали компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 10 000 рублей, приняв во внимание недолгий период, в течение которого такое использование было незаконным. Взысканную сумму компенсации суды признали соразмерной последствиям нарушения ответчиком исключительных прав истца. Отказывая в удовлетворении встречного искового заявления о признании действий общества «СОЖ Синтез» по регистрации товарного знака «ArctikLine» злоупотреблением правом, суды исходили из недоказанности обстоятельств, которые могли бы свидетельствовать о недобросовестном поведении общества «СОЖ Синтез» при осуществлении действий по регистрации спорного товарного знака. С учетом того, что с момента регистрации истца и ответчика в качестве юридических лиц до даты подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака прошло не более трех месяцев, а также того, что в начале своей деятельности они занимались выпуском однородной продукции под одним

товарный знак "FARAL" в латинице), с учетом их фонетического и семантического сходства, не свидетельствуют об отсутствии сходства указанных обозначений до степени смешения. Исходя из характера и обстоятельств допущенного нарушения, учитывая степень вины нарушителя, а также принципы разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, суды признали подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика компенсации за незаконное использование спорного товарного знака в сумме 4 568 494 рублей. Данные выводы судов поддержал Суд по интеллектуальным правам. Изменяя в части судебные акты, суд исходил из того, что нарушение исключительных прав истца на товарный знак по международной регистрации № 1032192 путем использования ответчиком в своем фирменном наименовании обозначения "Фарал", сходного до степени смешения с товарным знаком истца имеет место только в отношении видов деятельности, осуществляемых ответчиком, связанных с производством и введением в гражданский оборот радиаторов, в связи с чем восстановление нарушенных прав истца на спорный товарный знак, возможно посредством удовлетворения требования о запрете использования

по делу № А09- 17974/2016, постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2017 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2017 по тому же делу, установил: общество с ограниченной ответственностью «Толмач» (далее – общество «Толмач») обратилось в Арбитражный суд Брянской области с исковым заявлением к ФИО1 о запрете незаконного использования товарных знаков и выплате компенсации, в котором просило: -запретить гражданке Российской Федерации ФИО1 использование принадлежащих обществу «Толмач» товарных знаков (знаков обслуживания) «Толмач бюро переводов/ Tolmach translation bureau» по свидетельству о регистрации товарного знака Российской Федерации № 542251 (дата регистрации - 18.05.2015) с приоритетом от 24.02.2014 и по свидетельству о регистрации товарного знака Российской Федерации № 487264 (дата регистрации - 20.05.2013) с приоритетом от 03.04.2012, в том числе запретить гражданке Российской Федерации ФИО1 использование обозначения толмач/tolmach в доменном имени tolmach24.ru, а также в сети Интернет при осуществлении деятельности и оказании услуг, в отношении которых зарегистрированы эти товарные знаки (услуги переводчиков, услуги устных

и фирменное наименование, ФИО1 запрещено использовать (администрировать) доменное имя и веб-сайт, с ответчика в пользу истца взыскано 100 000 руб. компенсации. Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2020 названные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области. При новом рассмотрении дела приняты уточнения заявленных требований; истец просил признать регистрацию, администрирование и использование ответчиком доменного имени, а также использование веб-сайта нарушением прав истца на товарные знаки и фирменное наименование, а также актом недобросовестной конкуренции; запретить ответчику использовать (администрировать) доменное имя путем аннулирования регистрации доменного имени ответчиком, взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарных знаков в размере 3 000 000 рублей, признать порочащими деловую репутацию истца и обязать ответчика удалить размещенные на сайте сведения. Решением Арбитражного суда Самарской области от 05.02.2021 в удовлетворении заявленных требований отказано. С истца в пользу ответчика взыскано 12 000 рублей судебных расходов. Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.08.2021 решение

договора и дополнительного соглашения к договору об открытии еще одного ПВЗ истец знал, что у ответчика отсутствовали права на использование товарного знака «ГЛАВПУНКТ» по свидетельству Российской Федерации № 634474. В соответствии с представленными в материалы дела доказательствами (в частности, сканированной выпиской из Государственного реестра на товарный знак с указанием в качестве действующего правообладателя ФИО4 с подписью ФИО1) предприниматель понимал необходимость совершения совместных с ответчиком действий по государственной регистрации прав на использование товарного знака. Более того, после состоявшейся 25.12.219 государственной регистрации предоставления обществу права использования товарного знака «ГЛАВПУНКТ» на основании лицензионного договора от 12.11.2019, заключенного с ФИО4, ответчик неоднократно уведомлял истца о передаче обществу прав на товарный знак, предлагал предпринимателю зарегистрировать право на использование товарного знака, уведомлял о возможности фактического использования товарного знака до регистрации, что подтверждается письмами от 17.03.2020, от 19.11.2020 № 05/ИП. От оформления совместного заявления для регистрации Роспатентом права на использование предпринимателем товарного знака истец уклонился. С целью

согласно буквальному толкованию данных норм регистрации подлежит именно сам факт предоставления права использования товарного знака, а не лицензионный договор. Следовательно, если сам лицензионный договор заключен в письменной форме, как того требуют нормы п. 1 ст. 1490 ГК РФ, такой договор не является недействительным и порождает обязательственные правоотношения между его сторонами ( п. 37 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10). В связи с изложенным, в правоприменительной практике использование товарного знака по лицензионному договору, совершенному в надлежащей форме, но без регистрации предоставления права его использования, признается использованием его с согласия правообладателя и не может расцениваться как нарушение прав последнего. Более того, отдельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований является то, что ответчик рекламировал товарный знак №354118 по поручению правообладателя. Так, в частности, истец в качестве доказательства обоснованности своих требований представил суду первой инстанции единственный факт размещения (демонстрации) рекламного видеоролика содержащего товарный знак №354118 на сайте ответчика. Иных доказательств

знаков Администрации Сайта. Право на использование фирменного наименования, товарных знаков, доменных имен и иных отличительных знаков Администрации Сайта может быть предоставлено исключительно по письменному соглашению с Администрацией Сайта. В контексте предмета административного иска такое соглашение должно содержать право на: использование товарных знаков; изменение товарных знаков. Отсутствие у **** письменного соглашения с ООО «В КОНТАКТЕ» является неоспоримым фактом нарушения Правил и, как следствие, законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности. Знак ВК размещен на аудиовизуальном агитационном материале, является кликабельным и переводит на страницу Кандидата, на которой содержатся агитационные материалы, что установлено Постановлением Октябрьской ТИК города Ижевска. Суд также отмечает, что по смыслу пункта 1.1. статьи 56 Федерального закона №67-ФЗ основанием для отмены регистрации кандидата являет любое нарушение законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности: авторское право или смежное, имущественное или личное неимущественное. В системе действующего законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности действует презумпция невозможности изменения результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя. В соответствии

объяснения представителя ответчиков ФИО3, ООО «Новые технологии» по доверенностям ФИО4, поддержавшей доводы апелляционных жалоб, представителя истцов акционерного общества «Шнейдер Электрик», Шнейдер Электрик СЕ по доверенностям ФИО5, возражавшего относительно доводов жалоб, судебная коллегия УСТАНОВИЛА: АО «Шнейдер Электрик», Шнейдер Электрик СЕ обратились в суд с иском с учетом уточнений заявленных требований, принятых судом в порядке, предусмотренном ст. 39 ГПК РФ, о возложении обязанности на ФИО3 и общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии» прекратить использование товарного знака «Schneider Electric» по международной регистрации №, принадлежащего компании Schneider Electric SE (Шнейдер Электрик СЕ), в доменном имени «schneider.nt-rt.ru»; прекратить использование товарного знака «Schneider Electric» по международной регистрации № №, принадлежащего компании Schneider Electric SE (Шнейдер Электрик СЕ), на сайте «nt-rt.ru»; взыскании солидарно с ФИО3 и общества с ограниченной ответственностью «Новые технологии» в пользу АО «Шнейдер Электрик» компенсации за незаконное использование товарного знака в размере <данные изъяты> рублей; а также расходов по уплате государственной пошлины в размере

доменного имени в сети «Интернет». СОЮЗБЕТОН.РФ., зарегистрированного ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ», являющимся аккредитованным регистратором доменных имен в домене верхнего уровня. RU. Доменное имя. СОЮЗБЕТОН.РФ, зарегистрированное с использованием словесного обозначения «СОЮЗБЕТОН», сходно до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим ООО «СОЮЗБЕТОН». Однако истец не давал ответчику согласия на использование товарного знака на территории Российской Федерации каким-либо способом, равно как и не заключал лицензионных договоров об использовании своего товарного знака. Такими действиями ответчика нарушены исключительные права истца на товарный знак. В соответствии с действующим законодательством, регулирующим спорные правоотношения, именно на администратора доменного имени возложена обязанность по соблюдению прав третьих лиц при выборе, регистрации и использовании домена. Использование ответчиком домена. СОЮЗБЕТОН.РФ в личных целях препятствует истцу, как правообладателю, использовать свой товарный знак. В судебном заседании представитель истца ООО «СОЮЗБЕТОН» ФИО3 исковые требования поддержал по тем же основаниям. Пояснил, что до 2012 года коммерческая деятельность организации осуществлялась П. без образования юридического лица, при

исключительных прав истца на товарные знаки и изобразительные произведения. Соответственно, в предмет доказывания по требованию о защите исключительных прав на товарный знак и объекты авторского права входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанных прав и факт их нарушения ответчиком, указанные обстоятельства относятся к бремени доказывания истца, в то время, как ответчик может представлять доказательства отсутствия факта нарушения либо законности использования соответствующих результатов интеллектуальной деятельности. Из материалов дела следует, что исключительные права на произведения изобразительного искусства, изображения приведенных персонажей, также на товарный знак № <...> принадлежат истцу на основании свидетельств о регистрации прав на интеллектуальную собственность, указанные обстоятельства сторонами спора не оспаривались. Одним из юридических значимых обстоятельств, подлежащих установлению судами при рассмотрении дел соответствующей категории, является установление тождественности или сходства до степени смешения либо их отсутствие между товарным знаком, принадлежащим истцу, и обозначением, использованным ответчиком для индивидуализации своих товаров (услуг), либо однородных товаров (услуг), в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца,